Transcript 특허법 제128조
서울대 로스쿨 강의 (2) 2011. 4. 14. 변호사 최정열 목 차 들어가며(강평) 심결취소소송의 개요 특허 침해소송의 개요 특허 침해소송의 구체적 사례 검토 들어가며(강평) 총평 소장 또는 준비서면으로서의 최소한의 형식은 갖추어야 함 서면 제출 전 오탈자 여부는 다시 확인할 것 가능하면 증거를 이용한 입증이 필요함(증거 인용은 구체적으로) 적절한 판례를 원용할 것 특허법원 이외의 일반 민사법원에서 사건을 진행하는 경우에는 재 판부를 설득하기 위하여 보다 많은 노력이 필요함 각론1 형식적 완결성이 있음 확인대상고안은 등록고안에 비하여 구성의 곤란성, 효과의 현저성 을 인정하기 어려우므로 권리범위에 속한다는 주장은 법리적으로 납득하기 어려움 청구범위 해석에 따라 확인대상발명의 문언 침해 또는 균등 침해 여부를 검토하는 것이 바람직함 각론2 기재불비(구성의 불명확성)에 의한 무효사유를 구체적으로 주 장할 것. 상세한 설명이 통상의 기술자가 등록고안을 용이하 게 실시할 수 있을 정도로 기재된 것인지 여부도 검토할 필요 가 있음. 목차의 일관성이 필요함 구성 6의 한정 해석(P1≠P2≠P3) 주장은 등록 무효 주장에 유 리하지 않음 각론3 전체적으로 일정한 완결성을 갖춘 서면으로 보임 구성 6과 비교대상고안의 대비 설명이 다소 부정확함 각론4 등록고안의 구성 5가 등록고안의 명세서의 기재에 비추어 구성의 곤란성이 없다는 주장은 전형적인 사후적 고찰에 해당함 구성 6의 한정 해석(P1≠P2≠P3) 주장은 등록 무효 주장에 유리하 지 않음 구성 6의 효과와 관련한 설명을 좀더 깊이 파고든다면, 보다 설득 력이 있는 서면이 될 수 있을 것으로 보임 각론5 등록고안의 구성 5가 등록고안의 명세서의 기재에 비추어 구성의 곤란성이 없다는 주장은 전형적인 사후적 고찰에 해당함 그러나, 구성 5의 효과와 관련한 설명은 설득력이 있는 것으로 보 임 구성 6에 관한 논증이 상대적으로 부족함 심결취소소송의 개요 광의의 특허소송 특허법 제186조 제1항의 심결 등에 대한 취소소송 특허법 제190조의 보상금 또는 대가에 관한 불복의 소 심결 이외의 정부 또는 특허청장이 한 행정처분에 관한 행정 소송 특허법 제126조의 침해금지청구소송, 민법 제750조, 특허법 제128조의 손해배상청구소송, 특허법 제131조의 신용회복조 치청구소송 특허권의 귀속(발명자의 특정, 양도, 상속 등)을 둘러싼 소송 협의의 특허소송(심결취소소송) 특허법 제186조 제1항의 심결 등에 대한 취소소송(특허법원 전속관할) 성질 행정소송의 일종(통설, 판례) 특허청장을 피고로 하는 결정계 사건(예컨대, 거절결정불복 심판 사건)은 행정소송법 제3조 제1호 소정의 항고소송이라 는 데 다툼이 없음 특허권자 또는 이해관계인을 상대로 하는 당사자계 사건(예 컨대, 등록무효심판 사건, 권리범위확인심판 사건)은 견해 대립이 있음. 그러나, 판례는 당사자계 사건에 관하여도 심 결은 행정처분에 해당하므로 그에 대한 불복 소송인 심결취 소소송은 항고소송이라고 판시함(대법원 2005. 7. 28. 선고 2003후922 판결 등) 적용법조 우선 특허법이 적용 특허법에 규정이 없는 경우에는 행정소송법이 준용 행정소송법 제8조의 규정에 따라 민사소송법이 준용 특허청장을 피고로 하는 결정계 심결취소소송 심사관의 특허거절경정 또는 특허법 제91조의 규정에 의한 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정에 대한 심판(특허법 제132조의3), 정정심판(특허법 제136조)의 심결 등에 대한 취소소송 특허권자 또는 이해관계인을 피고로 하는 당사자계 심결취소소송 특허의 무효심판(특허법 제133조), 특허권의 존속기간의 연 장등록의 무효심판(특허법 제134조), 권리범위확인심판(특 허법 제135조), 정정의 무효심판(특허법 제37조), 통상실시 권 허여의 심판(특허법 제138조 제1항 및 제3항)의 심결 등 에 대한 취소소송 심결전치주의 : 특허법 제186조 제6항 소송과 행정심판의 구조적 차이 심결취소소송 : 사법부에 속하는 특허법원이 기본적으로 대 립당사자주의, 변론주의에 입각하여 진행하는 사법절차 특허심판 : 직권심리주의가 적용, 행정부에 속하는 특허심판 원이 진행하는 행정심판절차 유의사항 : 특허심판과 심결취소소송은 심급적으로 연계되 어 있는 것이 아니므로, 특허심판절차에서 한 주장이나 제출 한 자료는 소송절차에서 다시 별도의 주장이나 자료제출이 필요함 절차 진행의 조정 필요한 경우, 법원 또는 심판관은 소송절차나 심판 절차를 중지할 수 있음(특허법 제78조, 제164조) 특허법원의 설치 1994. 7. 27. 법률 제4765호로 개정된 법원조직법, 1994. 7. 27. 법률 제4766호로 개정된 각급법원의 설치와 관할구역에 관한 법률, 1995. 1. 5. 법률 제4892호 내지 법률 제4895호로 개정된 특허법, 실용신안법, 의장법, 상표법에 의하여 1998. 3. 1. 설치됨 특허법원의 구성 법원장 재판부 기술심리관 : 재판의 심리와 합의에 참여할 수 있다는 점에 서 독일의 기술판사 제도와 유사하나, 사건의 결정권한을 가 지지 않는다는 점에서 일본의 재판소조사관제도와 유사함 특허법원의 관할 집중 논의 ex)일본의 지적재산고등재판소 원고적격 심판 또는 재심 사건의 당사자, 참가인 또는 당해 심판 또는 재심에 참가신청을 하였으나, 그 신청이 거부 된 자로 한정(특허법 제186조 제2항). 피고 적격 결정계 사건 : 특허청장(특허법 제187조 본문) 당사자계 사건 : 심판(재심)의 청구인 또는 피청구인(동조 단서) 특허권이 공유인 경우(공유자 중 1인의 소제기) 심판의 경우: 고유필수적 공동심판 심결취소소송의 경우 : <학설> ①고유필수적 공동소송설, ②보존행위설 또는 유사필수 적 공동소송설, ③민사소송법 제67조 제1항 유추적용설 <판례> 보존행위설 또는 유사필수적 공동소송설 “상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소 소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한, 방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독 으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다.”(대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결) 특허법원 2008. 11. 13. 선고 2008허7690 판결은 고유필수적 공동소송이라는 당사자들 의 주장에 대하여 유사필수적 공동소송이라는 취지로 판결함 민사소송법상의 소송물(소송의 객체) 소송물은 절차의 개시 단계에서 토지관할, 청구의 특정 및 범위를 결정 하는 기준이 되고, 절차의 진행 과정에서 소의 병합, 소의 변경, 중복소 송, 처분권주의 위배를 판단하는 기준이 되며, 절차의 종결 후에도 기 판력 범위 등을 판단하는 기준이 됨 행정소송(항고소송)의 소송물 항고소송의 소송물은 행정처분의 위법성 일반(행정처분의 주체, 내 용, 절차, 형식의 모든 면에서 위법)이라는 것이 통설, 판례. 심결취소소송의 소송물 항고소송의 일종인 심결취소소송의 소송물은 심결의 실체적, 절차 적 위법 여부이므로 심결의 실질적 위법뿐 아니라 심판절차에서의 절차상 위법 등 위법성 일반이 소송물이고, 개개의 위법사유는 공 격방어방법에 불과하다는 것이 판례의 입장(대법원 2004. 7. 22. 선고 2004후356 판결). 당사자계 사건의 경우(무제한설) “행정처분인 특허심판원의 심결에 대한 불복의 소송인 심결취소소 송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위 법성 여부라 할 것이므로, 당사자는 심결이 판단하지 아니한 것이 라도 그 심결을 위법하게 하는 사유를 심결취소소송절차에서 새로 이 주장, 입증할 수 있고 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없 는 한 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것”(대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1102 판결 등) 결정계 사건의 경우(제한설) “거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유는 적어도 그 주 지에 있어서 거절이유통지서의 기재이유와 부합하여야 하고, 거절 결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견 한 경웅는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이 유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 한다”(대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 등) 의의 심결취소의 소는 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이 내에 제기해야 함(특허법 제186조 제3항), 불변기간(동조 제4항). 부가기간의 허여 다만, 심판장은 원격 또는 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으 로 위 제소기간에 대하여 부가기간을 정할 수 있음(동조 제5항). 실무상 외국인을 위하여 20일 내지 30일간의 부가기간을 정하는 경우가 많음. 제소기간이 경과한 후 특허심판원의 심판장이 부가기간을 지정한 경우, 특허심판원에 대한 부가기간지정신청이 제소기간 경과 전에 있었다고 할지라도 제소기간이 경과하기 전에 부가기간지정이 이 루어지지 아니한 이상, 제소기간의 경과를 차단할 수 없고, 제소기 간이 경과함으로써 심결은 확정됨(특허법원 2007. 4. 25. 선고 2006허11572 판결). 심결취소소송에서 민사소송법의 자백(간주) 규정의 준용 여부 심결취소소송은 행정소송이므로 행정소송법 제8조에 의하여, 특허법 등 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 행정소송법이 적용되며, 행정소송법에 특별한 규정이 없는 사항에 대하여는 행정소송의 성질에 반 하지 않는 한 민사소송법의 규정이 준용 “행정소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되고, 행정소송법 제8조 제2 항에 의하여 민사소송법 제261조가 규정하는 자백에 관한 법칙이 적용된 다고 함은 당원의 확고한 판례”(대법원 1992. 8. 14. 선고 91누13229 판 결) 자백의 대상 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되므로 당사자의 불 리한 진술인 자백이 성립할 수 있지만, 자백의 대상은 사실에 한하는 것이어서, 사실에 대한 법적 판단 내지 평가는 자백의 대상이 되지 않 음(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후1542 판결) 심결취소소송에서 소송요건의 구비 여부, 발명의 유사 여부, 발명의 진 보성, 청구범위 해석 등에 관한 사항은 자백의 대상이 아님 특허발생요건 및 특허장애요건 특허발생요건 : 산업상 이용가능성, 출원서가 특허법 제42조 제3항 내지 제6항의 요건(명세서 기재방법)을 구비하고 있는 사실 등 특허장애요건 : 신규성 흠결, 진보성 흠결, 확대된 선원 규정 저촉 등 심결취소소송의 입증책임 거절계 심결취소소송 : 심결의 거절이유가 특허발생요건 흠결의 경우에 는 원고가 주장, 입증책임을 지며, 거절이유가 특허장애요건인 경우에는 피고인 특허청장이 주장, 입증책임을 짐 당사자계 심결취소소송 : 무효심판 인용심결의 경우에는 특허장애요건 은 피고(무효심판청구인)가, 특허발생요건은 원고(무효심판피청구인)가 주장, 입증책임을 짐. 무효심판 기각심결의 경우에는 특허장애요건은 심결의 취소를 구하는 원고(무효심판청구인)가, 특허발생요건은 피고(무효심판피청구인)가 짐. 확정 심결의 효력(일사부재리) 이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든 지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다(특허법 제163조). 동일사실 : 동일권리에 대하여 동일한 원인을 이유로 하는 특정한 사실 <판례> 전의 확정심결에서의 미완성발명 사유(‘지지대’와 ‘실인출림’의 기술구성)와 이 사건 심판청구 사건에서의 미완성발명 사유(필수구성요 소인 ‘링’의 결여)가 다르다면 이는 동일사실에 기한 심판청구가 아니어 서 일사부재리에 해당하지 않는다(특허법원 2009. 5. 29. 선고 2008허 9627 판결) 동일증거 : 증거 자체가 동일한 경우만을 말하는 것이 아니라 전에 확정 된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거를 부가한 것도 포함한다는 것이 판례(대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결 등) 확정 판결의 효력(기속력) : 특허법 제189조 제2항, 제3항 반복금지효 취소에 따른 재심리 의무 특허침해소송의 개요 특허침해금지 청구 권리침해에 대한 금지청구(특허법 제126조 제1항), 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 설비의 제거 등 청구(동조 제2항) 침해금지가처분(민사집행법 제300조) 손해배상청구 민법 제750조, 특허법 제128조(손해액의 추정 등), 제130조(과 실의 추정) 형사고소 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1 억원 이하의 벌금형(특허법 제225조 제1항). 특허침해행위를 조성한 물건 등은 몰수 또는 피해자에게 교부( 제231조), 양벌규정(제230조) 실무 : 조건부 기소중지가 많음 소송목적의 값의 산정 손해배상청구의 소는 금전지급청구의 소에 해당하여 그 청구금 액을 소송목적의 값으로 함. 특허침해행위의 금지를 구하거나 침해예방 또는 침해물건의 폐 기 등을 구하는 소는 금전의 지급이나 물건의 인도를 목적으로 하지 아니하는 소에 해당하므로 소송목적의 값을 산출할 수 없 는 소로 보아 소송목적의 값을 금 50,000,100원으로 함(민사소 송등인지법 제2조 제4항, 민사소송등인지규칙 제18조). 침해금지 등을 구하면서 손해배상을 구하는 경우 양자는 각각 독립한 경제적 이익을 갖는 청구에 해당하는 것으로 보아 손해 배상청구금액에 금지청구의 소송목적의 값인 금 50,000,100원 을 합산한 금액을 병합청구의 소송목적의 값으로 함. 청구취지(침해 제품 또는 침해 방법의 특정) 특허침해행위의 금지를 구하는 소에서는 청구취지에서 원고가 금지 및 예방을 구하는 피고의 침해행위를 구체적으로 특정해야 함. 침해금지청구는 피고가 현실적으로 행하는 침해행위 또는 행할 우려가 있는 침해행위의 금지를 청구하는 것이고, 판결 주문은 집행이 가능할 정도로 구체적이어야 함. 청구취지(침해 제품 또는 침해 방법의 특정) : 실제 사례 청구취지(침해 제품 또는 침해 방법의 특정) 실제 사례(판결문) 사물관할 손해배상청구의 소는 다른 종류의 소송들과 마찬가지로 소송목적 의 값이 1억원을 초과하는 경우에는 지방법원 합의부의 관할에 속 하고, 1억원 이하인 경우에는 단독판사의 관할에 속함 침해행위의 금지 등을 구하는 소는 소송목적의 값을 산출할 수 없 는 소송에 해당하므로, 지방법원 합의부의 관할에 속함 토지관할 의무이행지의 특별재판적(민사소송법 제8조) : 손해배상청구의 소 는 지참채무의 원칙에 따라 채권자인 원고의 주소 또는 영업소가 의무이행지가 되므로, 원고의 주소지 또는 영업소의 관할이 인정됨 . 지적재산권에 관한 특별재판적(민사소송법 제24조) : 지적재산권 에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조 내지 제23조의 규정에 따 른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할 수 있음 변리사의 소송대리권 문제 변리사법 제8조(변리사는 특허, 실용신안, 의장 또는 상표에 관한 사항에 관하여 소송대리인이 될 수 있다)의 해석 변호사 / 변리사 공동대리?(입법론) 침해행위의 금지 등 청구권자의 확정 특허권자 또는 전용실시권자(특허등록원부에 의하여 입증) 통상실시권자의 경우 : 부정설(통설, 판례) 독점적 통상실시권자가 채권자대위권에 기하여 침해금지를 주장할 수 있는지 여부 : 부정설(다수설, 판례) 특허발명의 보호범위의 확정(특허청구범위 해석) 특허청구범위 문언 해석의 원칙(특허법 제97조) 발명의 상세한 설명의 참작의 원칙 기능적, 포괄적 청구항의 한정해석 출원경과의 참작 공지기술의 참작 및 제외 <판례> 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되 는 것 중 일부가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있지 않 거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제 외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해 석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인 의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권 리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다(대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후2186 판결 등) 피고의 침해행위의 확정 침해물건이나 침해방법(‘침해물건 등’)의 특정은 피고의 침 해물건의 제조, 판매나 침해방법의 실시가 원고의 특허권에 저촉된다는 점의 전제가 되고, 특허발명의 기술적 범위에 속 하는지 여부는 침해물건 등과 특허발명의 구성요건을 대비 하여 판단하여야 함. 따라서, 원고는 금지청구의 대상인 발명을 특허발명의 구성 과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정해야 함. 특정을 위한 증명방법 카탈로그 등에 의한 특정 문서제출명령 및 검증에 의한 특정 특허 침해 여부의 판단 문언침해(구성요건 완비의 원칙, all element rule) 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에 는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사 상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것 은 아니므로, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발 명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖 추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않음(대 법원 2001. 12. 24. 선고 99다31513 판결 등 다수) 균등침해(대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결 등) (1) 적극적 요건 과제해결원리의 동일성, 치환가능성, 치환자명성 (2) 소극적 요건 공지기술배제의 원칙, 출원경과금반언의 원칙 피고의 항변 특허 무효의 항변 특허무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권 침해금지 등 청구소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않음(대 법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결 등) 특허권의 효력제한(특허법 제96조) 연구, 시험 등을 하기 위한 특허발명의 실시 등 특허발명의 실시권 약정실시권 법정실시권 : 선사용권(특허법 제103조) 등 강제실시권 손해배상청구 특허권침해에 의한 손해배상청구권의 요건사실 피고가 고의, 과실로 특허권침해행위를 한 사실, 침해행위에 의하여 손 해가 발생한 사실과 그 손해액(민법 제750조) 그런데, 특허법은 과실의 추정(특허법 제130조)과 손해액의 산정에 관 한 특칙(특허법 제128조)를 두고 있음. 손해의 소극적 적극적 정신적 종류 손해(일실이익) 손해(변호사 비용 등) 손해 손해액의 추정(특허법 제128조) 일실판매이익 상당의 손해 (1) 판매수량의 추정(제1항) 침해자의 판매량 x 특허권자의 단위수량당 이익액 = 손해액 일실이익은 (1) 판매수량 감소 (2) 제품가격 하락 (3) 실시료 수입 상실 침해자의 판매량 = 특허권자의 감소된 판매량(입증의 부담 완화) 양도수량 : 특허법 제132조 서류제출명령 활용 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결 : 침해자의 판매량에 특허권자의 이익률을 곱하여 손해액 산정 배상액의 제한 : 특허권자의 생산능력 및 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정도 고려함. 손해액의 추정(특허법 제128조) 일실판매이익 상당의 손해 (2) 이익액의 손해액 추정(제2항) 침해자의 이익액을 특허권자의 손해로 추정(특허권자의 입증에 대한 부담 완화) 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결 - 위 규정의 이익이란 침해자가 침해행위로 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없음. - 위 규정은 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위 에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없 음. 다만, 손해의 발생에 관한 주장, 입증의 정도에 있어서 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장, 입증하 는 것으로 족함. 손해액의 추정(특허법 제128조) 일실 실시료 상당의 손해(제3항) 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결 - 특허발명의 객관적인 기술적 가치 - 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용 - 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료 - 특허발명의 잔여 보호기간 - 특허권자의 특허발명 이용 형태 - 특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부 - 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등을 고려하여 객관적, 합리적 금액으로 결정 침해자에게 고의 또는 중과실이 없는 경우, 손해배상액의 감경 가능(제 4항) 손해액 산정에 있어서 법원의 재량권 인정(제5항) 장점 신속함 비교적 저렴한 비용 만족적 가처분(침해자에게 치명적 타격을 줄 수 있음) 단점 인용 비율이 낮음 본안에 비하여 충분한 심리가 이루어지지 못할 수 있음 피보전권리 침해행위의 명백성 특허무효의 항변 자유실시기술의 항변 보전의 필요성 당사자 쌍방의 이해득실 관계 본안소송에 있어 장래 승패의 예상 공공복리 채무자의 태도 필요적 심문(민사집행법 제304조) 예외규정 불구하고, 실무상 심문절차를 거치지 않고 가처분결정을 발 령하는 예는 거의 없음 서울중앙지방법원의 경우 신청서 접수일로부터 약 2주일 후의 기일 을 심문기일로 지정 심문기일은 1회 또는 2회 인용결정 또는 기각결정 서울중앙지방법원 민사 50부의 경우 일반적으로 신청 후 2~4개월 내에 결정 심리기간이 6개월을 초과하는 경우는 흔하지 않음 가처분 인용결정 후 본안에서 패소한 경우, 가처분 신청인은 불법행위 손해배상 책임 성립(과실 추정) 특허금지가처분의 인용비율은 다른 가처분에 비하여 높지 않음 서울중앙지방법원의 인용비율(2004.1.1.-2005.12.31.)은 18%에 불과 → 신청인으로서는 가처분신청여부를 신중히 고려할 필요 있음 즉시항고 가처분신청이 기각된 경우, 신청인은 재판을 고지받은 날로부터 1주 일 이내에 항고할 수 있음 항고심은 고등법원이 담당 가처분이의, 취소 가처분신청이 인용된 경우, 피신청인은 언제든지 가처분이의를 신청 할 수 있음(기간제한 없음) 가처분을 한 당해 재판부가 담당 특허 침해소송(손해배상청구)의 구체적 사례 검토 당사자 - 원고: 위장 질환 치료용 복합 의약 조성물에 관한 특허권자 - 피고: 그 특허의 구성요건을 그대로 구현하는 의약 조성물을 제조, 판매 한 자(문언침해) 소송 진행 경위 - 2010. 4. 원고 손해배상청구 소송 제기 2010. 5. 피고 답변서 제출 [서면 공방; 구두 변론] 2010. 10. 변론종결 2010. 11. 판결선고 피고 제품은 원고 특허권을 문언침해 침해로 인한 손해배상청구 (침해자의 이익액을 손해액으 로 추정. 법 제128조 제2항) - 침해자 매출액 x 침해자 이 익률(침해회사와 같은 의약업 계의 통상적 이익율 원용) 문언침해 인정 단, 원고 특허권은 ‘진보성 결여’, ‘공서양속 위배’의 무효사유가 있으므로 손해배상청구는 권리 남용에 해당한다는 항변 자신의 매출액 축소 주장 단기 소멸시효 항변 (침해행위를 안 날로부터 3년 이 지나서 소 제기) 원칙 특허는 일단 등록이 된 이상 특허무효심판에 의하여 특허를 무 효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 법원은 위와 같은 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 소 송절차에서 그 전제로서 특허가 당연무효라고 판단할 수 없다. 예외 특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허침해소 송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효 사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손 해배상 등의 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다. (대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결) 피고 주장 무효 사유 - 이 사건 특허는, 세 개의 개별 구성물질들로 이루어 졌는데 그 중 하나의 구성물질(A)이 다른 구성물질(B)의 체내 흡수를 방 해하므로, 이러한 문제점을 해결한 다른 특허에 대비해 볼 때, 이 사건 특허는 진보성이 결여되었다. - 이 사건 특허는, 세 개의 개별 구성물질들로 이루어 졌는데 그 중 하나의 구성물질(A)이 다른 구성물질(C)과 만나면 인체 내 에 알루미늄이 축적되게 하여, 알루미늄 독성으로 인한 질병(알 츠하이머 병)을 발생시킬 위험이 있으므로, 공서양속에 위배되 는 발명이다. 이 사건 특허의 진보성 입증 자료 이 사건 특허의 공서양속 위배 부정 자료 특허청 심사지침서 - 당해 발명의 방법에 의해 얻어진 물(物)이 학술서에서 유해하다고 되 어 있는 경우라도 복지부가 약사법 에 근거해 제조를 허가하고 있는 경 우에는 해당 학술서의 기재로 인해 공중위생을 해칠 염려가 있는 것에 해당한다고 할 수 없다. 원고의 주장 - 피고가 판매하는 위장질환용 의약품은, “임의비급여(건강보험 심사평가원에 약제비 청구가 되지 않음에도 약국에서 판매되는 경우)”로 처리되는 경우가 많아 건강보험심사평가원의 청구실적 에 그 매출액이 정확히 반영되지 않고 있음 - 따라서, 피고의 매출액은 실제 약국에서 판매된 매출자료를 기 준으로 산정되어야 하고, 이는 국내 최대의 약국 매출액 수집, 조 사기관인 유비케어사(社)의 매출액 자료가 기준이 될 것임 피고의 주장 - 피고가 판매하는 의약품은 전문의약품으로, 건강보험심사평가 원의 청구실적을 기준으로 매출액을 산정해야 함 - 임의비급여가 실제로 얼마나 이루어지는지 증거 없음 민법 제766조 제1항 불법행위로 인한 손해배상의 청구권은 피해자나 그 법정대리인 이 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 이를 행사하지 아니 하면 시효로 인하여 소멸한다. 대법원 2008. 4. 24. 선고 2006다30440 판결 불법행위로 인한 손해배상청구권의 단기소멸시효의 기산점이 되는 민법 제766조 제1항 소정의 ‘손해 및 가해자를 안 날’이라 함은 “손해의 발생, 위법한 가해행위의 존재, 가해행위와 손해 의 발생과의 사이에 상당인과관계가 있다는 사실 등 불법행위 의 요건 사실에 대하여 현실적이고도 구체적으로 인식하였을 때”를 의미한다. 피고 주장 내용 - 피고의 제품은 2004. 6. 1.경 보건복지부 고시 약가표에 게재되었다. - 따라서, 원고는 2004. 6. 1.경 피고의 제품 판매행위를 알고 있었으므로(손해 및 가해자를 알고 있었으므로), 그 때부터 원고가 이 사건 소를 제기한 2010. 4. 6.로부터 역 산하여 3년이 되는 날(2007. 4. 6.)까지의 침해로 인한 손 해배상채무는 단기 소멸시효가 완성되어 소멸되었다. 약가표 게재 2004. 6. 1. 2007. 4. 6. 위 기간 동안의 손해배상청구권은 단기 소멸시효(3년) 도과 2010. 4. 6. 3년 소송 제기 원고의 대응 - 보건복지부 고시 약가표에 게재되었다가, 실제로 판매되 지 않고 허가취소 되는 경우도 많음 - 따라서, 보건복지부 고시 약가표 게재 사실만으로, 원고 가 피고의 특허침해 사실을 구체적이고 현실적으로 알았 다고 볼 수 없음 - 이외에, 2004. 6.경 인터넷 상에서 피고 제품이 소개된 적이 있었다는 사실을 근거로, 원고가 피고의 특허침해 사실을 구체적이고 현실적으로 알았다고도 볼 수 없음 1. 피고는 유효한 원고의 특허권을 침해하였으므로 불법행위로 인한 손해배상책임을 부담 2. 이 때에 손해액은, 특허법 제128조 제2항에 따라, 침해자의 이익액을 손해액으로 추정하되, 구체적 으로는, i) 침해자인 피고의 매출액(건강보험심사 평가원 자료)에 ii) 제약회사의 통상적인 영업이 익율을 곱하는 방식으로 산정 3. 피고의 매출액 합계 2,170,760,089원 X 제약회사 의 영업이익율 0.14 = 303,906,412원 감사합니다