Transcript 금지청구권
금지청구권의 합리적 운용 김기영 1 특허법 제126조 ①특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리 를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. ②특허권자 또는 전용실시권자가 제1항의 규정 에 의한 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에 는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다. 2 특허권자의 권리 • 독점적 실시권(제94조) • 금지청구권(제126조) • 손해배상청구권(제128조) • 신용회복 청구권(제130조) • 부당이득반환청구권 3 가처분 및 금지청구권 • 가장 유효하고 직접적인 권리 • 압도적인 협상력 • 합리적 운용의 필요성 4 청구권자 특허권자와 전용실시권자 공유자도 단독으로 행사 가능 전용실시권 설정한 특허권자도 행사 가능 통상실시권자? 비독점적 통상실시권자 X 독점적 통상실시권자 ? 단독(X), 대위 • 침해자의 고의, 과실 불문 • • • • 5 금지청구권의 내용 • 침해금지 및 예방청구권(제1항) 침해 – 직접 + 간접(127조) 침해할 우려 – 객관설(침해 준비행위 완성, 다수설), 주관설(침해의 의도) • 침해조성물 폐기, 설비제거 및 기타 침해 예방에 필요한 행위 청구권(제2항) 침해금지, 예방청구에 부대해서 청구 인도청구? 6 금지청구와 형평법적 요소(1) • 금지청구와 가처분신청의 합리적 운용 필요 • 법 126조 – 청구 요건 규정 없음 • 민사집행법 300조 2항 – 임시의 지위를 정하 기 위한 가처분의 요건 규정 (현저한 손해 피하거나 급박한 위험 방지) • 미국 특허법 283조 - 형평의 원리 (principles of equity) 7 금지청구와 형평법적 요소(2) • 특허권의 성격(자연권, 특혜) • 권리보호 이론(property theory, liability theory) • 새로운 유형(BM)의 특허 • 부실특허의 남발 가능성 • Patent Thicket • Patent Troll 8 금지청구와 형평법적 요소(3) • 미국의 Ebay v. MercExchange 사건(2006) • 미국 특허법 154조(right to exclude)와 283조(형평의 원리)의 대립? • 전통적으로 형평의 원리 고려 (irreparable harm, inadequacy to compensate for the injury, balance of the hardship, public interest) • 특허침해의 경우 Public health 등 공공복리 에 영향을 없는 한 자동적으로 금지명령 경향 9 금지청구와 형평법적 요소(4) • Ebay 판결 – 특허권의 사유재산권 (personal property, 261조)적 성격 + 283 조 -> 형평법상의 4가지 요건 충족하여야 • 형평법적 요소 중 어떠한 요소를 더 고려 할 것인가 및 문제된 특허의 유형, 특허가 침해품의 전부에 관련된 것인지 여부 등을 고려할 것인가에 관하여는 견해 대립 10 금지청구와 형평법적 요소(5) • 위 판결 이후 경쟁관계 고려하여 인용 여부결정 경 향 • 특허법 283조 개정안 제출 및 폐기 “법원은 특허권자가 금전적 손해배상에 의해서는 회복될 수 없는 손해를 받을 가능성이 있다고 판단 되지 않는 한 금지명령을 발해서는 안 된다. 그러 한 판단을 함에 있어서 법원은 회복할 수 없는 손 해의 존재를 추정해서는 안 되고, 특허권자가 발명 을 실시하고 있는 정도까지 포함하여 그러한 손해 의 존재를 입증 또는 부정하는 증거를 고려 및 형 량하여야 한다.” 11 금지청구와 형평법적 요소(6) • 일본 특허법 100조, 우리 특허법과 동일 • 특허가 창출하는 가치(부가가치)에 맞게 특허권을 보호하여야 하고, 경우에 따라 금지청구권의 행사를 인정하지 않고 손해 배상청구만을 인정하여야 한다는 견해 등 장 12 금지청구와 형평법적 요소(7) • 금지청구권을 피보전 권리로 하는 가처분에 있어서는 형평법적 요소 고려(민사집행법 300조 2항) • 대법원 판례도 같은 취지(2007. 6. 4. 선고 2006마907 결정 등) • 실용신안권자의 실시 여부 고려한 사례(대법 원 93마2022 결정) • 영업방법 발명 여부 고려(서울중앙 2002카합 3054 결정) • 상표권침해금지가처분에 권리남용법리 적용 (대법원 2004마 101결정) 13 금지청구와 형평법적 요소(8) • 가처분과 금지명령의 차이점 - 규정법률 - 본안 판단 여부 - 형평법적 요소 전면 고려는 어려울 듯 • 사권(私權)의 일종이란 점에서 신의성실 또는 권리남용 법리의 적용 가능성 - 권리남용 법리의 적용 요건을 판단하는 과정에서 형평법적 요소 고려 가능 14 침해자의 항변(1) • 특허가 무효라는 항변 • 종래 침해소송법원은 신규성이 없어 무효 라는 항변에 대해서만 판단할 수 있었음 (대법원 91마540 결정) • 2004. 10. 28. 선고 2004다69194 판결: 특허에 무효사유가 있는지 여부에 관하여 판단할 수 있고, 무효사유가 있는 것이 분 명한 경우 그 특허권에 기한 권리행사는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당 15 침해자의 항변(2) • 일본의 경우 - 킬비판결에 기한 ‘권리남용’ 항변(무효이 유 존재하는 것이 명백 -> 권리남용) - 특허법 104조의3에 의한 권리행사 제한 의 항변(특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이라고 인정 -> 권리를 행사할 수 없다) - 민법상의 권리남용 항변 16 침해자의 항변(3) • 공지기술 및 자유실시기술의 항변 • 무효항변이 인정되기 전의 우회적인 항변 • 권리의 일부 및 전부가 공지인 경우 권리 범위 인정 불가 • 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루 어지거나 공지공용기술의 결합에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 경우 권리범위에 속하지 않음 17 침해자의 항변(4) • 민법상의 권리남용 항변 • 구 특허법상의 특허권 남용에 관한 규정 삭제 -> 현재 재정에 의한 통상실시권에 관한 규정 (107조) 만 남아 – 권리남용 법리 적용 불가? • 상표권에 기한 가처분신청 또는 금지청구에 대하여 상표권 남용 인정한 판례 – 상표권과 특허권의 차이? • 사권(私權), 파리협약 5조, TRIPS 8조 -> 적용 가능 • 객관적 + 주관적 요건? (상표권에 관한 대립 되는 판결) • 민법상 권리남용 법리에 따른 효과 18 침해자의 항변(4) • 실효(失效)의 항변 • 미국 – 권리의 불행사 + 상대방의 불이익 (prejudice) 또는 손해(injury) 발생 • 일본 – 4년간 불행사 했으나 실효 원칙 적용 부인한 예 • 채권보다 물권의 경우 실효원칙 적용 범위 좁 으나 일정한 경우 적용 가능 • 금반언의 원칙 – 권리 불행사 의사 전달 후 행사 -> 표준설정 전 차별 없는 실시허락 의 사 표시 후 실시허락 거절 및 금지청구 19 부당 가처분에 기한 손해배상 • 피보전권리 및 보전의 필요성에 대한 권리자 의 소명에 의하여 가처분 -> 집행 후 본안소 송에서 패소확정 -> 권리자의 고의, 과실 추 정 -> 특별한 반증이 없는 한 손해배상 책임 (대법원 1999. 4. 13. 선고 98다52513 판결) • 특별한 반증의 유무에 관한 판단의 어려움 • 일본 – 특허가 무효로 될 가능성이 없다고 믿 을 만한 객관적 사정이 있었던 경우에 추정 번복 인정 20 부당한 소제기와 손해배상책임(미국) • 미국 – 고의적인 기망행위에 의해 특허를 취득한 후 침해소송을 제기하는 경우 반독 점법위반 책임을 질 수 있음(Walker Process Equipment 사건) • 침해소송 제기 자체가 부적절한 경우에까 지 확대 (예, 특허무효 또는 비침해 사실을 알면서 소 제기) • IP Guidelines 6조– 기망을 통하여 취득한 특허권의 행사 또는 행사시도는 반독점법 위반 가능 21 부당한 소제기와 손해배상책임(미국) • Cf. 특허법 271(d)(3) – 특허권자가 침해나 기 여침해 행위에 대하여 특허권을 행사하는 것 은 특허권 남용이나 부당한 행사에 해당하지 않음 • Noerr-Pennington Doctrine: 헌법상 재판청 구권 보장이란 측면에서, 경쟁자 배제 목적의 소 제기는 반독점법 위반 아님 - 단, 사해소송(sham litigation)의 경우 예외 - 객관적으로 근거가 없고(objectively baseless) 경쟁자의 사업 방해하기 위한 것이 어야 사해소송 요건 충족 22 부당한 소제기와 손해배상책임(독일) • 연방통상법원(BGH) - 원고 패소로 끝났다 하여 바로 위법이 되는 것이 아니고, 고의 또는 공서양속에 반하여 손해를 발생시킨 경우 위법 • 확대를 주장하는 학설 있음(권리 존재 근 거, 소 제기 전 분쟁해결 노력, 전문가 조력, 손해를 최소화할 수 있는 방법 선택 등 요 구) 23 부당한 소제기와 손해배상책임(일본) • 특허권자가 본안에서 패소한 이후 특허무효 심판이 확정되거나, 실용신안의 무효확정 전 에 침해소송을 제기하여 승소한 뒤 실용신안 의 등록무효가 확정된 경우 – 불법행위 구성 X • 특허무효심결 확정 전에 소송 외 권리행사(경 고, 고지)를 한 경우와 관련, 침해물품 제조자 에 대한 것은 불법행위 X, 제조자 외의 제3자 (도매점, 소매점)에 대한 것은 불법행위 24 부당한 소제기와 손해배상책임(우리나라) • 소송에서 제소자가 주장한 권리 또는 법률 관계가 사실적, 법률적 근거가 없고, 제소 자가 그러한 점을 알면서 또는 통상인이라 면 용이하게 알 수 있음에도, 소를 제기하 는 경우에 한하여 불법행위 책임 발생(대 법원 1999. 4. 13. 선고 98다52513 판결) • 고소 및 경고장 발송으로 인한 손해배상책 임에 관하여도 동일한 요건 요구 25 금지청구권 적용범위의 확장? • 유명 상표의 사용과 관련한 불법행위로 인 한 손해배상청구권에 기해서도 금지청구 권이 인정된다고 판시(대법원 2010. 8. 25. 2008마1541 결정) 26 27