Transcript 특허청구범위 해석의 일반원칙(Cont.)

특허청구범위 해석 및
특허침해 여부 판단 방법
YOU ME 특허법인
변리사 이 원 일
[email protected]
I. 특허청구범위의 작성 및
해석 방법
특허청구범위의 법적의미

심사의 대상


보호범위의 특정



특허출원에 대하여 특허청에서 심사를 하거나
무효심판에서 무효여부를 심사할 때 대상으로
하는 것이 특허청구범위에 기재된 발명이다.
특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된
사항에 의하여 정하여 진다.(특허법 제97조)
법적안정성
권리자(권리행사 용이), 제3자(침해범위 판단)
청구항마다 권리가 형성


청구항마다 특허발명의 범위로 간주
기술사상의 다면적 보호(다항제)
특허청구범위의 작성원칙


발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침 될 것
발명을 명확하고 간결하게 기재할 것


발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로
기재할 것 – 주변한정주의적 입장(이와
상반된 태도를 취하는 대법원 판례가 다수
존재)


(예) 소망의, 주로, 약, 이중한정, 적당량, ~같은
필수 구성요소 이외의 부수적인 사항을 기재한 경우,
권리범위가 축소 해석될 수 있다.(다기재 협범위
원칙)
위의 3 원칙 위반시 – 거절이유, 무효사유
특허청구범위의 구성요소



Preamble (전제부)
Body of claim (본문)
Transition from preamble to body



comprising – open type, 열거한 구성요소
외에 열거하지 않은 다른 구성요소도 권리에
포함됨
consisting of – closed type, 언급된
구성요소만 포함되고, 인용되지 않은 것은
권리에 포함되지 않음
consisting essentially of
특허청구범위의 작성형식(1)

Combination Type(요소 열거 방식)



(1)
(2)
(3)
(A)와 …(B)와 …(C)를 포함하는 …
종래 구성요소와 신규구성 요소가 함께 열거
예) A zinc electroplating solution,
comprising:
an aqueous solution of zinc acetate, from 30
to 90 grams per liter;
citric acid, from 1.5 to 3 times the zinc
acetate concentration; and
an alkaline pH-modifying substance in an
amount sufficient to adjust the pH to a value
of from 4 to 5.5
특허청구범위의 작성형식 (2)

Jepson Type(Two Part Form) - 유럽



(전제부)에 있어서, (특징부)로 이루어 진 것을
특징으로 하는 ….
종래 구성요소는 전제부에, 신규 구성요소는
특징부에 언급됨
(예) An improved zinc electroplating solution
of the type containing an aqueous solution of
zinc acetate, from 30 to 90 grams per liter;
citric acid, from 1.5 to 3 times the zinc
acetate concentration; and an alkaline pHmodifying substance in an amount sufficient
to adjust the pH to a value of from 4 to 5.5,
wherein the improvement comprises:
0.5 to 1 gram per liter of boric acid.
특허청구범위의 작성형식 (3)

Markush Type(화학 분야)



A, B, C로 이루어진 그룹에서 선택된 a 방식
( a _____ Selected from the group consisting
of _____, _____ and ____
Generic expression이 없는 경우 주로 사용
(예) A process for treating the surface of a
polyethylene article to increase its
receptivity to a printing ink, which
comprises:
exposing the surface of the article to a
saturated solution of sodium dichromate in an
acid selected from the group consisting of
concentrated sulfuric, nitric and phosphoric
acids.
특허청구범위 작성시 유의사항

청구범위의 작성시 주의 사항

침해유형을 파악하여 독립항은 발명의 카테고리에
따라 적정수로 기재







물건, 그 물건의 생산방법, 사용방법, 취급방법, 용도
직접침해를 구성할 수 있도록 클레임 작성
각 구성요소 간의 상호 연결관계를 기능적으로
또는 직접적으로 명확히 기재
불필요한 한정을 피할것
신규한 구성요소일 경우 기능적 표현을 적절히
활용
종속항은 인용하는 독립항을 한정하거나 부가하여
구체화하여 기재(ex; 실질적 독립항)
Means plus function 클레임보다는 generic
term을 사용
특허청구범위 작성예 I
기 지 국 (Base
Station)
단
말
기
기
지
국
제어기(BSC)

클레임(1) – claim for entire system



Sending a signal from a wireless mobile unit
to a base station
Receiving the sent signal and forwarding the
signal to a controller; and
Controlling something based on the signal
특허청구범위 작성예 I

클레임(2) – claim for BSC



클레임(3) – claim for BS



Receiving a signal originally generated by a wireless
mobile unit; and
Controlling something based on the received signal
Receiving a signal from a wireless mobile unit; and
Sending a signal to a controller for controlling
something
클레임(4) – claim for mobile


Producing a specific signal; and
Sending the specific signal from a wireless mobile unit,
wherein something is controlled based on the specific
signal
특허청구범위 작성예 II

종래기술
특허청구범위 작성예 II

본 발명
특허청구범위 작성예 II

사례 1





(a) 사람의 엉덩이를 걸치기 위한 사각형의 나무로 된
밑판과,
(b) 상기 밑판에 부착되어 밑판을 지면으로부터 공중에
떠받치는 네 개의 다리와,
(c)상기 밑판의 한 변에 직각으로 부착되어 상기 밑판 위에
앉은 사람의 등을 지지하는 뒷판
을 포함하는 의자
사례 2




(a) 엉덩이를 걸치기 위한 밑판과,
(b) 상기 밑판에 부착되어 밑판을 지면으로부터 공중에
떠받치는 다리와,
(c)상기 밑판의 한 변에 부착되어 상기 밑판 위에 앉은
사람의 등을 지지하는 뒷판
을 포함하는 의자
특허청구범위의 평가

특허청구의 범위

발명의 카테고리가 적절한가 ?


클레임의 범위가 적절한가 ?, 과부족은 없는가 ?



최초 의도한 목적에 대응하고 있는가 ?
필요한 독립항 중 빠트린 것은 없는가 ?


침해를 발견하기 쉽고 권리행사를 하기 쉬운가 ?(물건)
(예) 용도 발명, 중간 화합물
독립항의 기재 만으로도 발명을 실시할 수 있는가 ?
필수 구성요소가 아닌 구성요소가 포함되어 있는
것은 아닌가 ?
II. 특허청구범위의 해석
특허청구범위 해석의 필요성

특허성의 판단



특허청구범위에 기재된 발명을 기초로 발
명의 성립성, 신규성, 진보성 판단
특허청구범위의 기재원칙 위반 여부 판단
특허침해여부의 판단

특허침해여부는 특허청구범위에 기재된
발명과 침해품(가호발명)과의 비교에 의
해 판단
특허청구범위 해석의 방식(1)

주변한정주의 (영미법계에서 채용)





특허청구범위에 기재된 문언을 중시 – 특허청구
범위의 엄격한 해석
보호 받고자 하는 발명의 객관적 범위를 특허청
구범위의 문언이 의미하는 범위로 한정 – 특허
청구범위의 기재는 특허발명이 커버하고자 하는
주변이나 경계를 긋는 역할
특허성이나 특허침해의 판단이 용이, 법적안정
성과 예측가능성이 있음
특허청구범위 작성시 가능한 보호하고자 하는
모든 내용을 작성해야 하는 부담이 있음
특허권자가 충분히 보호되지 못하는 결점이 있
음 – 균등론의 적용
특허청구범위 해석의 방식(2)

중심한정주의 (대륙법계에서 채택)





특허청구범위에 기재된 문언을 발명의 기술적
사상을 구현한 일종의 가이드라인으로 해석
보호 받고자 하는 발명의 범위를 청구범위에 기
재된 구체적인 문언의 범위뿐만 아니라 문언으
로 추출되는 기술적 사상을 사용하는 범위까지
미치는 것으로 해석 – 특허청구범위 해석시 발
명의 상세한 설명 및 도면과 특허청구범위를 일
체로 하여 핵심 내지 특징을 추출
특허출원인의 특허청구범위 작성 부담의 경감
법적안정성과 예측가능성이 확보되지 않음
균등론 적용이 불필요
특허청구범위 해석의 방식(3)

우리나라의 특허청 실무


주변한정주의적 해석 방식을 선호 – 다항제의
도입, 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만
으로 특허청구범위를 기재할 것을 요구
대법원의 판례 경향

중심한정주의적 경향을 보임 – 과거 대법원 판
례를 보면 특허발명의 요부, 핵심적 구성부분,
특징적 구성요소의 동일여부를 기초로 특허침해
여부를 판단
특허청구범위 해석의 일반원칙

특허청구범위의 기재사항 기준의 원칙 (법
제97조)


특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된
사항에 의하여 정하여 진다.
발명의 상세한 설명 참작의 원칙
 특허청구범위에 기재된 내용의 의미를 정확히
이해하기 위해 발명의 상세한 설명 및 도면의
기재를 참작
 특허청구범위에 기재된 사항만으로 특허의
기술구성을 알 수 없거나 그 보호범위를 확정할
수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면
등을 참고로 권리범위를 확정.
 특허청구범위의 확장해석은 불허
특허청구범위 해석의 일반원칙
(Cont.)

출원경과 참작의 원칙


특허청구범위의 용어의 의미를 명확히 이
해하기 위해 출원으로부터 특허에 이르기
까지의 과정을 통해 출원인이 표시한 의
사 또는 특허청이 표시한 견해를 참작
출원인 스스로 용어의 의미를 한정한 경
우나 공지의 기술로 전제한 경우 이에 반
한 해석이나 주장은 허용되지 않음 – 출
원포대 금반언의 원칙
특허청구범위 해석의 일반원칙
(Cont.)

공지기술(기술수준) 참작의 원칙




출원시의 기술수준에 대한 개량진보의 정도를
고려하여 특허발명의 보호범위를 결정
개량진보가 큰 발명의 보호범위는 넓게 해석하
고, 개량진보가 작은 발명은 좁게 해석
등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지, 공
용인 경우 특허무효 심결의 유무에 관계없이 권
리범위를 인정하지 않음 – 대법원 1983. 7. 26.
선고 81후 56
특허발명의 구성요소의 일부분이 공지된 경우 –
그 공지된 부분도 권리범위에 포함된다고 해석
해야 하나 이와 다른 견해를 가지는 다수의 대
법원 판례가 존재. (대법원 1997. 10.10 선고
97후 1191 판결)
III. 특허침해 여부의 판단
특허침해의 유형

직접침해 (특허법 제126조)




특허청구범위에 기재된 발명을 정당한 권원 없
이 업으로서 실시하는 행위
실시 : 사용, 양도, 대여, 수입, 전시, 양도 또
는 대여의 청약
특허권 소모이론
간접침해 (특허법 제127조)



물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 실
시
방법의 실시예만 사용하는 물건을 업으로서 실
시
예) 완성품과 세트
직접침해의 분석

문언적 침해 (Literal Infringement)



특허청구범위에 기재된 문언자체와 침해대상물
을 비교하여 특허침해 여부를 결정
특허청구범위의 보호범위를 결정 – 특허청구범
위에 기재된 발명의 권리범위를 해석하여 이를
확정하는 기준 – 발명의 상세한 설명, 출원경과,
공지기술을 참작
균등론(Doctrine of Equivalents) 적용

침해대상물의 일부구성요소가 특허발명의 대응
되는 구성요소와 문언상 동일하지 않은 경우 그
구성요소가 등가관계에 있는 경우에는 균등침해
를 구성
문언적 침해의 구체적 해석

ALL ELEMENT RULE


특허청구범위에 기재된 발명의 모든 구성요소
를 포함해야 함 – 주변한정주의, 청구범위에
기재된 모든 구성요소는 필수구성요소를 간주
되어야 함
문언적 침해 판단의 3원칙

①
②
③
청구항의 구성요소가 A+B+C라 가정.
Rule of Exactness : 실시품이 A+B+C인 경우 침해
Rule of Addition : 실시품이 A+B+C+D인 경우
- 침해
Rule of Omission : 실시품이 A+B인 경우 – 비
침해
사례연구 1

1985년 미국 회사의 연구원이 PVC 수지에
화합물 NaCl, KOH, CaCO3를 첨가하면 열 변
색에 대해 안정화할 수 있다고 한다. 조사
결과 다음과 같은 선행기술을 발견했다면
다음 각각에 대한 미국에서의 침해여부는?






PVC를 청구한 1985년에 등록된 미국특허
NaOH를 청구한 1978년에 등록된 미국특허
CaCO3 를 첨가한 PVC를 청구한 1978년에 등록된
미국
NaCl를 청구한 1976년에 등록된 미국특허
KOH를 청구한 1977년에 등록된 영국특허
CaCO3를 청구한 1960년에 등록된 미국특허
사례 연구

본 발명의 특허청구범위





(a) 엉덩이를 걸치기 위한 밑판과,
(b) 상기 밑판에 부착되어 밑판을 지면으로부터 공중에
떠받치는 다리와,
(c)상기 밑판의 한 변에 부착되어 상기 밑판 위에 않은
사람의 등을 지지하는 뒷판
을 포함하는 의자
실시예
사례연구 2

가호 발명 (1)
가호 발명(2)
사례 연구 2

가호 발명(3)
균등론(Doctrine of Equivalents)의
판단

균등론의 의의


특허청구범위를 문언적으로 침해하지
않은 경우에도 치환 또는 변형된 요소
가 클레임의 구성요소와 동일성이 인정
되는 경우 침해로 인정.
균등론을 엄격히 해석하려는 추세임.
미국에서의 균등론의 판단




3요소 테스트 – 1950년 Graver Tank 사건 이후부터
적용
 Substantially same function
 Substantially same way
 Substantially same result
차이점의 비실질성(Insubstantial difference) 테
스트 – 최근의 Warner Jenkinson 사건에서 제시됨
 대비되는 두 구성요소의 차이점이 객관적인 기
준에 따라 평가하였을 때 실질적인가 여부에 따
라 판단
Element by element analysis (not invention as a
whole)
균등론 판단시점 – 침해시점 (출원시가 아님)
일본에서의 균등론의 판단

일본 최고재판소 1998. 2. 24 선고 평6오1083

특허청구범위에 기재된 구성요소 중 침해대상
물과 다른 부분이 있는 경우 다음의 조건을 만
족하는 경우 균등론 인정
①
그 다른 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아
니고,
②
이 부분을 침해대상물의 것으로 치환하더라도
특허발명과 동일한 목적 달성 및 작용효과를
가지며,
③
이와 같은 치환을 당업자가 침해대상물의 제조
시점에서 용이하게 발명할 수 있고,
④
침해대상물이 공지기술과 동일하거나 당업자가
공지기술로부터 용이하게 발명할 수 없으며,
⑤
그 다른 부분이 출원경과 중에 의식적으로 제
한국에서의 균등론의 판단

대법원 2000. 7. 28. 97 후 2200 권리범위 확인심
판
 (가)호 발명이 특허발명과 출발물질 및 목적물
질은 동일하고 다만 반응물질에 있어서 특허발
명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라 하
더라도 다음의 경우에 해당하면 균등론 침해라
판결
①
②
③
④
⑤
양 발명의 기술적 사상 및 과제의 해결원리가 동일하고,
(가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와
실질적으로 동일한 작용효과를 가지고,
그와 같은 치환이 당업자에게 자명하며,
가호 발명이 공지기술과 동일하거나 용이하게 도출할 수
있는 것이 아니고,
그 다른 부분이 출원경과 중에 의식적으로 제외되지 않은
경우
균등론 판단의 제한 (1)

선행기술에 의한 제한
종래기술
등록된 청구항
DOE 판단 범위
균등론 판단의 제한 (2)

보정에 의한 제한

Flexible Test
종래기술
최초 청구항
DOE 판단 범위
등록된 청구항
균등론 판단의 제한 (3)

보정에 의한 제한

Strict Test (Warner-Jenkinson, Festo)
종래기술
최초 청구항
등록된 청구항 = DOE 판단범위
Graver Tank 사건 (1950)

개요


등록된 청구범위와 침해품의 비교



Welding composition에 대한 특허권자인 Graver
Tank & Manufacturing Co. 가
Linde Air
Product Co. 를 상대로 제기한 침해소송
등록된 청구범위의 구성요소 – 불화칼슘, 규산
칼슘, 규산마그네슘
침해품의 구성요소 – 불화칼슘, 규산칼슘, 규산
망간
판단결과

조성물의 세가지 성분 중 규산마그네슘과 규산
망간에 대하여 방법-기능-결과 테스트에 의해
균등론 적용
Warner-Jenkinson Co. v Hilton
Davis Chemical Co. (Sup. 1997)

개요


Hilton Davis Chemical Co.가 자사의 미국특허
4,560,746호를 침해하였다고 Warner-Jenkinson
Co.를 제소한 사건
염료 정제방법을 “salting out”에서
”ultrafiltration"으로 개선한 방법
---------------------------------------------------------------------최초 청구항
등록된 청구항
(가)호 발명
인용참증
1)5-15Å
5-15Å
5-15Å
2)200-400psig
200-400psi
200-500psi
25-200psi
3)pH조건:한정×
6 –9
5
10.0-14.0
---------------------------------------------------------------------주:1) 필터용 다공질 박판의 기공의 크기
2) 다공질 박판을 통과시킬때의 압력(psig)
3) 다공질 박판을 통과시킬때의 pH 조건
Warner-Jenkinson Co. v Hilton
Davis Chemical Co.(Cont.)

Key Issue


Bottom limit에도 금반언의 원칙이 인정
되는지?
판단결과

위 발명의 심사 중에 ph 6이하가 배제된
이유가 명확히 밝혀져 있지는 않으나, 인
용참증으로 인한 거절이유를 극복하기 위
해 ph를 9 이하로 보정한 점에서 금반언
의 원칙이 인정되어야 함
Festo Corp. v. Shoketsu Kogyo
Kabushiki Co. (Fed. Cir. 2000)

개요


Festo Corp. 이 자 사 의 두 개 의 특 허 인 Stoll
Patent (US Pat.4,354,125) 와 Carroll Patent
에 대하여 Shoketsu Kogyo Kabushiki Co.를 상
대로 특허침해 소송을 제기함
Fssto Technology
cylinder



–
magnetic
rodless
실린더 내 피스톤이 유압에 의해 움직임
실린더 외측의 슬리브가 피스톤에 자기적으로
(magnetically) 연결됨
슬리브는 magnetic attraction에 의해 피스톤의
움직임에 따라 동작하고, 이 슬리브는 물체를
움직이는데 사용됨.
Festo Corp. v. Shoketsu Kogyo
Kabushiki Co. (Fed. Cir. 2000)

실시예
Festo Corp. v. Shoketsu Kogyo
Kabushiki Co. (Cont)

심사관의 1차 거절이유


정확한 동작 방법이 불명료하다는 이유로 거절
됨
Amended Claim 1


Claim 1 – In an arrangement having a hollow
cylindrical tube and driving and driven
members movable thereon for conveying
article,
the
improvement
comprising
…..wherein said piston further including
…(1)first
sealing
rings…wherein
said
driven member includes a cylindrical sleeve
made of a (2)magnetizable material(2)…
Stoll은 최초 클레임의 청구항 4 및 청구항 8을
한정하는 보정을 하면서 심사관의 거절이유에
Festo Corp. v. Shoketsu Kogyo
Kabushiki Co. (Cont)

등록된 청구항과 침해물품과의 차이점



침 해 물 품 은 하 나 의 single resillent two-way
sealing ring
침 해 물 품 의 슬 리 브 의 외 부 는 magnetizable
material이 아닌 알루미늄 합금으로 만들어짐
Magnetizable sleeve element에 대한 주장
- 최초 청구항 8에 기재된 내용임


Shoketsu – magnetizable sleeve의 인용은 명백
히 청구항을 한정한 것이므로, Waner-Jenkensen
의 가정이 적용되어야 함
Festo – 위 보정은 자발적인(voluntary) 보정이
므로 금반언의 원칙이 적용되어서는 안됨
Festo Corp. v. Shoketsu Kogyo
Kabushiki Co. (Cont)

Sealing ring 에 대 한 주 장 청구항 4에 기재된 내용임


최초
Shoketsu – 청 구 항 을 한 정 한 것 이 므 로 ,
Warner-Jenkinson의 판단기준이 적용되어
야 함
Festo – 위 보 정 은 최 초 청 구 항 의
“means for sealing”을 “sealing rings”
로 보정한 것이므로 청구항을 한정한 것
이 아니며, 또한 선행기술을 극복하기 위
한 것도 아님
Festo Corp. v. Shoketsu Kogyo
Kabushiki Co. (Cont)

Four Questions of Festo


(1)보정이 금반언의 원칙의 제한을 받기 위해서
는 반드시 선행기술을 극복하기 위한 보정이어
야 하 는 가 ? (What is substantial reason
related patentability?) 반드시 선행기술과 관
련된 보정일 필요는 없으며, 다른 특허요건(예
컨대, 명세서 기재요건)을 극복하기 위한 요건
이어도 상관없음
(2)자발적인(voluntary) 클레임 보정도 금반언
의 원칙의 제한을 받는가? 다른 보정과 마찬가
지로 취급됨
Festo Corp. v. Shoketsu Kogyo
Kabushiki Co. (Cont.)

Four Questions of Festo (cont.)


(3) 보정이 금반언의 원칙의 제한을 받는
경우, 균등론 적용의 범위는? 균등론 적
용을 완전히 배제 (Strict test)
(4) 설명이 없는 보정의 경우 금반언의
원칙이 적용되는가? Yes. 균등론이 적용
되지 않음
Prosecution Strategy after Festo

Festo Case에 대한 전략




Preliminary Amendment를 피하기 위해 가능하
면 미국 대리인의 검토 후에 특허출원하는 것
이 바람직함. – 비용의 증가
청구항을 좁게 또는 한정하는 보정시 주의
심사관과의 면담을 적극적으로 활용 – file
wrapper estopel이 적용되지 않음
다양한 범위의 독립항을 작성 – 아주 좁은
클레임(실시예 레벨)에서부터 중간범위 및 넓
은 범위의 클레임 작성