Transcript 인용고안 1
서울대 로스쿨 강의 (1)
2011. 4. 7.
변호사 최정열
목 차
특허/실용신안의 출원/심판 절차
심결취소/침해 소송 절차
실용신안 출원/심사 사례
실용신안 무효/권리범위확인 심판 사례
심결취소/침해 소송 사례
특허권/실용신안의 출원/심판 절차
특허 보호대상은 “발명” “발명”이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 서 고도한 것을 말한다.(특허법 제2조 제1호) 실용신안 보호대상은 “고안” “고안”이란 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 말한다.(실용신안법 제2조 제1호) 구별 고도한 것이냐 아니냐 하는 것은 주관적인 판단이므로 심사 실무상으로는 출원인에게 그 판단을 일임 출원인이 실용신안으로 출원한 것은 고안으로 특허로 출원한 것은 발명으로 간주
특허법 제36조, 실용신안법 제7조 동일한 발명(고안)에 대한 복수 출원의 문제 다른 날 두 개의 출원 선출원자 같은 날 두 개의 출원 협의
특허법 제42조, 실용신안법 제8조 출원서 : 출원인, 대리인 및 발명(고안)의 명칭 등 명세서 발명(고안)의 명칭 도면의 간단한 설명 발명(고안)의 상세한 설명 특허(실용신안등록) 청구범위 도면 요약서
특허법 제42조, 실용신안법 제8조 발명(고안)의 상세한 설명 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 지식경제부령이 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하여야 한다.
특허(실용신안등록) 청구범위 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 "청구항"이라 한다)이 1 또는 2이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호 에 해당하여야 한다.
1. 발명(고안)의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것 2. 발명(고안)이 명확하고 간결하게 기재될 것
특허법 제29조, 실용신안법 제4조 산업상 이용할 수 있는 발명(고안) 영구기관, 미완성 발명, 순수한 영업방법 신규성 공지기술과의 동일성 여부 진보성 1 이상의 공지기술로부터 (극히) 용이하게 발명(고안)할 수 있는지 여부, 결합의 용이성 확대된 선원 후출원일 후 공개된 선출원과의 동일성 여부
보정기간 보정의 범위 발명의 상세한 설 명 . 도면 특허청구범위 1 2 특허결정의 등본 송달 전 최초거절이유통지 에 따른 의견서 제출 기간 이내 신규사항 추가금지 1. 2 최후거절이유통 지에 따른 의견서 제 출기간 이내 재심사를 청구할 때 신규사항 추가금지 신규사항 추가금지 + 청구범위감축 요건 등 추가 부적법한 보정의 취급 심사 중 : 거절이유 등록 후 : 무효사유 심사 중 : 보정각하 등록 후 : 무효사유 ( 특허법 제 47 조제 3 항의 요건은 제외 ) www.kipo.go.kr
www.kipo.go.kr
www.kipo.go.kr
www.kipo.go.kr
www.kipo.go.kr
www.kipo.go.kr
결정계 심판 [출원인(권리자) Vs 특허청장] 거절결정 등에 대한 심판 정정심판 당사자계 심판 ( 권리자 Vs 상대방 ) 권리범위확인심판 무효심판 정정무효심판 통상실시권허여의 심판
심판부 3인 또는 5인의 심판관 통상 심판장 1명, 심판관 2명(주심 1명) 절차 심판청구서 답변서 기술설명회, 의견서 심리종결통지 심결
청구인 이해관계인 또는 심사관 피청구인 권리자
적극적 권리범위확인심판 청구인: 권리자 피청구인: 실시자 확인대상발명(고안)은 실시자가 실제로 실시하는 것이어야 함 소극적 권리범위확인심판 청구인: 실시자 피청구인: 권리자 확인대상발명(고안)은 실시자가 실제로 실시하고 있는 것일 필요 없음 확인대상발명의 특정 확인대상발명의 도면과 설명서를 일체로 해석(99허5463) 도면과 설명서가 불일치하는 경우 설명부분을 기준으로 해석(2004후 3478)
실무상 동시에 진행되는 경우가 빈번 – 금반언의 문제 무효 심판 권리범위확인심판 - 비침해
권리범위확인심판에서의 무효 주장 특허법원 2009. 2. 18. 선고 2007허12961 [상고기각] 특허무효사유가 존재하는 것이 이해당사자 사이의 분쟁을 통하여 드러 난 제반 증거에 의하여 객관적으로 명백해졌고 이에 따라 그러한 증거를 기초로 특허무효심판을 청구하는 경우 특허무효심결이 내려져 확정될 것이 확실시되는 때에는, 그 특허권의 행사는 권리남용으로서 허용되지 않는다. 따라서 특허무효심판 이외의 권리범위확인심판절차 또는 소송절 차를 심리하는 특허심판원이나 법원으로서는 특허무효심결이 확정되기 이전이라도 당해 사건의 적정한 결론을 도출하기 위한 전제로서 위와 같 은 범위 안에서 특허무효사유의 존재 여부를 판단할 수 있다. 침해소송에서의 무효주장 대법원 2004.10.28 선고 2000다69194 판결
심결취소/침해 소송 절차
상고 심판/심결취소 소송 대법원 특 허 법 원 심결취소소송 특 허 심판원 침해 소송 대법원 고 등 법 원 지 방 법 원 상고 항소
주변한정주의
(peripheral definition system)
•
특허청구범위에 기재된 문언을 중시하는 해석 방식
•
주로 영미법계의 나라에서 채용하는 해석방식 대법원 2001. 9. 7. 선고 99 후 1584 판결 등 V.
중심한정주의
(central definition system)
•
특허청구범위에 기재된 문언을 발명이라는 추상적 , 기술적 사상을 구현한 전형적인 지침으로만 파악하는 방식
•
독일을 비롯한 대륙법계의 나라에서 채용하는 해석방식 대법원 1973. 7. 10. 선고 72 후 42 판결 등
청구범위 해석 문언침해 검토 균등론 적용 ?
유 형 문언 침해 균등 침해 이용 침해 특허 발명
A + B + C A + B + C A + B + C A + B + C
확인대상발명 (침해기술)
A + B + C A + B + c A + B + C + D A + B + c + D
생략 침해 불완전이용침해 선택 침해 우회 침해
A + B + C A + B + C A + B + C A + B + C A + B A + B + D ⓐ + B + C A + ⓑ + B + C 지적재산소송실무 , 특허법원 지적재산소송실무연구회 ( 구 특허재판실무편람 , 특허법원 )
판례 태도
O ( 침해로 인정 ) O ( 침해로 인정 ) O ( 침해로 인정 ) O ( 침해로 인정 ) X ( 침해 부정적 ) X ( 침해 부정적 ) X ( 침해 부정적 ) O ( 침해로 인정 )
실용신안 출원/심사 사례
구법(선등록제도)이 적용되는 사례 주요 심사이력 2005. 1. 출원서 제출 (출원인) 2005. 4. 보정요구서 (심사관 - 방식심사) 2005. 5. 명세서 등 보정서, 의견서 (출원인) 2005. 5. 설정등록 (선등록) 2007. 6. 기술평가청구서 (권리자 – 권리행사 목적) 2008. 1. 기술평가 의견제출 통지서 (심사관) 2008. 3. 기간연장신청서 (권리자) 2008. 4. 정정청구서, 의견서 (권리자) 2008. 7. 정정불인정이유통지서 (심사관) 2008. 9. 보정서, 의견서 (권리자) 2008. 11. 기술평가결정서 (심사관)
청구항 1 ~ 7 독립항(1), 종속항(2 ~ 7)
1 2 4 5 7 3 6
등록취소 대상: 청구항 1 ~ 7 등록취소 사유: 선행기술 에 비추어 진보성이 없음
청구항 기재 관형부의 연동 산들 (23d) 의 인접한 피크들 의 축방향 거리 연동 산(23d)의 피크와 연동 산(23d)에 인접한 독립 산(21d) 의 피크 사이의 축방향 거리 상호 다른 것 심사관의 청구항 해석
d2 p1, p2 상호 다른 것
심사관의 대비
해면작은나사산이 연장되 어 형성되는 피질작은나사 산 사이에 생성된 피질작 은나사산의 거리 p4 와 해면작은나사산이 연장되 어 생성된 피질작은나사산 의 이웃 나사산간의 거리 인 피치 (p1 과 동일 ) 상호 다른 것
정정내용 청구항 1, 5, 7 삭제 청구항 2, 4를 독립항으로 정정 청구항 6의 인용항 정정
1 2 4 5 7 3 6 2 4 3 6
이건 등록고안 이건 등록고안의 청구항 제4항 고안의 픽스츄어 에서, "관형부의 연동 산들(23d) 의 인접한 피크 들의 축방향 거리( p1 )와, 연동 산(23d)의 피크 와 연동 산(23d)에 인접한 독립 산(21d) 의 피크 사이의 축방향 거리( p2 )는 상호 다른 것 되어 있으나, 인용고안에는 이러한 구성에 대해 전혀 개시되어 있지 않습니다. "으로 아래 그림 1에서 보시는 바와 같이, 이건 등록고 안의 청구항 제4항 고안의 픽스츄어에서, "관형 부의 연동 산들(23d)의 인접한 피크들의 축방향 거리(p1)와, 연동 산(23d)의 피크와 연동 산 (23d)에 인접한 독립 산(21d)의 피크 사이의 축 방향 거리(p2)는 상호 다릅니다.
청구항 기재 관형부의 의 인접한 피크들의 축 방향 거리 연동 산들(23d) 심사관의 청구항 해석
d2
연동 산(23d)의 피크와 연동 산(23d)에 인접한 독립 산(21d) 의 피크 사 이의 축방향 거리
p1, p2
출원인의 청구항 해석
p1 p2
상호 다른 것
상호 다른 것 상호 다른 것
이건 고안 인용고안
피질부 해면부
심사관의 대비
해면작은나사산이 연장되어 생성된 피질작은나사산의 이웃 나사산간의 거리인 피치 (p1 과 동일 ) 와 상호 다른 것
출원인의 반박
이건 등록 고안과는 대비 대상이 될 수 없음 해면작은나사산이 연장되어 형성되는 피질작은나사산 사이에 생성된 피질 작은나사산의 거리 p4 “ 해면작은나사산이 연장되어 ” 연장된다는 기재가 인용고안에 없 음 “ 해면작은나사산이 연장되어 생성된 피질작은 나사산의 이웃 나사산간의 거리인 피치 ” p2 와 동일할 수는 있어도 일할 수는 없음 p1 과 동 p4 는 p2 와 동일
청구항 4에 기재로 인한 효과의 현저성 이건 등록고안의 청구항 제4항 고안의 픽스츄어처럼, "연동 산들(23d)의 인접한 피크들의 축방향 거리( p1 )와, 연동 산(23d)의 피크와 그 연동 산 (23d)에 인접한 독립 산(21d)의 피크 사이의 축방향 거리( p2 )가 상호 다른 구성"을 갖는 경우에는 주변골 조직에 부하를 균등하게 분배시켜 종래보 다 더 효율적으로 주변골의 골붕괴와 골파괴를 방지할 수 있게 됩니다 .
불인정 대상 : 청구항 2, 4, 6 불인정 이유 : 실질적으로 정정 전 청구항과 동일
보정내용 청구항 2 정정 청구항 4, 6 삭제
1 2 4 5 7 3 6 2 4 3 6 2 3
구성 1 구성 2 구성 3 구성 4 구성 5 구성 6 보정 후 등록된 청구항 2 치조골에 매식되는 치과용 임플란트의 픽스츄어(Fixture)에 있어서, 축방향으로 이격되어 원주방향으로 배치되며 인접한 피크로부터 측정되는 깊이인 제1 깊이를 갖는 일련의 깊은골들과, 인접한 피크로부터 측정되는 깊이로서 상기 제1깊이보 다 얕은 제2깊이를 갖는 얕은골들에 의해 축방향으로 이격되어 원주방향으로 배치되며 상기 깊은골들 사이에 각각 마련되는 복수의 산들을 갖는 몸통부; 상기 몸통부의 상기 깊은골들 사이에 마련되는 복수의 산들과 실질적으로 각각의 동일 한 나사곡선에 의하여 마련되는 복수의 연동 산들과, 상기 복수의 연동 산들 사이에 마 련되는 것으로서 적어도 하나의 피크와 상기 피크보다 하나 더 많은 골을 갖는 적어도 하나의 독립 산을 가지며, 상기 몸통부의 상부에 배치되는 관형부;를 포함하며, 상기 몸통부의 상기 깊은골에 인접한 피크 사이의 축방향 거리는, 상기 관형부의 상기 복수의 연동 산들 사이에 마련되는 상기 적어도 하나의 독립 산의 양측에 인접한 상기 연동 산의 각 피크 사이의 축방향 거리와 실질적으로 동일하며, 상기 몸통부의 상기 깊은골들 사이에 각각 마련되는 복수의 산들의 개수는 2개이며, 상 기 관형부의 상기 독립산은 하나의 피크와 두 개의 골을 갖는 한 줄의 산이며, 상기 관형부의 상기 연동 산들의 인접한 피크들의 축방향 거리와, 상기 연동 산의 피크 와 상기 연동 산에 인접한 상기 독립 산의 피크 사이의 축방향 거리는 상호 다른 것 을 특 징으로 하는 치과용 임플란트의 픽스츄어.
최초 출원시 청구 항 1 청구 항 1 청구 항 1 청구 항 1 청구 항 2 청구 항 4
구성 6에 대해서 정정의견서와 동일한 취지로 구성의 곤란성 및 효과의 현저성 주장
실용신안 무효/권리범위확인 심판 사례
무효심판과 권리범위확인심판(소극적)이 함께 진행됨 심판이력 2009. 2. 무효/권리범위확인(소극적) 심판청구(실시자) 2009. 4. 답변서 (권리자) [기술설명회 ; 서면 공방] 2009. 11. 심리종결통지서 2009. 11. 심결등본송달서
등록고안 확인대상고안 인용고안 1, 2
권리범위 포함?
무효?
권리범위확인심판 ( 소극적 ) 확인대상고안은 구성 6 미포함 기재불비(구성 6) 진보성 없음(청구항 2, 3) 무효심판 기재불비(구성 6) 청구항 2 : 진보성 없음 (인용고 안 1 + 인용고안 2) 인용고안 1 : 구성 1 ~ 4 동 일, 구성 5는 설계변경 인용고안 2 : 구성 6 동일 결합이 용이 청구항 3 : 진보성 없음 (인용고 안 1 + 인용고안 2)
권리범위확인심판 ( 소극적 ) 확인대상고안은 구성 1 ~ 6 포 함 기재불비 아님 진보성 없는 경우까지도 무효심 결이 확정되기 전에 다른 절차에 서 권리범위를 부정할 수 없음 확인대상고안이 구체적으로 특 정되지 못함 무효심판 기재불비 아님 인용고안 1은 출원일 이후 등록 공고된 것이어서 선행기술이 될 수 없음 청구항 2 : 진보성 있음 구성 5 : 임계적 효과 인정 됨, 인용고안 1, 2에 미개시 구성 6 : 인용고안 1, 2에 미 개시 결합이 용이 청구항 3 : 진보성 있음
권리범위확인심판 ( 소극적 ) 확인대상고안은 구성 6 미포함 기재불비 아님 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우 무효심결이 확정되기 전에 다른 절차에서 그 권리범위를 부 정할 수는 없음 확인대상고안은 충분히 특정되 었음 무효심판 기재불비 아님 인용고안 1은 선행기술이 될 수 있음 청구항 2, 3의 진보성 인정됨
선행기술의 공지시점 대법원 1986. 12. 23. 선고 83후40 판결 실용신안등록출원된 선행기술(고안)은 설정등록되는 시점부터 공중의 복사 및 열람에 응하게 되므로 실용신안등록출원된 선행기술(고안)의 공 지시점은 설정등록일 로 보는 것이 타당 권리범위확인심판과 진보성 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결 등록된 고안에 대하여 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우까지 무효심 결이 확정되기 전에 다른 절차에서 그 권리범위를 부정할 수는 없음 확인대상고안의 특정 대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 구성요소를 대비하여 차이점을 판단할 수 있을 정도면 충분함 특허법원 2008. 4. 25. 선고 2007허10705 판결 확인대상발명의 설명서와 도면을 일체로 해석하여 확인대상발명의 기술 적 구성을 특정해야 함
구성 6의 해석 “상기 관형부의 상기 연동 산들의 인접한 피크들의 축방향 거리(P’3)와, 상기 연동 산의 피크와 상기 연동 산에 인접한 상기 독립 산의 피크 사이의 축방향 거리(P’1, P’2)는 상호 다른 것”
구성 6의 해석 청구인의 주장 P’1, P’2, P’3이 모두 다름 피청구인의 주장 P’1, P’2는 각각 P’3와 다름 P’1, P’2는 서로 다를 수도 같을 수도 있음 심판부의 판단 – 구성 6의 해석에 있어서 청구인의 주장 수용 무효심판 위와 같은 차이로 응력분산에 차이가 생겨 구성과 효과가 상이한 것 으로 판단 구성 6은 인용고안 1, 2에 미개시 (청구기각) 권리범위확인심판 확인대상고안은 P’1 = P’2 확인대상고안은 구성 6 미포함 (청구인용)
심결취소/침해 소송 사례
경고장 ?
침해 소송
2009. 2 2009. 3
심판 청구
2009. 11
심결
2009. 12
심결 취소 소송 선고
2010. 3 2010. 11
항소 취하
2010. 12
선고 상고 취하
침해자의 무효심판청구 이후에 진행 소송이력 2009. 3. 소제기(원고: 권리자) 2009. 4. 답변서 (권리자) [변론준비, 변론] 2010. 3. 선고(원고 패소) 2010. 4. 원고 항소 2010. 12. 원고 항소 취하, 판결 확정
구성 6의 해석이 주요 쟁점이 됨 원고(권리자)의 주장 P’1, P’2는 각각 P’3와 다름 P’1, P’2는 서로 다를 수도 같을 수도 있음 피고의 주장 P’1, P’2, P’3이 모두 다름 법원의 판단 출원경과의 참작 P’1, P’2가 동일한 경우는 의식적으로 배제됨 원고 패소(침해하지 않음)
무효심결 및 권리범위확인심결에 대한 취소소송이 함께 진행 소송이력 2009. 12. 소제기(원고: 권리자) 2010. 2, 3. 답변서 (권리자) [변론준비, 변론] 2010. 11. 선고(원고 패소, 심결 유지) 2010. 12. 원고 상고 취하, 판결 확정
구성 6의 해석 권리자의 주장 P’1, P’2는 각각 P’3와 다름 P’1, P’2는 서로 다를 수도 같을 수도 있음 상대방의 주장 P’1, P’2, P’3이 모두 다름 법원의 판단 출원경과의 참작 P’1, P’2가 동일한 경우는 의식적으로 배제됨 두 사건 모두 원고 패소(권리는 유효하고 침해는 성립하지 않음)
출원 단계에서의 유의점
포괄적이되 명확한 청구범위 기재 가능한 최대의 범위로 해석될 수 있도록 기재 보정 및 정정의 기회가 있으므로 권리범위를 미리 포기할 필요 없음 발명(고안)의 정확한 반영 청구범위의 기재로부터 발명(고안)자가 의도한 발명(고안)이 도출되는지 확인 독립항을 일부러 포괄적으로 기재한 경우 발명자의 의도가 그대로 반영된 좁은 범위의 종속항 또는 별도의 독립항 을 함께 포함시킬 것 사례의 경우 구성 6이 고안자의 의도를 정확하게 반영하였는가?
구성 6을 직접 기재해본다면?
‘발명의 상세한 설명’의 상세한 기재 각 구성요소의 작용 및 효과에 대한 빠짐 없는 기재 공지된 경우 선행문헌을 인용 구성요소들 사이의 상호 작용 및 효과 심사 단계 등에서 진보성 주장시 중요한 자료, 결합의 곤란성 다양한 실험결과의 기재 효과의 현저한 차이를 입증할 수 있는 자료 다양한 실시예의 기재 분할출원을 통한 다각적인 대응이 가능해짐
의견서 제출 단계 신규성 및 진보성에 관한 대응방법 출원발명(고안) 및 선행기술에 대한 정확한 이해 대비를 통한 구성 및 효과의 차이 발견 결합의 곤란성 여부 사례에 관한 고찰 출원고안에 대한 이해는 정확했는가?
심판 및 소송 과정에서는 청구항 해석이 완전히 달라짐 선행기술과의 대비를 통해 차이점을 정확히 파악했는가?
출원인 스스로 불필요하게 청구범위를 축소해석하지는 않았는가?
출원경과과정이 고려되어 결과적으로 권리범위가 축소해석 만일 출원과정에서도 심판이나 소송과정에서와 같은 취지로 청구항을 해석하여 인용고안과의 차이점을 주장했더라면 등록이 유지될 수 있었 을까? 심판 소송에는 어떤 영향을 미쳤을까?