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개정 특허·실용신안 심사기준
주요 사항
특허청 특허심사제도과
1
외국어출원의 오역정정 심사기준 마련
2
거절결정 여부 판단기준 명확화
3
합금심사기준 개선
4
비변리사의 대리업무 금지 명확화
5
발명의 카테고리 기재불비 판단기준 제시
6
삭제항을 인용하여 발생한 하자 치유 가능
1
외국어출원의 오역정정 심사기준
특실 심사기준 제5부 제5장 제3절
□ 심사관은 국어번역문에 따라 보정된 명세서(심사대상 명세서)로 심사 수행
□ 신규사항 추가 여부는 심사대상 명세서와 외국어 명세서(원문), 국어번역문
을 대비하여 판단
□ 국어번역문에 오역이 있는 경우 국어번역문 오역정정과 별도로 심사대상 명
세서도 보정 필요
□ 오역정정에 관한 설명이 불충분한 경우 오역정정에 대한 설명서에 대한 보정
필요
3
1
외국어출원의 오역정정 심사기준 사례
A. 원문 신규사항 추가 금지 위반한 경우
(1) 출원 시 외국어명세서(A), (2) 국어번역문(B) 제출에 따라 명세서 A→B로 보
정 간주, (3) 국어번역문 B→C로 오역정정, (4) 명세서 B→C로 보정
(1)외국어출원
(2)국어번역문 제출
(3)국어번역문
오역정정
(4)심사대상
명세서 보정
명세서
A
B
-
C
국어
번역문
-
B
C
-
□ 국어번역문(B)이 원문(A)과 일치하지 않아 일반보정 및 오역정정을 통해 심
사대상 명세서등과 국어번역문을 C로 보정한 경우, 심사대상 명세서등(C)은 원
문(A)의 범위를 벗어났으므로 원문 신규사항 위반이 됨
4
1
외국어출원의 오역정정 심사기준 사례
B. 국어번역문 신규사항 추가 금지 위반한 경우
(1) 출원 시 외국어명세서(A), (2) 국어번역문(A) 제출에 따라 명세서 A(영어)
→B(국어)로 보정 간주, (3) 국어번역문 A→B로 오역정정, (4) 명세서 미보정
(1)외국어출원
(2)국어번역문 제출
(3)국어번역문
오역정정
(4)심사대상
명세서 보정
명세서
A
A
-
A
국어
번역문
-
A
B
-
□ 국어번역문(A)에 오역이 없었으나, 별도 명세서등(A)의 보정 없이 오역정정
(B)만을 하여 국어번역문(B)과 원문(A)이 달라지게 된 경우, 국어번역문 신규사
항 위반이 됨
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1
외국어출원의 오역정정 심사기준 사례
C. 원문 및 국어번역문 신규사항 추가 금지 위반한 경우
(1) 출원 시 외국어명세서(A), (2) 국어번역문(B) 제출에 따라 명세서 A→B로 보
정 간주, (3) 국어번역문 B→C로 오역정정, (4) 명세서 B→D로 보정
(1)외국어출원
(2)국어번역문 제출
(3)국어번역문
오역정정
(4)심사대상
명세서 보정
명세서
A
B
-
D
국어
번역문
-
B
C
-
□ 보정된 심사대상 명세서등(D)은 오역정정된 국어번역문(C)와 원문(A)를 벗어
난 것에 해당하므로 원문 및 국어번역문 신규사항 위반에 해당됨. 출원인은 오
역정정된 국어번역문을 다시 오역정정(C→A)하고, 심사대상 명세서등도 동일하
게 보정(D→A)하여 원문 및 국어번역문 신규사항 위반 거절이유를 해소해야 함.
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2
거절결정 여부 판단기준 명확화
특실 심사기준 제5부 제3장 제5.2절
신규성·진보성
 청구항의 위치와 관계없이 기통지한
인용발명으로 신규성·진보성이 부정될
수 있는 경우 거절결정 가능
☞ 출원인이 인용발명의 존재를 인지하
였으므로 의견제출기회를 부여한 것으
로봄
기재불비
 동일한 청구항에 대해 기통지한 거절
이유가 동일하고 기재불비의 대상 부분
이 동일한 경우에만 기통지한 거절이유
로 거절결정 가능
 다만, 해당 청구항이 거절이유를 통
지하지 않은 청구항에 관한 발명인 경
우에는 다시 거절이유 통지
 보정 후 청구항에 기재된 발명이 거절이유를 통지한 다른 청구항의 발명과 동일해
진 경우에는 거절결정 가능
 신설항에 대해서는 기통지한 청구항과 동일한 경우를 제외하고 의견제출기회 부여
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2
거절결정 여부 판단기준 명확화: 신규성·진보성 사례
A. 해당 청구항의 거절이유를 적용하는 경우
청구항
심사내용
보정 전
청구항 1 : A로 이루어진 장치
인용발명 1 진보성 통지
보정 후
청구항 1 : A, B로 이루어진 장치
인용발명 1 진보성 거절결정
가능
B. 해당 청구항과 동일한 다른 청구항의 거절이유를 적용하는 경우
청구항
보정 전
보정 후
심사내용
청구항 1 : A로 이루어진 장치
인용발명 1 신규성 통지
청구항 2 : A, B로 이루어진 장치
인용발명 1+2 진보성 통지
청구항 1 : A, B로 이루어진 장치
인용발명 1+2 진보성 거절결
정 가능
청구항 2 : 삭제
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2
거절결정 여부 판단기준 명확화: 신규성·진보성 사례
C. 해당 청구항과 상이한 다른 청구항의 거절이유를 적용하는 경우
청구항
보정 전
보정 후
심사내용
청구항 1 : A로 이루어진 장치
인용발명 1 신규성 통지
청구항 2 : A, B로 이루어진 장치
진보성 미통지
청구항 3 : A, C로 이루어진 장치
인용발명 1+2 진보성 통지
청구항 4 : A, D로 이루어진 장치
인용발명 1+3 진보성 통지
청구항 1 : A, F로 이루어진 장치
인용발명 1+2 진보성 최후거절이유 통지
청구항 2 : A, E로 이루어진 장치
인용발명 1+2 진보성 거절결정 가능
청구항 3 : A, C, D로 이루어진 장치
인용발명 1+2+3 진보성 최후거절이유 통지
청구항 4 : A, B, D로 이루어진 장치
인용발명 1+3 진보성 최초거절이유 통지
청구항 5 : (신설) A, D로 이루어진 장치 인용발명 1+3 진보성 거절결정 가능
청구항 6 : (신설) A, G로 이루어진 장치 인용발명 1+2 진보성 최후거절이유 통지
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2
거절결정 여부 판단기준 명확화: 기재불비 사례
청구항
청구항 1 : A로 이루어진 장치
보정 전 청구항 2 : A, B로 이루어진 장치
심사내용
A에 기재불비 1 통지
B에 기재불비 2 통지
청구항 3 : A, C로 이루어진 장치
기재불비 미통지
청구항 1 : A, D로 이루어진 장치
D에 기재불비 1 있는 경우 최후거절이유 통지
청구항 2 : A, C로 이루어진 장치
C에 기재불비 2 있는 경우 최초거절이유 통지
보정 후 청구항 3 : A, B, D로 이루어진 장치
청구항 4 : (신설) A로 이루어진 장치
B에 기재불비 2 있는 경우 거절결정 가능
A에 기재불비 1 있는 경우 거절결정 가능
청구항 5 : (신설) A, B, C로 이루어진 장치 A에 기재불비 1 있는 경우 최후거절이유 통지
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3
합금심사기준 개선
특실 심사기준 제9부 제6장
개정심사기준
현행심사기준
 출원발명이 합금 성분과 그 성분의 조
성범위에 관한 발명인 경우에는 합금심
사기준 적용
 명세서에 합금 실시예 기재 또는 청
구범위에 조성비 기재를 예외없이 강제
 명세서에 합금 실시예 기재 또는 청구
범위에 조성비 기재를 원칙으로 함
 공지된 합금이거나 발명의 목적에 비
해 조성비가 중요하지 않은 경우 등은 예
외로 규정
< 심사기준 개정 의의 >
 합금심사기준이 적용되는 대상을 명확히 한정
 명세서 기재요건을 심사관의 판단을 전제로 하는 규정으로 완화
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4
비변리사의 대리업무 금지 명확화
특실 심사기준 제1부 제2장 제2절
현행심사기준
 일반적으로 변리사가 임의대리인을 선임
 대리업무는 업으로 하지 않으면 누구나
할 수 있음
개정심사기준
 변리사가 아닌 자는 업으로 하는지 여부
와 관계없이 특허 등의 대리업무 금지
 다만, 민사소송법 제88조의 준용에 따라
출원인과 일정한 관계, 즉 4촌 안의 친족관
계나 고용계약 관계를 입증한다면 비변리사
의 대리업무 허용
< 변리사가 아닌 사람의 대리업무 금지 절차 >
대리인이 변리사,
법정대리인, 특허관리인
인지 여부 판단
의심될 경우
보정명령, 절차 추인
안내, 심사보류
비변리사의 대리업무
확정 및 출원인 절차 추인
산업재산인력과에
위반 대상자 통보
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5
발명의 카테고리 기재불비에 대한 판단기준 제시
특실 심사기준 제2부 제4장 제4절
□ 특허법에서는 물건의 발명과 방법의 발명에 따라 실시행위와 효력범위를 다르
게 규정하고 있음
□ 따라서, 발명의 카테고리를 청구항의 말미에 사용된 용어 또는 표현에 의해 물
건인지 방법인지를 판단하는 것을 원칙으로 함
□ 발명의 실체를 파악하여 카테고리의 구분이 어려울 경우 불명확한 것으로 판단
☞ “물건의 발명”의 경우 발명을 특정하기 위하여 물건의 구조, 기능 또는 결합을
표현할 수 있는 다양한 표현 방식을 사용 가능
☞ “방법의 발명”의 경우 발명을 특정하기 위하여 방법, 행위 또는 동작을 표현할
수 있는 다양한 표현 방식을 사용 가능
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6
삭제항을 인용하여 발생한 하자 치유 가능
특실 심사기준 제4부 제3장 제2절
개정심사기준
현행심사기준

을
는
회
최후보정, 재심사시 삭제된 청구항
직접 인용하는 청구항에 하자가 있
경우 보정각하하지 않고 의견제출기
부여
 최후보정, 재심사시 삭제된 청구항을
직·간접으로 인용하는 청구항에 하자가
있는 경우 보정각하하지 않고 의견제출
기회 부여
 단, 다른 거절이유가 없고 청구항 번
호를 보정하여 하자가 치유될 수 있는 경
우로 한정
< 심사기준 개정 의의 >
 최후보정시 쉽게 치유가능한 단순하자까지 보정각하한다면 출원인에게 가혹함
 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생길 염
려가 없는 단순 하자의 경우에는 출원인에게 보정기회 부여함
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6
삭제항을 인용하여 발생한 하자 치유 가능 : 사례
보정 전
[청구항 1]
A로 이루어진 장치
[청구항 2]
제 1항에 있어서,
B를 더 포함하는 장치
[청구항 3]
제 2항에 있어서,
C를 더 포함하는 장치
[청구항 4]
제 3항에 있어서,
상기 C는 C’로 이루어진 장치
보정 후
[청구항 1]
A, B로 이루어진 장치
[청구항 2]
삭제
[청구항 3]
제 1항에 있어서,
C를 더 포함하는 장치
[청구항 4]
제 1항에 있어서,
상기 C는 C’로 이루어진 장치
□ 보정 전 청구항 4는 청구항 2를 간접적으로 인용
□ 보정 후 청구항 2가 삭제되었고, 이와 관련하여 청구항 3, 4를 보정하는 과정
에서 청구항 4에서 “상기” 기재불비 발생
□ 청구항 4에 다른 거절이유가 없고 청구항 번호를 보정하여 하자가 치유 가능
하므로 특허법 제51조제1항에 따라 보정각하하지 않고 의견제출기회 부여
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감 사 합 니 다.
특허청 특허심사제도과
위재우 사무관
042-481-5398
[email protected]