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특허제도 선진화를 위한
개정 특허법(법률 제12753호) 주요 사항
특허청 특허심사제도과
1
특허제도 선진화를 위한 일부 개정 특허법
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창의적 아이디어 보호를 위한 특허법 개정
1
특허제도 선진화를 위한 특허법 일부 개정
1
국제규범 반영 등을 통한 국제 조화
특허법 개정 추진 방향
국제규범 및 국내⋅외 환경변화에 적극 대응하기 위해
체계적이고 계획성 있는 특허법 개정 추진
추진방향
국제규범 반영을 통한 국제 조화
추진방향
국내‧외 환경변화에 대응한 법개정 수요 반영
추진방향
알기 쉬운 법령 만들기
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1
국제규범 반영 등을 통한 국제 조화
A. 출원일 인정 요건 간소화 (제42조의2 및 제42조의3 신설)
PLT 내용 및 현행
 출원일 인정 3요소만 제출하면
출원일 인정
(출원일 인정 3요소)
①취지, ②출원인 신원, 연락처 정보,
③외관상 설명서로 보이는 부분
특허법 개정 내용
 발명의 설명을 적은 명세서를 첨부한
특허출원서 제출하면 특허출원일 인정
- 현행 청구범위제출유예 제도의
출원일 인정 요건 완화 명확화
 최초 명세서는 외국어(영어)로 작성 가능
 ③에 대해서는 모든 언어 허용
일정기간에 번역문 제출 요구 가능
 일정기간(최선일로부터 14개월) 이내
- 청구범위 기재 및 외국어 명세서에 대한
국어번역문 제출 의무(미 기재시 취하간주)
 발명의 상세한 설명의 형식적 기재 요건
위반시 거절이유 및 무효이유 대상(현행)
 발명의 설명의 형식적 기재 요건 위반 시
보정 대상
< 출원일 인정 요건 간소화 의의 >
 외국어(영어논문)로도 제출이 가능하므로 신속하게 출원일 선점 가능
 다만, 출원일까지 제출된 내용 안에서만 보정 가능 → 출원일까지 발명의 충실한 기재 필요
 출원일 인정 후에는 일정기간(최선일로부터 14개월) 이내에 국어로된 제42조에 따른
명세서 출원형식(발명의 설명+청구범위)을 갖추어야 함
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1
국제규범 반영 등을 통한 국제 조화
A. 출원일 인정 요건 간소화 (제42조의2 및 제42조의3 신설)
외국출원
(예: 미국)
현행
개정
외국출원
명세서
외국출원
명세서
(Calcium is
good for teeth)
(Calcium is
good for teeth)
출원명세서
<국어=번역문>
출원명세서
<외국어>
조약우선권주장출원
(외국출원 후 12개월이내)
국내출원
(칼슘은 이빨에
좋음)
최소 2개월
번역문
제출유예
효과
등록
(Calcium is good
for teeth)
보정효과
보정명세서
보정
좋음→좋다
좋음→좋다
등록명세서
(칼슘은 이빨에
좋음)
번역문 제출
(최선일로부터 14개월 이내)
 미제출시 취하간주
(칼슘은 이빨에
좋음)
보정
(칼슘은 이빨에
좋다)
번역문
등록명세서
(칼슘은 이빨에
좋다)
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1
국제규범 반영 등을 통한 국제 조화
A. 출원일 인정 요건 간소화 (제42조의2 및 제42조의3 신설)
영어 논문
(Calcium is
good for teeth)
영어논문
(Calcium is
good for teeth)
출원명세서
(Calcium is
good for teeth)
영어논문 번역
(칼슘은 이빨에
좋음)
번역 등
명세서 작성 시간
단축(3.7개월) 효과
출원명세서
(칼슘은 이빨에
좋음)
보정효과
번역문
(칼슘은 이빨에
좋음)
번역문 제출
(최선일로부터 14개월 이내)
 미제출시 취하간주
보정명세서
(칼슘은 이빨에
좋음)
우수한 연구결과에 관한 영어 논문 작성 후
논문 투고와 동시에 영어 논문 내용 그대로
출원 가능
명세서 형식[국어&(발명의 설명
+청구범위)]에 맞게 작성하는데 소요되는
시간 만큼 출원일 선점 가능
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1
국제규범 반영 등을 통한 국제 조화
B. 보정/정정 기준 전환 (1) (제47조 & 제208조)
번역문 기준 (현행)
원문 기준 (개정안)
 명세서 보정 및 정정 기준은
기준일까지 제출된 국어번역문
 명세서 보정 및 정정 기준은
국제출원(출원) 시 제출된
외국어 명세서(원문)
 다만, 등록 후 국제출원 시 제출된
명세서에 없는 사항은 무효사유
 다만, 명세서 보정은 원문 범위뿐만
아니라 번역문 범위 이내에서 해야 함
(보정기간 중 번역문 오역정정 가능)
 확대된 선원 지위는 국어번역문과
국제출원 시 제출된 명세서 공통
기재 발명
 확대된 선원 지위는 국제출원(출원)시
제출된 명세서(원문) 기재 발명
< 보정/정정 기준 원문 전환 의의 >
 국어번역문의 단순한 오역으로 인한 출원인 불이익 해소 가능
 다만, 번역문 품질 담보 및 외국어 출원에 대한 과도한 심사 부담 제어 등을 위해
심사단계에서는 원문과 번역문 기준 보정 제한
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1
국제규범 반영 등을 통한 국제 조화
B. 보정/정정 기준 전환 (2) (제47조 & 제208조)
국제출원
현행
개정
국제출원명세서
국제출원명세서
(Calcium is good
for teeth)
(Calcium is good
for teeth)
보정효과
국내단계 진입
보정단계
국어번역문 =
국어명세서
(칼륨은 이빨에
좋음)
현행
개정안
원문 위반
무효이유
거절이유
무효이유
번역문
위반
거절이유
무효이유
거절이유
보정명세서
(칼륨은 이빨에
좋음)
보정
보정
칼륨→칼슘
칼륨→칼슘
좋음→좋다
좋음→좋다
등록명세서
등록명세서
(칼륨은 이빨에
좋다)
국어번역문
(칼륨은 이빨에
좋음)
오역정정
칼륨→칼슘
정정 번역문
(칼슘은 이빨에
좋음)
(칼슘은 이빨에
좋다)
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B. 보정/정정 기준 전환 (3) (제47조 & 제208조)
외국어출원 명세서 보정 사례
보정효과
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국제규범 반영 등을 통한 국제 조화
1
B. 보정/정정 기준 전환 (4)
구분
출원
(§42조2① 등)
현행 국제특허출원
개정안 국제특허출원
특허법 개정안
국어 출원
영어 출원
출원서
국제출원서
국제출원서
특허출원서
특허출원서
명세서
외국어 발명의 설명
외국어 발명의 설명
국어 발명의 설명
영어 발명의 설명
청구범위
외국어 청구범위
외국어 청구범위
국어 청구범위
영어 청구범위
청구범위제출유예
(§42조2① 등)
-
-
도면
도면
좌동
최선일로부터 14개월
최선일로부터 14개월 이내
이내 청구범위 미보정 시 청구범위 미보정(번역문 제출
취하 간주
후 보정 가능)시 취하 간주
좌동
좌동
최선일로부터 2년 7개월 이내 최선일로부터 2년 8개월 이내
발명의 설명ㆍ청구범위 번역문 발명의 설명ㆍ청구범위 번역문
미제출 시 취하 간주
미제출 시 취하 간주
-
출원일 선점 후 최선일로부터
14개월 이내 직역 번역문
미제출 시 취하간주
번역문을 명세서 등으로 간주
번역문에 따라 외국어 명세서
등이 명세서 등으로 보정 간주
-
번역문에 따라 외국어
명세서가 명세서로 보정 간주
번역문 제출 & 수수료납부 &
기준일 경과
좌동
출원 후 가능
번역문 제출 후 가능
원문(최명도) 신규사항
무효사유
거절이유&무효사유
거절이유&무효사유
거절이유&무효사유
번역문 신규사항
거절이유 & 무효사유
거절이유
-
거절이유
번역문 오역정정
X
O
-
O
심사대상
한국어 기재 명세서, 도면
좌동
좌동
좌동
확대된 선원 범위(§29③)
원문 & 번역문 공통기재사항
국제출원 명세서 기재사항
최초 명세서 및 도면
좌동(원문 기재사항)
국내 우선권주장 기초출원 (§55①)
영어 명세서 및 도면
좌동
최초 명세서 및 도면
좌동(원문 기재사항)
번역문
(§201① §42의3② 등)
심사청구 前
명세서, 청구범위
도면, 요약서
보정 가능시기 (§47① 등)
보정 범위
(§47② 등)
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국내ㆍ외 환경 변화에 대응한 법개정 수요 반영
A. 명세서를 발명의 설명과 청구범위로 구분
• 국제규범과의 조화 및 해석상 논란 방지 등을 위해 우리 특허법의 명세서,
청구범위 개념을 주요국 및 조약과 일치
• 명세서를 발명의 설명(현행: 발명의 설명+도면의 간단한 설명+발명의 상세한 설명)과
청구범위로 구분(제42조②)
구분
발명의 설명 부분
권리서 부분
도면
명세서
제42조
발명의 명칭
도면의 간단한 설명,
발명의 상세한 설명
특허청구범위
제201조
명세서
청구의 범위
도면
일본 제36조
明細書
特許請求の 範囲
圖面
중국 제26조
설명서(说明书)
권리요구서(权利要求书)
도면(附图)
PCT 제3조
Description
Claim(s)
Drawing(s)
EPC 제78조
Description
Claim(s)
Drawing(s)
현행
특허법
미국 제112조
PLT 제5조
특허법 개정안
Specification
Description
Claim(s)
Description
Claim(s)
명세서
발명의 설명
청구범위
도면
Drawing(s)
Drawing(s)
도면
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2
국내ㆍ외 환경 변화에 대응한 법개정 수요 반영
B. 국내미생물 기탁기관 지정 및 관리 규정 마련
• 국내 미생물 기탁기관의 지정 및 관리 규정 마련(제58조①)
C. 특허료 미납에 따른 특허권 회복 요건 완화
• 특허료 미납에 따른 특허권 회복 요건인 ‘실시 중인 발명’ 삭제하여
실시 요건에 상관없이 모든 특허발명 회복 가능[단, 회복가능기간(납부 마감일
로부터 3개월)은 현행 유지] (제81조의3③ 개정)
• 회복 시 납부해야 하는 특허료를 현행 3배에서 2배로 경감
D. 의약품 특허권 존속기간 연장등록제도 정비
• 특허권 존속기간의 연장 횟수를 1회로 제한(제89조① 개정)
• 현행 ‘특허권자에게 책임있는 사유로 소요된 기간’을 ‘허가등을 받은 자에게
책임있는 사유로 소요된 기간’으로 개정(제89조② 개정)
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국내ㆍ외 환경 변화에 대응한 법개정 수요 반영
E. 정정심판의 제한
• 현행 무효심판이 특허심판원에 계속되는 경우에만 정정심판을 제한하던 것을
정정의 무효심판이 특허심판원에 계속되는 경우에도 제한(제136조① 개정)
- 정정의 무효심판 중에는 정정 청구 가능(제137조③)
F. 국제특허출원에 대해 번역문 제출 기간 연장 제도 도입
• 외국어로 출원된 국제특허출원의 국내서면제출기간 만료일 전 1개월로부터
그 만료일까지 서면을 제출하면서 번역문의 제출기간을 연장해 달라는 취지를
적은 경우 국어번역문 제출기간 1개월 연장(제201조① 단서 개정)
* ’15년 1월 1일 국제특허출원부터 적용. 한편, 국내서면제출기간까지 서면은 반드시 제출해야 함
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국내ㆍ외 환경 변화에 대응한 법개정 수요 반영
G. 기타 미비점 보완·정비
□ 국방관련 출원의 보상금 청구권 관련 규정 정비(제41조⑥)
• 외국에의 특허출원 금지를 위반한 경우에도 비밀취급명령을 위반한 경우와
동일하게 보상금 청구권을 포기한 것으로 간주
□ 재심사 청구 관련 규정 정비(제67조의2)
• 재심사 청구 이후에 심판청구가 무효·취하되더라도 재심사를 청구할 때에
심판청구가 있으면 재심사 청구 불가임을 명확화
• 재심사 청구 시 보정에 관한 의견서 제출 가능 명확화
□ 심판정 질서 유지 근거 규정 마련(제154조)
• 심판장은 구술심리에 의한 심판의 진행 및 구술심리 중 심판정 내의
질서유지를 관리한다는 것을 명확히 규정
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Q&A
1. 외국어출원의 국어번역문에 오역이 있는 경우 국어번역문만
오역정정하면 되나요?
외국어출원의 국어번역문에 오역이 있는 경우 국어번역
문의 오역 정정과 함께 명세서 보정도 별도로 해야 함
 명세서로 간주되는 현행 국제특허출원의 국어번역문과 달리 새롭
게 도입되는 외국어특허출원(외국어 국제특허출원도 동일)에서는
국어번역문은 명세서와 별도로 존재하는 서류임
국어번역문의 오역정정만 하고, 관련 사항에 대한 명세서
등 보정을 하지 않은 경우에는 국어번역문 위반 신규사
항 거절이유(법 제47조제2항 후단) 발생 가능성이 높음
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Q&A
2. 명세서 보정을 하면 이와 동일하게 국어번역문의 오역정정도
해야 하나?
일반적인 보정인 경우에는 No!!!
다만, 보정 사항이 국어번역문에 없는 또는 국어번역문의 오역과
관련된 원문(최초명세서 또는 도면) 기재 사항에 관한 것인 경우
에는 국어번역문도 오역정정해야함
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Q&A
3. 국어번역문의 제출기간에 국어번역문의 오역이 있으면 오역정
정을 해야 하나?
불필요!!!
국어번역문 제출기간에는 국제특허출원 국내서면제출기간에 새
로운 국어번역문을 제출할 수 있는 것(종전, 현행 동일)처럼 오역
을 정정한 새로운 국어번역문을 제출하면 됨(새로운 국어번역문
을 제출하면 종전의 국어번역문은 없던 것으로 봄. 갈음 효과)
다만, 국어번역문을 제출한 후 심사청구를 하거나 명세서 등을 보
정한 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없으므로, 이 경우
에는 국어번역문을 오역정정할 수 밖에 없음
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Q&A
4. 외국어 특허출원도 국어번역문 제출 연장 제도가 있나요?
없음!!!
국어번역문 제출 연장 제도는 국내서면제출기간에 임박하여 국
내 진입을 하는 관계로 외국어 국제특허출원의 명세서 등에 대한
국어번역문을 제출함에 있어서 시간이 부족한 문제를 해소하기
위해 도입된 제도임
한편, 외국어 특허출원은 외국어 출원(국내 출원) 이후에 최대 1
년 2개월의 국어번역문 제출기간이 부여되므로 별도의 연장 제도
가 불필요하고, 또한 출원공개 문제로 연장할 수도 없음
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Q&A
5. 외국어 특허출원 후 국어번역문 제출 전에 명세서 등의 보정이
가능한지?
불가능!!!
외국어 특허출원 후 국어번역문을 제출하기 전까지는 심사 대상
이 되는 국어로 된 명세서가 없기 때문에 명세서 또는 도면을 보
정할 수 없음
따라서, 영어 논문 등을 이용한 출원과 같이 청구범위가 없는 외
국어 특허출원을 한 경우 청구범위를 적는 보정(최우선일로부터
1년 2개월 이내)을 하기 위해서는 외국어 명세서에 대한 국어번
역문을 제출한 후 청구범위를 적는 명세서 보정을 해야 함
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Q&A
6. 외국어출원을 할 수 있는 언어는?
외국어출원을 할 수 있는 언어는 현재 영어로만 한정
예정
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Q&A
7. 외국어 명세서의 법적 지위는?
외국어 명세서는 출원 시 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 법적
지위를 그대로 가짐
즉, 명세서 보정 기준(신규사항 여부), 국내우선권 효과, 분할 및
변경출원 범위, 확대된 선출원 지위 등을 가짐
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Q&A
8. 등록 후에도 오역을 정정할 수 있는지?
현실적으로 불가
기본적으로 외국어 명세서를 국어 명세서로 전환하는 것은 번역
과정이 아닌 보정 과정임(특허법 제42조의3제5항)
따라서, ‘Ca’를 ‘칼륨’이라고 출원인이 보정한 것을 다시
‘칼슘‘으로 정정하는 것은 실질적 변경에 해당할 가능성이 높음
 정정의 허용 범위는 개정 전후가 동일
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Q&A
9. 번역문을 오역할 경우 받는 불이익은?
1.
번역문을 오역할 경우 번역문에 따라 보정된 국어명세서가
출원공개되므로 출원공개 효과에 부정적 영향 미침
2.
오역정정할 때는 심사청구료의 절반 수준에 해당하는
오역정정료 납부
3.
오역정정을 위해서는 반드시 오역정정 설명서 제출 의무
4.
심사착수 후 오역정정 시 일반적으로 최후 거절이유를
통지받을 가능성이 높아 상대적 보정기회 박탈
24
2
창조적 아이디어 보호를 위한
특허법 일부 개정
1
공지예외주장 보완 제도 도입
추진 배경
- 공지예외주장이 ‘출원 시에만’ 가능하므로,
출원할 때 실수로 공지예외주장을 누락하면 특허를 받지 못하는 문제점 존재
- 공지예외주장 기본요건(공지예외사유 및 법정기간)을 만족함에도
단순한 절차 미준수로 인해 권리 상실을 초래하는 것은 출원인에게 매우 불이익
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1
공지예외주장 보완 제도 도입
개정 사항 (공포 후 6개월이 되는 날(2015. 8월 경) 이후 출원부터 적용)
- 공지예외주장 요건을 완화하여 현행 ‘출원 시’뿐만 아니라
‘사후 주장(설정등록 이전)’도 가능하도록 공지예외주장 가능 기간 확대
주요내용
장점
단점
비고
현행
출원 시에만
공지예외주장 가능
심사 및 제3자 공중
감시 편의 최대
• 절차 미 준수 시 출원인
권리 보호 불가
주요국 운영
(EPO, 일본,
중국 등)
개정안
출원 시부터 설정등록 시까지
공지예외주장 가능
단, 설정등록 이후 불가
출원인/심사관/3자
균형적 보호 가능
• 설정등록 전 절차
미준수 시
출원인 권리 보호 불가
출원시
의견제출기간
특허결정
설정등록
설정등록기간
자진보정기간
공지예외주장
불가
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2
등록 후 분할출원 제도 도입
추진 배경
- 등록결정 이후 표준 결정 등에 따라 추가 권리화할 필요가 있으나,
주요국과 달리 분할출원이 불가능한 문제점 개선 필요
*
• 보정 가능 기간
• 거절결정에 대해
심판을 청구할 수
있는 기간
• 출원 및 심판 계속 • 보정 가능 기간
중에는 언제든지
• 특허 허여 결정의
경우 등록료
납부 전
• 출원 및 심판 계속 • 원출원의 계속 중
• 거절결정등본 송달 중에는 언제든지
일로부터 30일내
• 특허 허여 결정
또는 허여통지일로
부터 2개월 이내
• 거절결정서를 받은
등본송달일로부터
날로부터 3개월
30일 이내
이내
* EPO: 등록 설정등록일 전까지로 변경(2010년 개정 이전으로 회귀)(2014. 4. 1. 시행)
28
2
등록 후 분할출원 제도 도입
개정 사항 (공포 후 6개월이 지난(2015.8월 경) 후 등록결정 등본을 송달받은
출원부터 적용)
- 출원인이 시장변화 등에 능동적으로 대응할 수 있도록 특허등록 결정 후 설정등록 전까지
분할출원할 수 있도록 함
o 특허등록 결정 이후 3개월(최대)
이내까지 분할출원 가능
* 미국 및 EPO : 출원 계속 중인 경우 분할출원 가능
※ 특허등록결정 등본 송달받은 날부터 3개월이 되는
날 또는 설정등록일 중 빠른 날까지
29
감 사 합 니 다.
특허청 특허심사정책과
신진섭 서기관
042-481-5397
[email protected]