Transcript 授予专利权的实质性条件之三性判断

授予专利权的实质性条件之三性判断
——新颖性、创造性、实用性
刘
铭
专利复审委员会
E-mail：[email protected]
两个基本问题
• 什么是专利？
• 给予专利保护的原因是什么？
课程内容
第一节
专利法第22条第2款：新颖性
第二节
专利法第22条第3款：创造性
第三节
专利法第22条第4款：实用性
第一节 新颖性
一、立法宗旨
防止将已经进入公有领域的技术批准为
专利 ；
贯彻先申请原则和避免重复授权。
二、法律规定
新颖性，是指该发明或者实用新型不属
于现有技术；也没有任何单位或者个人
就同样的发明或者实用新型在申请日之
前向国务院专利行政部门提出过申请，
并且记载在申请日以后公布的专利申请
文件或者公告的专利文件中。（A22.2）
三、基本概念
1.申请日
专利法第28条规定，国务院专
利行政部门收到专利申请文件之日
为申请日。如果申请文件是邮寄的，
以寄出的邮戳日为申请日。
2.现有技术
专利法第22条第5款规定：
本法所称现有技术，是指申请日
以前在国内外为公众所知的技术。
为公众所知的含义
技术的实质内容处于能够被公众获得的状
态。
公众想要了解即能得知，想要获取即能得
到，并不要求公众必须已经得知、或者必
须已经获得，也不要求公众中每一个人必
须都已经得知。
例如：公共图书馆登记上架的技术书籍。
公众
非特定人
特定人
为公众所知的形式：
 时间界限，以申请日为准，有优先权的
以优先权日为准。
 公开方式：出版物公开
使用公开
其它方式公知(兜底条款)
3.抵触申请
在申请日以前也没有任何单位或者个人
就同样的发明或者实用新型向国务院专
利行政部门提出过申请，并且记载在申
请日以后（含申请日）公布的专利申请
文件或者公告的专利文件中。
（注：抵触申请不属于现有技术）
4.发明或者实用新型
专利法第22条第2款所说的发明或者实用
新型是指专利申请权利要求要保护的技
术方案。
三、专利法第22条第2款的法律内涵
实质在于通过比较进行判断
1.对比对象
对比
发明创造 —————— 现有技术
（权利要求）
抵触申请
2.对比的执行者
对比
发明创造 —————— 现有技术
（权利要求）
抵触申请
执行者
所属技术领域的技术人员
主要特点：
 知晓申请日或者优先权日之前发明所
属技术领域所有的普通技术知识；
 能够获知该领域中所有的现有技术；
 具有应用该日期之前常规实验手段的
能力，但他不具备创造能力；
 从该其他技术领域中获知该申请日或
优先权日之前的相关现有技术、普通技
术知识和常规实验手段的能力。
四、新颖性的审查
一）审查对象
1.审查的专利申请中的每一项权利要求
所要求保护的技术方案。
说明书可以帮助理解权利要求的含义，
但不能限定专利权的保护范围。
2.每一项权利要求必须作为一个整体参
与对比。
二）审查原则
1、“同样的发明或者实用新型”判断原
则
技术方案
实质上相同
技术领域、解决的 实质上相同
技术问题和技术效果
2、单独对比原则
技术方案的单独对比：
各项权利要求与对比文件中的每一项技
术方案分别单独进行对比，即一对一的
对比。
三）典型情形的判断规则
技术内容完全相同
1、相同
内容的发明
直接地、毫无疑义地确定
的内容
简单的文字变换
2、上位概念与下位概念
上位概念
下位概念
例如：
金、银、铜、铁
共性
个性
金属
专利申请的权利要求：
一种带护套挂锁，金属锁体上套有
护套。
对比文件公开：
一种带护套挂锁，黄铜锁体上套有
黑色乙烯基树脂护套。
3、惯用手段的直接置换
•
惯用手段的直接置换应当是所属技术
领域的技术人员在解决某个问题时熟知
和常用、可以互相置换，且产生技术效
果预期相同的技术手段。
例如：
螺栓固定装置
螺钉固定装置
4、数值和数值范围
1）. 公开的数值或数值范围落在限定的技
术特征的数值范围内：
例1，例2。
2）. 公开的数值范围与限定的技术特征的
数值范围部分重叠或者有一个共同的端点：
例3。
3）. 公开的数值范围的两个端点将破坏
限定的技术特征为离散数值并且具有该
两端点中任一个的发明的新颖性，但不
破坏所限定的技术特征为该两端点之间
任一数值的发明的新颖性；
例4。
4）. 公开的数值范围包括限定的技术特
征的数值或者数值范围，但是与上述限
定的技术特征的数值或者数值范围没有
共同的端点：
例5，例6。
5、包含性能、参数、用途或制备方
法等特征的产品权利要求
1）、包含产品性能、参数特征的产品权利要
求：应当考虑权利要求中的性能、参数特
征是否隐含了要求保护的产品具有某种特
定结构和/或组成。
2）、包含用途特性的产品权利要求：应当考
虑权利要求中的用途特征是否隐含了要求
保护的产品具有某种特定结构和/或组成。
第二节 创造性
创造性的提出
问题：什么是创造性
立法宗旨
一、创造性的定义
创造性，是指与现有技术相比，该发
明具有突出的实质性特点和显著的进步，
该实用新型有实质性特点和进步。
(一)现有技术
专利法第22条第5款的规定
问题：现有技术公开需要满足什么条件 ？
抵触申请不属于现有技术，不能用于创造性评价
(二)突出的实质性特点
发明有突出的实质性特点是指对所属技
术领域的技术人员来说，发明相对于现有
技术是非显而易见的。
发明是所属技术领域的技术人员在现有
技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、
推理或者有限的试验可以得到的，则该发
明是显而易见的。
(三)显著的进步
是指发明与现有技术相比能够产生有
益的技术效果。
非显而易见性+有益的效果
创造性
（四）所属领域的技术人员
比较由所属领域的技术人员来完成
“所属领域技术人员”－－“人”或团队
“所属领域技术人员”－－申请日
“所属领域技术人员”－－审查标准
二、发明创造性的审查
审查顺序：新颖性
创造性
一）审查原则
◆将一份或多份现有技术中的不同的技术内容组合
在一起进行评价
技术方案
◆发明作为一个整体
技术领域
解决的技术问题
产生的技术效果
二）审查基准
(一)突出的实质性特点的判断
1、确定最接近的现有技术
什么是最接近的现有技术
麻将桌案
权利要求：一种桌面为木制的三条腿的麻将
桌，桌的四周有裙围，每一侧面上有抽屉，
其中所述桌子的重心位于桌腿之间。
对比文件：四条腿的木制麻将桌，桌的四周
有裙围，每一侧面上有抽屉。
对比文件：挤奶工在田野里
使用的三条腿的凳子。
2、确定发明的区别特征和实际解决的技术
问题
例1：
权利要求：一种药物组合物，包括活性组
分化合物A、填料和着色剂。
说明书：所要解决的技术问题是治疗癌症。
对比文件：一种药物组合物，包括活性组
分化合物A和填料。
例2：
权利要求：一种椅子，包括一个符合人体
体形的弯曲的椅背和两个扶手。
说明书：所要解决的技术问题是使人坐着
时可轻松地将手臂放置在扶手上。
对比文件：公开了带有两个扶手和直立椅
背的椅子。
实际解决的技术问题？
3、判断要求保护的发明对于本领域的技术
人员来说是否显而易见
◆确定现有技术整体上是否存在启示－－
将上述区别特征应用到该最接近现有技术
以解决其存在的技术问题的启示；
◆确定发明从整体上是否显而易见
常见技术启示：
(1)所述区别特征为公知常识
例如：
权利要求：一种提环开口瓶盖，其特征在于
是在小口的玻璃瓶盖(2)上加有提环(3)，
提环(3)与瓶盖(2)之间以冲压铆合(4)铆
定，铆合点的两侧向斜下方压有开口线
(5)、(6)，其玻璃瓶盖由金属薄片制成。
对比文件：公开了一种同样的提环开口瓶盖
未提及瓶盖由金属薄片制成。
(2)、所述区别特征为与最接近的现有技术
相关的技术手段
权利要求：
一种防治脚后跟皲裂
的袜子，其特征在于
脚后跟袜内面设置一
层浸有乳胶的布片。
对比文件：
一个技术方案公开了一种防治脚部皲裂保健
袜，由袜体1和乳胶2构成，乳胶2附设在袜
体1的袜跟部。
另一个技术方案公开了防治脚后跟皲裂护具，
是在脚后跟套子内面设有一层浸有乳胶的
布片。
(3)、所述区别特征为另一篇对比文件中披
露的相关技术手段，该技术手段在该对比文
件中所起的作用与该区别特征在要求保护的
发明中为解决该重新确定的技术问题所起的
作用相同。
例1：
权利要求1：设置有排水凹槽的石墨盘式制
动器，所述凹槽用以排除为清洗制动器表
面而使用的水。
对比文件1：一种石墨盘式制动器。
对比文件2：在金属盘式制动器上设有用于
冲洗其表面上附着的灰尘而使用的排水凹
槽。
(二)、“显著的进步”的判断
发明与现有技术相比具有更好的技术效果；
为解决某一技术问题提供了一种不同构思的技
术方案；
代表某种新的技术发展趋势；
在某些方面有负面影响，但在其他方面有明显
积极的技术效果。
第三节 实用性
基本概念：
实用性，是指该发明或者实用新型能够制
造或者使用，并且能够产生积极效果
立法宗旨：
能适于实际应用，抽象、纯理论
能够在产业中制造或者使用 。

一、基本概念
一）能够制造或者使用
能够制造
产品发明
能够使用
方法发明
共性：发明能够在产业中实施
并且解决技术问题
二）产业范围
能够制造或使用
技术方案
符
合
自
然
规
律
具
有
技
术
特
征
可
实
施
的
产业
广
义
三)积极效果
发明或者实用新型在提出申请之日，其产
生的经济、技术和社会效果是所属技术领
域的技术人员可以预料到的。
积极的，有益的。
不要求完美无缺的效果，可以在某些方面
存在缺陷，但在其他方面有益（如，药物
的毒副作用）
不应导致技术上的明显倒退、明显无益、
脱离社会需要、有害无益或者整体变劣
二、实用性的审查
一）新颖性、创造性、实用性的审查顺序
实用性
新颖性
创造性
二)、审查原则
1．以申请日提交的说明书（包括附图）
和权利要求书所公开的整体技术内容为依
据，而不仅仅局限于权利要求所记载的内
容
2、实用性与所申请的发明或者实用新型
是怎样创造出来的或者是否已经实施无
关。
怎样创造出来
实用性
≠
OR
是否已经实施
只要理论上能够确认可实施性
三）审查基准
“能够制造或使用”是指发明或者实用新
型的技术方案具有在产业中被制造或使
用的可能性。
满足实用性要求的技术方案不能违背自
然规律并且应当具有可再现性。
因不能制造或使用而不具备实用性是由
技术方案本身固有的缺陷引起的，与说
明书公开的程度无关。
四) 典型情形的判断
1、无再现性
具有实用性的发明或者实用新型专利申请
主题，应当具有再现性。
再现性，是指所属技术领域的技术人员，
根据公开的技术内容，能够重复实施专利
申请中为解决技术问题所采用的技术方案。
注意
注意：无再现性与产品成品率低的本质不同
成品率低
技术条件影响
无再现性
确保技术条件
例1：
• 一种美容饮料的制备方法，其特征在于在每年
的阴历七月十五丑时月食时采摘益母草全草，
放在地上，使其带有露水，辰时收回，破碎压
榨取汁，加入适量纯净水和白砂糖，即得。
• 说明书：在阴历七月十五丑时月食时，益母草
全草中起美容作用的有效成分含量最高，露水
可以使肌肉润泽。
• 实用性
太阳
地球
月球
例2：
• 运用营养能量排泄法获取畜禽饲料的方
法，包括对人进行训练以程序化、经常
化地呕吐食物，该呕吐过程必须每天都
要进行，且需每天三次地进行，所得呕
吐物即为畜禽饲料。
• 实用性
2、违背自然规律
具有实用性的发明或者实用新型专利申
请应当符合自然规律。
特别注意，违背能量守恒
定律的专利申请的主题
典型例子：永动机
实用性

例1：风能汽车
• 风能电动汽车，其特征在于在汽车的顶部、前部、
底部，设置一个或多个风道，在每个风道里面设
置一台或多台风力发电机，利用电瓶起动，利用
汽车行驶前进过程中产生的风，吹动安装在汽车
上的风力发电机进行发电，给电瓶充电，再利用
电力推动汽车行驶。
说明书：吹进风,提供数倍电能,排出风。
• 实用性
例2：铁镀铜的方法
• 一种用铁镀铜的方法，包括在包含例如
硫酸铁的铁离子的水溶液中浸入一块铜
块的步骤，从而在所述铜块上形成一层
铁层。
• 实用性
3、利用独一无二的自然条件的产品
具备实用性的发明或者实用新型专利申请不得
是由自然条件限定的独一无二的产品。
生产该产品的方法也因不能在产业上使用而不
具备实用性。
例1：
• 在三峡库区修建带有发电、航运功能的拦河
大坝。
• 利用三座拦河大坝来控制长江水，以保护长
江中、下游地区安全的。
• 利用新建电站来发展航运事业的。
4、人体或者动物的非治疗目的的
外科手术方法
外科手术方法
使用器械……创伤性、
介入性治疗或处置
治疗目的
A25
非治疗目的 A22.4
采用外科手术从活牛身上取牛黄的方法；
为辅助诊断而采用的外科手术方法；
为非治疗目的的美容而实施的外科手术方
法；
牲畜、家禽等的屠宰方法不属于非治
疗目的的外科手术方法 ，具有实用性
单纯的美容方法，即不介入人体或不
产生创伤的美容方法，具实用性
≠ 外科手术方法
例13
• 一种用于人头发染色的美容方法，其特
征在于，往头发上施用含有能够使毛发
染色的染发剂。
• 实用性
5、测量人体或动物体在极限
情况下的生理参数的方法
需要将被测对象置于极限环境中，这会对
人或动物的生命构成威胁，
不同的人或动物个体可以耐受的极限条件
是不同的，需要有经验的测试人员根据被
测对象的情况来确定其耐受的极限条件，
这类方法无法在产业上使用
实用性

6、无积极效果
预期的积极效果
有害而无益、明显无益、脱离需要

积极效果的判断:不能依据该发明是否被社
会采用或产生足够的经济效益。