Transcript PPT - 逢甲大學財經法律研究所

從研發到智權商品化的
商業管理課題


講
日
師 :楊思源
期 :100年4月28日
講師簡介
學
經
現
講
歷：法學碩士
歷：工研院資深法務
合泰半導體資深法務
工研院專利侵害鑑定計畫主持人
中強光電法務主管
中強光電法律顧問
工研院電通所法務智權部副理
工研院技術移轉中心智權法務部經理
職：工研院技術移轉與加值中心智權法務組副組長
新竹企業經理人協會智權委員會副主委
座：國立空中大學法律學兼任講師、私立中國技術學院法律學兼任講師
經濟部輔導企業建立智慧財產權管理計畫講師、 智慧財產局專利侵害鑑定研習班講師
紡織工業研究中心培育專利管理人員課程講師、 工研院電通所智權法務管理訓練課程講師
中強光電法務智權課程講師、中國紡織工業研究中心建立智權管理機制訓練講師
鈊象電子公司法務智權課程講師 、四零四科技股份有限公司法務智權課程講師
電子檢驗中心建立智權管理機制訓練講師、正文科技股份有限公司法務智權課程講師
六合法律律師事務所法務智權管理實務課程講師、台北捷運公司法務智權課程訓練講師
美磊科技股份有限公司法務智權課程訓練講師、台大創新育成公司科技管理班講師
工研院契約法律風險管理課程講師、 數位取像聯誼會專利授權談判實務講師
元次三科技股份有限公司智權管理課程講師、工研院環安中心智權管理課程講師
奈米電子共同實驗室聯盟智權管理課程講師、工業局資訊電子人培計劃智權管理講師
電機電子同業工會無線通訊聯盟智權管理講師、彰化師範大學無形 資產管理課程講師
中山大學創造智慧財產價值系列課程講師、資策會新專利法因應研討會講師
行政院科發基金活絡智權運用計畫智權講師、鴻海精密科技公司專利侵害鑑定實務課程講師
國立中央大學認識智慧財產權講師、遠傳電訊智權管理實務課程講師
智慧局專利侵權鑑定法官培訓班講師、志聖工業股份有限公司智權管理實務課程講師
金屬工業研究中心智權管理實務課程講師、車輛測試研究中心智權管理運用課程講師
板橋地檢署風險管理課程講師、機器公會契約課程講師 、中原大學技轉契約課程講師
交通大學電機所智權管理課程講師、普華法律事務所智權管理課程講師
交通部運研所專利授權談判實務講師、台灣技術交易經紀人培訓課程講師
WEST LAW專利訴訟策略研討會講師、啟碁科技契約課程講師
內容大綱:
壹、前言
貳、智慧財產權之定義與種類
參、從管理目的瞭解IP對企業之影響
肆、技術授權契約之重點
伍、專利授權及讓與洽案行銷實務
陸、結語
壹.前言




高科技產業之競爭條件:
一.雄厚的資金
二.優秀的人才
三.先端的技術
寶麗萊VS柯達

一、事實：1948年艾德溫 蘭德發明立即
顯影照相機。但其底片需仰賴
照相化學鉅子柯達。1976年柯
達決定挑戰立即顯影之獨占市
場。1976年4月7日亦即柯達進
入立可拍市場的第七天，寶麗
萊展開強烈之法律攻擊，控告
柯達侵害其12項立即攝影專
利。
寶麗萊VS柯達

二、訴訟進行：柯達一開始即主張係爭
專利皆無效。雙方提出
上百件證詞、數千件文
件，包括實驗室筆記、
專利申請書、備忘錄及
其他報告。而法官就證
物調查程序即花了五年
之久。期間法官遭逢病
痛住院,又逢其公公病逝。
寶麗萊VS柯達

三、判決：1985年波士頓地方法院做成判
決。判決柯達侵害寶麗萊七項
專利。柯達不服，但1986年4
月25日聯邦巡迴上訴法院宣布
維持原判。柯達再上訴至最高
法院。最後判決柯達應賠償寶
麗萊4億5千多萬美元,另外並應
支付4億5仟5佰多萬美元之利
息。
智慧資產內涵
智慧資產
人力資源
經驗
experience
專門技術 know-how
技巧
文件
圖表
程式
資料
發明
程序
Documents
Drawing
Programs
Data
Invention
Process
skill
智慧財產
創造力
creativity
專利權
著作權
商標權
電路布局權
營業秘密
Intellectual Capital
Patents
Copyrights
Trademarks
Semiconductor Masks
Trade secrets
企業資產價值變動趨勢
Asset Valuation Trends
Intangible Asset Value
Tangible Asset Value
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
8%
37%
51%
70%
1991
1994
1997
Today*
註：1997 , 1998, 1999 Arthur D. Little Benchmarking studies, 2000est
一.智慧財產權之定義


Q:什麼是智慧財產權?
A:智慧財產權係經由法律對於人類
之精神活動所獲得之成果, 加以確
認與保護,並使所有權人於一定時間
內享有排他性權利之一種無體財產
權•
三.智慧財產權之種類





(一)專利權
(二)著作權
(三)商標權
(四)積體電路布局權
(五)營業秘密
(一)專利權



國家對於發明及創作所給予所
有人專用之權利，包括:
(1)物品專利權
(2)方法專利權
●申請專利之三要件
一、新穎性：一般是指發明或新型在申請日前未被
公開發表或公開使用。
二、進步性：一般是指申請專利的發明創作與現有技
術相比，具有本質上的差異，這種差異
對熟習該項技術者非能輕易完成。
三、產業可利用性：指能供產業上製造或使用且可產
生積極有益之效果。
參閱黃文儀著「專利實務」
(二)著作權



國家對於屬於文學、科學、藝
術或其他學術範圍之創作給予
所有人專用之權利，包括：
(1)著作人格權
(2)著作財產權
◎著作權保護之基本原則




著作權採創作保護主義：無須登記。
著作權須有原創性：獨立創作無抄襲。
著作權須有創作性：須有精神智慧之投入。
著作權保護「表達」的方式：不及於思想、觀念、原理。
(二)著作權


※何謂電腦程式著作？
→係指一系列直接或間接使電
腦產生一定結果為目的所組成
之指令。所謂指令之組合，係
指一系列之指令，其間有一定
之邏輯順序關係，能命令電腦
產生一定之結果或解決特定之
問題。
(二)著作權


●電腦程式相似與否之辨別：
→以三步驟測試法﹝抽離、過濾、
比較﹞及連續過濾法加以判斷，亦
即將完成該程式特定功能所不可或
缺或至少是標準處理方式之成分剔
除，經判斷程式中何者為受保護部
分，再將其中抽象構想部分、不受
保護部分排除，僅就剩餘部分進行
相似性比對，以確定剩餘部分之相
似部分。
(二)著作權







●電腦程式相似與否之辨別：
→剔除標準之種類：
﹝1﹞硬體標準
﹝2﹞軟體標準
﹝3﹞電腦製造廠商之設計標準
﹝4﹞電腦程式使用者之商業習慣
﹝5﹞電腦軟體工業在設計程式時之
習慣
〈三〉商標權


國家對於表彰自己商品之圖樣
給予申請人專用於其所指定之
商品的權利。
圖樣可由文字、圖形、記號、顏色、聲音、
立體形狀或其聯合式所構成。
著名商標
(四)積體電路布局權


國家對於在「積體電路」上之電子元件
及接續此元件之導線的平面或立體設計
給予所有人專用之權利。
「積體電路」係指將電晶體、電容器、電阻
器或其他電子元件及其間之連接線路，集積
在半導體材料中，而具有電子電路功能之成
品或半成品。
(五)營業秘密




國家對於方法、技術、製程、配方、程式、設
計或其他可用於生產銷售或經營，且符合下列
要件之資訊，給予所有人專用之權。
（1）非一般涉及該類資訊之人所有者（具秘密性）；
（2）因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者；及
（3）所有人已採取合理之保密措施者。
(五)營業秘密

※美國經濟間諜法(The Economic Espionage Act
of 1996)簡介

形
保護標的為“營業秘密”,所謂營業秘密係指各種
式之財務、商業、科學、技術、經濟或工程資訊,該
資訊不論為有形或無形,亦不論係以物理、電子、圖
形、照相或書寫之方式,儲存、編輯或記憶；包括了
模型 、計畫、編輯、程式設計、配方、設計、雛形、
方法、 技術、製程、程序 或符號等資訊
(§1839)。
※專利權與著作權之基本差異

專利權
著作權





標的
發明創作
保護要件
登記主義
權利得否並存 不可能
列舉式著作
創作主義不需登記
可能
●各種智慧財產管理之重點：
專利權→專利佈局與行使專利權。
著作權→原創性與文件管理。
商標權→自有品牌與行銷策略。
IC布局權→首次商業利用日及還原工程。
營業秘密→人員管理、保密措施及競業競止。
●智慧財產權管理制度之演變




第一代：「祖傳秘方」期
第二代：「智權萌芽」期
第三代：「智權發展」期
E 世代：「智權運用」期
參、從管理目的瞭解IP對企業之影響：
一、增加整體IP之存量與價值。
 IP之數量與品質為公司競爭指標。
二、提昇IP運用率。
 運用方式可為自行實施於產品上或授權他人實施
或讓與給他人，運用率之高低可瞭解IP 商品化
之情形。
參、從管理目的瞭解IP對企業之影響
〈續〉
三、促進企業內部IP知識交流。
 IP知識交流暢通與否，可顯現公司技術延展與
改良之情形。
四、主導企業IP發展新的走向。
 確認公司技術發展之方向。
參、從管理目的瞭解IP對企業之影
〈續〉
五、發展核心IP技術能力。
 可確認公司技術發展之競爭力。
六、引導企業員工個人IP創新開發之能力。
 可強化員工個別之研發方向。
參、從管理目的瞭解IP對企業之影
〈續〉
七、提昇企業員工個人與整體之IP管理能
力。
 可提升公司整體無形資產管理能力。
八、形成有利於技術創新及IP運用的企業
文化與價值觀。
 可將公司重視IP之理念融入經營理念中。
IBM專利授權收入
〈Salomon Smith Barney估算〉
1999年→7.62億美元
2000年→16 億美元
2001年→18 億美元
2001美國大學技術商品化收入排行榜(Top5)
名次
1
校名
哥倫比亞大學
2
麻省理工學院
3
加州大學
收入總額
129,900,000
主要授權技術領域
醫藥及製藥方面專利
(其中生物蛋白工程相關專利預估有10億美元總收益)
來自二家衍生公司
74,000,000
(Spin-off Companies)
66,700,000
生命科學與醫療設備
(2000年曾經排名第一
，收入為2億美元)
4
佛羅里達大學
62,100,000
製造醫療乳癌與子宮頸癌藥品
之方法專利
5
史丹佛大學
38,800,000
47%來自醫學院有關生醫方面之
發明
備註：全美143所大學平均授權收入為580萬美元
資料來源：AUTM Licensing Survey :FY2001
1
2001及2002美國大學技術移轉收入比較表
年度
項目
授權數
2001
2002
增加率
9,707
10,866
11.9%
13億3千7百萬美元
15.9%
授權收益 11億5千3百3拾萬美元
權利金
6億8千5百5拾5萬美元
10億零5百萬美元
〈60.5%〉
18.9%
〈79.4%〉
資料來源：AUTM Licensing Survey :FY2002
2
2002/3 Revenue analysis (BTG)
40
30
20
(50.5%)
10
(65.5%)
(78.1%)
(48.4%)
(72.4%)
0
1999
Royalties
2000
2001
Revenues from new licence agreements
2002
Milestones
2003
Audit & sale of assets
5
University of Washington
Revenue by Type FY02
2%
1%
3% 3%
5%
9%
Royalties
77%
$13,231,119
Upfront Fees
$1,575,407
Equity Sales
$921,030
Software Use Licenses
$578,411
Minimum Royalties
$437,500
Milestone/Maintenance Fees
$349,744
Other
$172,694
2
6
智慧財產(IP)管理流程
人
員
進
用
聘約(含IP
歸屬、保密
及競業禁止)
無侵權切
結書
員工行為
準則
職
前
訓
練
工
作
執
行
智慧財產權
基礎概念
公司IP管理
理念與決策
研發成果管
理流程
研發日誌
計劃管理
成果追蹤
IP
產
出
保護方式
權利化申請
策略
價值評估
獎勵
IP
商
品
化
加
值
運
用
分類加值
運用策略
可行性評估 運用模式
市場探索
效益評估
策略聯盟
人
員
離
職
離職備忘錄
致新雇主函
●智慧財產管理及運用之變革
智財價值鏈
創意產出與審閱
研發
智財
管理
商品化
產品與智財之連結
權利化保護(ex專利權)
智財權維護管理
價值評估
授權或其他運用
肆、技術授權契約之重點
技術授權係以「無體財產」為標的，其與一般
「有體財產」之交易不同。
充分瞭解技術授權之相關重要契約條款內涵，
有利於減少推廣業務之議約困難。
契約重要事項審查表
重要事項
原
則
智慧財產權
可依實際狀況制定公司原則
歸 屬
合
約
條
文
符合原則
是
否
1.被授權人不得將其在契約中之權利再授權
予第三人。
2. 本公司得再將技術資料授權予第三人。
是
否
1.被授權人於輸出本技術開發之產品時，應遵守
中華民國高科技產品出口管制相關之規定。
是
否
侵權責任
1.被授權人因實施授權技術有侵害第三人專利之
情形，公司原則不負侵權責任，例外負有限責任。
是
否
保密義務
1.被授權人應妥善保管持有本研究成果及相關資
料，不得洩漏或交付第三人。
是
否
權利義務
轉讓
1.被授權人在契約中之權利及義務，不得轉讓予
第三人。
是
否
是
否
是
否
授權內容
使用限制
契約修改
契約終止
1.契約之修改，應經雙方是前書面之同意。
1. 契約終止後，被授權人應停止對研究成果所得
行使之權利。
◎、技術移轉與授權應行注意事項
一、確認授權標的包括技術規格、交付文件
或其他物品〈ex.原型機〉為何？
二、授權技術是否趨近商品化或是否可立即量產？
三、授權技術是否含相關智慧財產權，如專利權 等？
四、授權技術是否有落入他人專利申請範圍？
◎技術移轉與授權應行注意事項〈續〉
五、技術授權人是否負擔完全之侵權責任？
六、被授權人修改授權技術或產出衍生技術，其
相關智慧財產權歸屬何人所有？
七、有無權利金條款之約定？
八、 保密義務為何？
技術授權作業流程(一)
作業流程
權責單位
技術部門
成果技轉規劃
計價討論
行銷
負責技轉內容、
方式、對象等
規劃
 依公司計價原則，經
權責主管核定後訂出技
轉價格
 依公司行銷策略辦理
研發成果說明會為之
相關辦法及表單
業務部門
訂定推廣和規劃
技術移轉管理辦法
原則
訂定計價原則
計價準則
技術移轉管理辦法
技轉授權作業流程(二)
作業流程
權責單位
技術部門
業務洽談
契約確認
簽約
技術部門配合業務主辦
部門經由電話、電傳、
公開說明會、公開發表
會或雙方拜訪等洽談方
式，以瞭解客戶之需求，
並進行契約談判
相關辦法及表單
業務部門
訂定報價原則及並
草擬契約
技術移轉管理辦法
契約管理辦法
就相關意見討論並確認
傳簽合約並用印
技術移轉管理辦法
客戶晤談表
依送法務審查契約
內容
技術移轉管理辦法
契約簽辦單
契約簽辦意見彙整表
伍、專利授權及讓與洽案行銷實務
一般契約之交易客體多為有形體之財產〈ex.貨品、
零件、原物料〉，而專利讓與及授權契約之客體為
無體財產，故其性質截然不同，如何有效推廣技術，
實為研究機構之一大難題。成功之專利行銷有賴研
發、智權法務、財物、業務等人員之群策群力。
專利行銷流程
行銷活動
價格策略
時程規畫
合作策略
既有之客戶
潛在之客戶
企研資料
自評報告
案
源
市場機會
研究／討論
市場報告
客戶拜訪
技
轉
人
員
＆
研
究
部
門
Mktg.
Proposal
研究部門
Reconfirm
Potential
Customer list
既有之客戶
潛在之客戶
網路、報紙
或其他媒體
廣告
拜訪客戶與
協商
說明會／發
表會
Marketing
與研究部
門確認授
權要點
簽約
計畫管理
伍、專利授權及讓與洽案行銷實務〈續〉
計價考量因素：






商品化後之市場競爭力或潛力
替代技術之來源
客戶之經濟能力承受度
研究開發費用
可能授權之廠商數
其他〈例如專利之迴避〉
＄專利授權計價案例
契約名稱：防爆輪胎裝置與製法專利授權
研究開發費用：NT.1202萬元
技術價值〈授權收入〉：
預估授權家數：3家
已授權家數：0家
本次授權家數：1家
本次技術授權費：50萬〈約為研究開發費4%〉
本次專利授權費：50萬
產品權利金：1%，收十年
＄專利授權計價案例〈續〉
市場規模：目前國內並無此生產能力，預估
2008年台灣車用市場可達新台幣12億元，此
技術若能涵蓋其他類型輪胎市場，其規模更
可高達30億以上，極具經濟價值。
研發開發費用回收率〈%〉：
權利金：假設廠商能於2008開始正式生產，且能各
佔國內市場6%，則每年三家共可收入216萬〈12億
× 6% ×3 ×1%〉，十年共2160萬
預估總收入：3 ×50萬＋3 ×50 萬＋ 2160萬2460萬
預估回收率： 2460萬/1202萬〈研發費用〉  205%
◎適合以權利金模式授權之情形
一、授權技術可製造產品：
ex.晶片、讀取頭、藥品
二、授權技術可製造原料：ex.塗佈染料
三、授權技術可發展為套裝軟體：
ex.檢測分析系統
四、授權技術可製造重要零組件：
ex.裁切機之刀套組,自行車之變速器
◎適合以權利金模式授權之情形(續)
五、授權技術可萃取分離相關金屬或
有經濟價值之成份：
ex.污染回收還原金屬
六、授權技術可解決特定問題：
ex.IC 防靜電防護裝置
◎專利授權期前準備工作

專利授權之形成原因：
內在原因：
1.產品設計未作侵權檢索
2.明知侵權仍抄襲仿冒
◎專利授權期前準備工作〈續〉

專利授權之形成原因：
外在原因：
1.競爭對手以專利提出告訴
2.客戶要求解決侵權糾紛
◎專利授權期前準備工作〈續〉







一、分析授權專利與產品之對應關係
二、授權專利之法律有效性
三、調查專利權人自己產品之標示情形
四、專利權人之授權本意
五、產品銷售市場之分析
六、瞭解專利權人之競爭對手
七、談判之底限及談判不成之替代方案
◎專利授權條款之談判




一、授權之專利為何？數目？國別？
二、授權之方式？範圍？
三、授權期間？
四、授權費用之計算？
◎專利授權條款之談判﹝續﹞






●權利金收取之注意事項
〈一〉影響權利金多寡之因素
1.市場考量
2.自身競爭力
3.自身財務考量
4.授權內容與條件考量
◎專利授權條款之談判﹝續﹞






●權利金收取之注意事項﹝續﹞
〈二〉權利金之起算時點
〈三〉確認計入權利金之行為態樣
〈四〉權利金之計算方式
〈五〉權利金收取時間
〈六〉付款幣別及外幣兌換匯率
◎專利授權條款之談判〈續〉





五、稅賦負擔
六、授權契約之保密
七、最優惠待遇
八、專利有效性之擔保
九、專利無效之處理方式
●專利讓與期前準備工作







一、分析欲讓與之專利強度
二、確認專利之法律狀態及有效性
三、調查該專利之授權情形
四、瞭解專利權人讓與專利之本意
五、專利技術對應產品銷售市場之分析
六、蒐集專利權人之競爭對手名單
七、充分瞭解該專利是否曾主張過權利
●專利讓與條款之談判




一、讓與之專利為何？數目？國別？
二、讓與之方式〈全部或部分〉？範圍？
三、讓與期間〈賣斷或附買回條件〉？
四、讓與費用之計算？
●專利讓與條款之談判﹝續﹞
●讓與費用注意事項
〈一〉影響讓與價金多寡之因素
1.專利之強度
2.專利家族之多寡
3.產業利用之情形
4.讓與內容與條件考量
●專利讓與條款之談判〈續〉





五、稅賦負擔
六、讓與契約之保密
七、專利讓與變更登記
八、專利有效性之擔保
九、專利無效之處理方式
●專利讓與條款之談判﹝續﹞
●讓與費用之注意事項﹝續﹞
〈一〉付款時點
〈二〉付款之計算方式
〈三〉付款幣別及外幣兌換匯率
伍、結語




揚棄舊思維。
IP管理不僅在解決問題，更應關注創新能力之開發。
有效取得、整合、累積並管理IP。
IP管理終極目標是融入貫穿研發、 IP產出、管理及
運用等工作之始終。
謝
謝
指
教
Q & A