Transcript - El requisito de novedad en Europa

EL REQUISITO DE NOVEDAD
EN EUROPA
Rafael CASTELLANOS LLORENÇ
OFICINA PONTI
Octubre 2001
Novedad en Europa
SUMARIO
1. LA NOVEDAD SEGÚN EL CPE
2. LA NOVEDAD SEGÚN LA LEY DE PATENTES ESPAÑOLA
3. LA NOVEDAD EN OTROS ESTADOS EUROPEOS
4. COMENTARIOS
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1. LA NOVEDAD SEGÚN EL CPE
El artículo 54 del convenio sobre patentes europeas (CPE)
define el concepto de novedad. Los artículos 55 y 89
también deben tenerse en cuenta. El artículo 139 se refiere
a los derechos nacionales anteriores y afecta a la novedad
en los Estados contratantes.
Las “Guidelines for examination in the EPO” exponen con
más detalle este concepto en la parte C-IV, 5 a 8
(procedimiento de examen) y en la parte D-V, 3.1
(procedimiento de oposición). La jurisprudencia de las
cámaras de recursos completa la bibliografía básica.
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El artículo 54 define el concepto de novedad en función
del concepto “estado de la técnica” y define “estado de la
técnica” mediante las tres frases siguientes que se
comentarán en detalle:
a) todo lo que se ha hecho accesible al público
b) mediante una descripción escrita u oral, mediante uso o
cualquier otro medio
c) antes de la fecha de presentación
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a) todo lo que se ha hecho accesible al público
Esta frase significa que se trata de cualquier información
accesible a cualquier persona no obligada a la
confidencialidad sobre dicha información.
Las Guidelines D-V, 3.1 dan ejemplos concretos para apreciar
cuando existe obligación de confidencialidad. Al exponer el
artículo 55 se comentará la relación entre confidencialidad y
abuso evidente.
No existe restricción geográfica, por lo que debe entenderse
que se trata de información accesible en cualquier país del
mundo.
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b) mediante una descripción escrita u oral, mediante uso o
cualquier otro medio
Esta frase significa que se trata de información divulgada
por cualquier medio y sin ninguna limitación (novedad
absoluta). En particular, significa en cualquier idioma y no
depende del número de ejemplares o copias accesibles. Una
divulgación en japonés forma parte del estado de la técnica.
La comprensión lingüística no interviene como limitación.
En el caso de una descripción oral es preciso establecer la
fecha y el contenido, generalmente recurriendo a una
descripción escrita posterior.
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c) antes de la fecha de presentación
Cuando una solicitud de patente se ha presentado con
prioridad, la fecha de prioridad es la que debe considerarse
(artículo 89 CPE).
Una divulgación producida el mismo día de la presentación de
la solicitud no forma parte del estado de la técnica.
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El artículo 54 (3) CPE establece que también forman parte del
estado de la técnica las solicitudes europeas anteriores, no
publicadas antes de la fecha de presentación. Sólo para los
Estados contratantes cuya designación es definitiva dentro del
plazo de seis meses del art. 79(2) CPE, prorrogado según la
regla 85a CPE. En este caso, debe tenerse en cuenta que si
dicha solicitud anterior no llega a publicarse no forma parte
del estado de la técnica.
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También forman parte del estado de la técnica de las
solicitudes de patente europeas, las solicitudes PCT con la
condición de que cumplan los requisitos establecidos en el
artículo 158 (1) y (2) CPE (traducción en una lengua oficial,
tasa nacional).
Las solicitudes de patente anteriores presentadas en los
estados miembros del CPE no forman parte del estado de la
técnica.
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Apreciación de la novedad
Para apreciar la novedad deben tenerse en cuenta los siguientes
principios:
• En primer lugar, debe considerarse que se trata de una simple
constatación,
es
decir,
se
trata
de
comprobar
si
las
características reivindicadas forman parte del estado de la
técnica. Más
concretamente, se trata de ver
si
dichas
características derivan directamente y sin ambigüedad del
estado de la técnica.
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• Concretando un poco más, la información divulgada debe ser
interpretada por un experto en la materia en la fecha de
publicación (Art 54 (2) CPE o de presentación (Art 54 (3) CPE).
Las características reivindicadas deben aparecer en su
estructura y en su funcionalidad, teniendo en cuenta el
contenido global del documento anterior. La anterioridad
debe describir la invención de manera suficiente para que el
experto en la materia la pueda ejecutar (Art 83) CPE. Para
destruir la novedad es necesaria la divulgación de al menos
una característica técnica reproducible por un experto en la
materia.
• La anterioridad debe ser cierta, en cuanto al contenido, a su
accesibilidad al público y su fecha de divulgación. Si existe
alguna duda, la anterioridad no destruye la novedad.
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• El estado de la técnica comprende los conocimientos generales de
un experto en la materia, así como las obras generales de
referencia.
• El estado de la técnica comprende también las características
implícitas interpretadas por un experto en la materia a partir de
lo que está explícitamente divulgado, teniendo en cuenta el
conjunto del documento y en coherencia con el mismo. Una simple
hipótesis no divulga una característica. Una divulgación fortuita no
relacionada con el problema técnico de la invención tampoco debe
considerarse como parte del estado de la técnica.
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• En general, para apreciar la novedad sólo puede utilizarse
un único documento. La combinación de documentos es posible
para apreciar la actividad inventiva.
• Los equivalentes no deben tenerse en cuenta para apreciar
la novedad. En cambio, deben tenerse en cuenta para
apreciar la actividad inventiva.
• Una divulgación genérica no destruye la novedad de una
reivindicación de una característica particular, mientras que
una característica particular sí que destruye la novedad de
una reivindicación genérica.
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• De modo análogo, una gama de valores más amplia no destruye
la novedad de una gama de valores más estrecha, mientras que
una gama de valores más estrecha destruye la novedad de una
gama de valores más amplia (novedad debida a la selección). En
el primer caso, siempre que la gama más estrecha esté alejada
de la gama más amplia y tenga otra finalidad (no sea escogida
al azar).
• Una sustancia mencionada en un documento anterior destruye
la novedad de una sustancia reivindicada, a no ser que pueda
demostrarse que dicha sustancia no podía obtenerse o separarse
con los conocimientos disponibles en la fecha efectiva del
documento anterior.
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• Un nuevo uso de un producto conocido no resulta nuevo si
dicho producto ya era anteriormente adecuado para dicho
uso.
• Los productos definidos por su procedimiento de obtención
(“product-by-process”) no resultan nuevos por el simple
hecho de que lo sea el procedimiento.
• Finalmente, existe el concepto de novedad basado en la
utilización: primera indicación terapéutica, segunda
indicación terapéutica, preparación en forma yuxtapuesta
“kit of parts”, segunda aplicación no terapéutica, etc.
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Excepciones a la divulgación
El artículo 55 (1) CPE prevé dos casos:
a) Cuando la divulgación se ha producido porque ha existido
un
abuso evidente respecto al solicitante o su causante.
b) Cuando la divulgación se ha producido porque el solicitante
o su causante han exhibido la invención en exposiciones
oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del
Convenio relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en
París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el
30 de noviembre de 1972.
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En algunos casos puede existir abuso evidente y obligación de
confidencialidad. Ya que se considera que si existe obligación
de confidencialidad no hay divulgación, el artículo 55 (1) a)
CPE debería aplicarse solamente en aquellos casos en que
resulta difícil probar la existencia de la citada obligación de
confidencialidad.
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Decisiones de la Alta Cámara de Recursos de la OEP referidas
a la novedad
G 6/83
Segunda indicación terapéutica.
G 2/88, G 6/88
Segunda aplicación no terapéutica.
G 1/92
Para que exista divulgación, no es necesario que
existan razones particulares para analizar un
producto. Es suficiente que el producto sea accesible y que pueda ser analizado.
G 3/93
Una publicación producida durante el plazo de
prioridad forma parte del estado de la técnica.
G 3/98, G 2/99 Para el cálculo del período de seis meses
del art 55(1) CPE, la fecha relevante es la de presentación de la patente europea.
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2. LA NOVEDAD SEGÚN LA LEY DE PATENTES ESPAÑOLA
La ley de patentes española de 1986 (LP) coincide
esencialmente, en lo que se refiere a los requisitos de
patentabilidad, con el convenio sobre la patente europea (CPE).
Así, existe una correspondencia entre los siguientes artículos:
Art 4.1 LP ……………………… Art 52(1) CPE
Art 6 LP
………………………... Art 54 CPE
Art 7 LP
…………………………. Art 55 (1) CPE
Art 28.3 LP ……………………….. Art 89 CPE
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Especialmente destacable es la analogía existente entre el
artículo 6.3 LP y el artículo 54(3) CPE, que significa que en
ambos casos las solicitudes de patente anteriores todavía no
publicadas forman parte del estado de la técnica, pero para
la ley española sólo forman parte del estado de la técnica
las solicitudes españolas y para el convenio sobre la patente
europea sólo forman parte del estado de la técnica las
solicitudes europeas. Este hecho tiene consecuencias que se
analizarán más adelante.
También forman parte del estado de la técnica en España
según el artículo 6.3 LP las solicitudes de patente europea y
las solicitudes PCT que designan España.
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Otra diferencia destacable existe entre el artículo 7(b) LP
y el artículo 55 (1) b CPE, los dos referidos a exposiciones
oficiales u oficialmente reconocidas, el primero sin ninguna
limitación
explicitada
y
el
segundo
limitado
a
las
exposiciones internacionales publicadas en el Diario Oficial
(Oficial Journal) de la OEP.
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Merece una mención especial el requisito de novedad en los
modelos de utilidad. Para esta modalidad de protección, el
artículo 145.1 LP limita el estado de la técnica a la divulgación
en España (novedad local).
En cuanto a la consideración como estado de la técnica de las
patentes extranjeras incorporadas al Fondo Documental de la
OEPM existen opiniones vacilantes tanto por parte de la OEPM
como del Tribunal Supremo, pero parece que últimamente está
prevaleciendo una respuesta afirmativa.
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3. LA NOVEDAD EN OTROS ESTADOS EUROPEOS
En la mayoría de estados europeos, los requisitos de novedad
para la patente son análogos a los del CPE y, por lo tanto, a
los de la ley española. Esencialmente:
• novedad absoluta.
• solicitudes locales sin publicar y solicitudes europeas y PCT
que designan este Estado.
La consecuencia de ello es que antes de la publicación de una
primera solicitud pueden existir solicitudes de patente
posteriores legalmente válidas en otros países.
Las excepciones a la divulgación son en general también las
mismas en todos los Estados.
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Existen, sin embargo, algunas diferencias:
En Alemania, el requisito de novedad para los modelos de utilidad
(“Gebrauchmuster”) es mixto: divulgación escrita en todo el mundo
y utilización en la República Federal de Alemania (que incluye el
territorio de la República Democrática desde el 3.10.1990).
Por otro lado, los modelos de utilidad son accesibles al público
desde el día de su inscripción en el registro de modelos de utilidad
(“Eintragungstag”), cuya fecha es anterior a la fecha de publicación
de la solicitud en el boletín de patentes (“Bekanntmachung im
Patentblatt”).
Para esta modalidad de protección existe un período de gracia de
seis meses (“Neuheitsschonfrist”) para cualquier divulgación
realizada por el solicitante antes de la fecha de presentación.
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En Francia, el certificado de utilidad (“certificat d’utilité”)
requiere también novedad absoluta.
Las anterioridades se refieren tanto a las solicitudes de
patentes como a los certificados de utilidad.
En Italia, de modo análogo a Francia, la exigencia de
novedad para los modelos de utilidad es también absoluta y
las anterioridades se refieren tanto a las solicitudes de
patentes como a los modelos de de utilidad.
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En Portugal, tanto la patente como el modelo de utilidad
requieren novedad absoluta.
Las excepciones a la divulgación se extienden a las
comunicaciones realizadas ante sociedades científicas o
asociaciones técnicas profesionales, a las ferias oficiales
reconocidas en cualquier país miembro del CUP, siempre que
la solicitud sea presentada en Portugal dentro de los 12
meses.
Las divulgaciones erróneas realizadas por el INPI tampoco son
tenidas en cuenta.
Hasta el 16.6.1995 existieron requisitos distintos, de acuerdo
con el antiguo Código de Propiedad Industrial.
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En Suiza, forman parte del estado de la técnica las
reivindicaciones de solicitudes anteriores suizas o europeas
que designan Suiza, todavía no publicadas.
En este país, no se considera el conjunto de la descripción
(“whole content approach”) como en la OEP y en la mayoría
de oficinas de patente de Estados europeos, sino solamente
las reivindicaciones (“prior claim approach”).
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4. COMENTARIOS
En general es aconsejable publicar el contenido de una
solicitud de patente lo antes posible después de su
presentación, con el objeto de destruir la novedad de
cualquier otra solicitud de patente posterior presentada
en otro país referida a la misma invención.
La utilización del derecho de prioridad es la única
excepción a la afirmación anterior.
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Suponiendo la presentación de una solicitud de patente
española (ES) y la presentación posterior de una solicitud
de patente francesa (FR) para la misma invención y
reivindicando la prioridad española, la publicación del
contenido de la invención no destruye la novedad de la
solicitud de patente francesa posterior a dicha
publicación porque la fecha efectiva de presentación de
dicha solicitud es la de la solicitud de patente española,
anterior a la publicación, como muestra el gráfico
siguiente:
prioridad
ES

Publ.

GB
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FR
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El efecto de esta publicación avanzada es destruir la
novedad de eventuales solicitudes de patente posteriores en
los países donde no se extiende la patente original
utilizando el derecho de prioridad.
De este modo, el titular de una primera solicitud obtiene el
derecho de exclusiva en los países en los que extiende la
solicitud de patente y evita la existencia de patentes en los
demás países.
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En el gráfico se representa una solicitud en Francia que
reivindica la prioridad de la solicitud española y una
solicitud en Gran Bretaña (GB) que no reivindica dicha
prioridad. Si no existiera la publicación, la solicitud
británica sería legalmente válida.
prioridad
ES

Publ.

GB
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FR
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La publicación avanzada permite utilizar la posibilidad de
ceder el derecho de prioridad a terceros sin riesgo de
usurpación de la patente, ya que después de la publicación
únicamente el derecho de prioridad permite la presentación
de una solicitud de patente legalmente válida.
Esta estrategia es especialmente indicada para los
solicitantes de una patente española que no quieren o no
pueden invertir en solicitudes de patente en otros países. La
cesión del derecho de prioridad puede permitir recuperar la
inversión y conseguir una compensación económica por la
invención.
Sin embargo, esta estrategia puede no ser conveniente en
algunos casos en los que interesa destacar la actividad
inventiva de una solicitud de patente respecto a la
publicación anterior referida a características muy próximas.
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