Transcript Актуальні питання інтелектуальної власності

ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні питання інтелектуальної власності»
09 - 11 вересня 2014 р., Київ
МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ЯК ВКЛАД ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
Кравчук Володимир Миколайович
суддя Львівського окружного адміністративного суду
1
Ст. 13 Закону
«Про господарські товариства»
Вкладами учасників та засновників товариства можуть бути
будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні
папери, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу
України, права користування водою та іншими природними
ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші
майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові
кошти, в тому числі в іноземній валюті.
2
Ст. 115 Цивільного кодексу
Вкладом учасника можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або
майнові та інші відчужувані права, що мають грошову оцінку,
якщо інше не встановлене законом.
3
Вимоги до предмету вкладу:
1) відчужуваність
2) грошова оцінка
3) відсутність винятку, встановленого законом
4
Вимоги до учасника-вкладника
1) щодо ВКЛАДУ: є власником або має право розпорядження
предметом вкладу
2) щодо ТОВАРИСТВА: є учасником або кандидатом.
Вклади сторонніх осіб не мають статусу вкладів до статутного
капіталу
5
СПОСОБИ ВКЛАДУ
1) передача у власність (за замовчуванням)
2) передача в користування платне
3) передача в користування безоплатне
6
ФІКСАЦІЯ ВКЛАДУ
Ст. 4 ЗГТ:
Установчі документи повинні містити відомості про …, розмір та порядок
утворення статутного (складеного) капіталу…
Ст. 88 ЦК:
1. У статуті товариства вказуються найменування юридичної особи, органи
управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень,
порядок вступу до товариства та виходу з нього, якщо додаткові вимоги
щодо змісту статуту не встановлені цим Кодексом або іншим законом. (ЗГТ)
2. У засновницькому договорі товариства визначаються … умови передання
товариству майна учасників…
7
Момент набуття права власності за
договором (334 ЦК)
1. Право власності у набувача майна за договором виникає з
моменту передання майна, якщо інше не встановлено
договором або законом.
3. Право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню,
виникає у набувача з моменту такого посвідчення або з моменту набрання законної сили
рішенням суду про визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним.
4. Права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої
реєстрації відповідно до закону.
8
Ст. 418 ЦК України
Право інтелектуальної власності - це право особи на результат
інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права
інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим
законом.
9
ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ (ст. 420 ЦК)
літературні та художні твори;
комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних);
виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
раціоналізаторські пропозиції;
сорти рослин, породи тварин;
комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і
послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.
10
ОСНОВНІ МАЙНОВІ ПРАВА
1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
2) виключне право дозволяти використання об'єкта права
інтелектуальної власності;
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню
об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти
таке використання
Предмет вкладу – всі або окремі майнові права
11
424.3 ЦК:
Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до
закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи.
Обмеження:
право інтелектуальної власності на наукове відкриття (є особистим)
право на комерційне найменування (відповідно до ч.2 ст. 490 ЦК
передається іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом
особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною)
12
ФОРМА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ
(1107 ЦК)
1. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється
на підставі таких договорів:
1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
2) ліцензійний договір;
3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права
інтелектуальної власності;
4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності.
13
ФОРМА ДОГОВОРУ (ст. 1107 ЦК)
2. Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної
власності укладається у письмовій формі.
У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним.
Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може
укладатись усно.
14
ОФОРМЛЕННЯ ВКЛАДУ
Статут – не договір і не правочин.
Засновницький договір – не обов’язковий для ТОВ. Може
укладатися за бажанням.
ЯК?
15
ОФОРМЛЕННЯ ВКЛАДУ
1) передбачити в установчому документі
2) укласти засновницький договір (не подається на реєстрацію)
3) після реєстрації товариства укласти договір (1107 ЦК).
Зобов’язання учасника внести вклад має характер попереднього,
тобто обіцянки
16
Державна реєстрація (1144 ЦК)
1. Ліцензія … та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього
Кодексу, не підлягають обов'язковій державній реєстрації.
Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у
порядку, встановленому законом.
Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за
ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права
інтелектуальної власності…
2. Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які
відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх
державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.
17
ОБ’ЄКТИ, права на які вимагають реєстрації:
Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок засвідчується патентом (462 ЦК).
Набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної
мікросхеми засвідчується свідоцтвом. (472 ЦК)
Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин,
засвідчені патентом, є чинними з дати, наступної за датою їх державної
реєстрації… (488 ЦК).
Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується
свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом (494
ЦК).
18
РЕЄСТРАЦІЯ
ІНСТРУКЦІЯ про подання, розгляд, публікацію та внесення до
реєстру відомостей про передачу права власності на винахід
(корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу
(корисної моделі)
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства освіти і науки України 16.07.2001 р. № 521
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2001 р. за № 644/5835
19
ІНСТРУКЦІЯ (п. 1.2)
1.2. Передача права власності на винахід (корисну модель) здійснюється на
підставі договору про передачу права власності на винахід (корисну
модель) (далі - договір).
Видача ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) здійснюється
на підставі ліцензійного договору на використання винаходу (корисної
моделі) (далі - ліцензійний договір).
Передача права власності на винахід (корисну модель) та надання ліцензії
на використання винаходу (корисної моделі) здійснюються в межах строку
дії патенту України на винахід, деклараційного патенту України на винахід,
деклараційного патенту України на корисну модель (далі - патент).
20
ВИМОГИ ДО ДОГОВОРУ
2.3. У договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору (ліцензійного
договору) повинні бути вказані:
2.3.1. Щодо договору:
сторони договору;
предмет договору;
номер патенту;
назва винаходу (корисної моделі);
місцезнаходження (місце проживання) сторін.
21
ВИМОГИ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ
сторони ліцензійного договору;
предмет ліцензійного договору;
номер патенту; назва винаходу (корисної моделі);
обсяг прав, що передаються;
вид ліцензії (виключна або невиключна);
строк дії ліцензійного договору;
територія дії ліцензійного договору;
місцезнаходження (місце проживання) сторін
22
ВГС України
5.1. … У разі внесення майнового права до статутного капіталу
юридичної особи окрім зазначення про це в установчому
договорі необхідне укладення окремого договору про
передання виключного права, а у випадках, передбачених
законом, - також і державна реєстрація такого окремого
договору.
(Постанова Пленуму ВГС України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики
вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності»
23
ОЦІНКА ВКЛАДУ майновими правами
ч. 2 ст.115 ЦК: Грошова оцінка вкладу учасника господарського
товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках,
встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці
Учасники є вільними в оцінці своїх вкладів.
 Як має бути висловлена згода учасників товариства?
 Потрібна згода усіх учасників чи більшості?
 Хто робить оцінку вкладу, з якою погоджуються або не погоджуються учасники і
чи можуть вони встановлювати свою оцінку?
24
ОЦІНКА
Лист Держкомпідприємництва України від 15.11.2002р. № 4-4512030/6118:
- документом, що може підтверджувати наявність вкладу засновника
(учасника) господарського товариства до статутного фонду, внесеного ним у
вигляді права на використання "ноу-хау", може бути акт оцінки майнових
прав, ліцензійний договір на використання "ноу-хау", договір купівліпродажу "ноу-хау"
25
Лист Держкомпідприємництва України від
15.11.2002р. № 4-451-2030/6118
- чинним законодавством не передбачено, який саме документ повинен
подаватися до органу реєстрації в якості підтвердження внеску учасниками
(засновниками) товариства вкладів до статутного фонду та його оцінки, в
разі якщо вкладами є майнові права на інтелектуальну власність, крім
випадків, коли внеском є державна або комунальна частка майна;
- для оцінки рекомендовано керуватись нормами Закону України "Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", в
якому статтею 12 визначено, що документом, який містить висновки про
вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна, є акт
оцінки майна;
26
СПОРИ ЩОДО ОЦІНКИ
ОЦІНКА визначає розмір частки в СК – обсяг корпоративних прав
Оцінка внесків належить до виключної компетенції учасників, тому не
може бути оскаржена в судовому порядку.
Вимоги учасника про переоцінку внеску у зв’язку із їх несправедливою
початковою оцінкою.
Оскарження оцінки учасником, який не давав згоду.
27
ФІКСАЦІЯ ОЦІНКИ:
 Акт оцінки вкладу – підписують всі!
 Протокол установчих зборів (одноголосне рішення) –
підписують всі!
 Засновницький договір – підписують всі!
 Статут (обов’язково) – підписують всі!
28
ОБОВ’ЯЗКОВА ОЦІНКА
Ст.7 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні”
Проведення оцінки вкладу є обов'язковим, зокрема, у випадках
визначення вартості внесків учасників та засновників господарського
товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно
господарських товариств з державною часткою (часткою комунального
майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із
складу такого товариства.
29
ОБОВ’ЯЗКОВА ОЦІНКА іноземних інвестицій
ст. 2 Закону України “Про режим іноземного інвестування”:
Якщо іноземна інвестиція здійснюється у вигляді будь-яких прав інтелектуальної
власності, їх вартість у конвертованій валюті підтверджується (1) згідно з законами
(процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а (2)
також експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України
авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для
товарів і послуг, ноу-хау тощо
Ст. 5 Закону України “Про режим іноземного інвестування”:
Іноземні інвестиції та інвестиції українських партнерів, включаючи внески до статутного
фонду підприємств, оцінюються в іноземній конвертованій валюті та у валюті України за
домовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України.
30
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
КРАВЧУК
Володимир Миколайович
суддя Львівського окружного адміністративного суду
доктор юридичних наук, член НКР при ВАС України
(032) 261 41 00
[email protected]