Transcript 郑总演讲资料：PCT和国外申请

主讲：郑立
上海旭诚知识产权代理有限公司
2012.5.20
上海浦东新区东方路710号汤臣金融大厦1212室
Email: [email protected]; Tel: 021-58310877； 13916213168(手机)
http://www.sunrayip.com
专利基本知识
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专利的特性：排他性；地域性；时间性
专利的诸多作用：威慑作用；交叉许可
专利的成本制约
专利是商业问题，不是技术问题
专利类型：发明；实用新型；外观设计
申请文本的常见问题
• 权利要求书
– 保护范围的解释 - 全面覆盖原则
– 权利要求书存在的常见问题：
• 范围太窄 – 回避设计
• 范围太宽 – 无效
• 范围不清楚
• 限定错误
• 说明书
– 重要性：修改不能超出原始申请的公开范围
– 说明书公开不充分
• “造词”
专利的审查
• 三性：新颖性；创造性；实用性
• 形式审查
• 实质审查
– 审查的目的
– 审查员的主要工作内容：
• 权利要求语言 - 清楚的(definite)保护范围
• 检索
– 申诉原则
– 禁止反悔
– 独立审查原则
• 创造性
巴黎公约
• 优先权
– 申请日
– 公开内容
– 对权利要求的支持
– 说明书的修改和补充
• 国内优先权
– 在先申请视撤
– 时间要求
专利的审查能力
• 地区专利
– 欧洲专利
– 欧亚专利
– 非洲专利联盟
• 香港标准专利
– 中国专利
– 欧洲专利
– 英国专利
• 专利高速路(Highway)审查
• 专利小国的审查
PCT
• PCT的目标：世界专利
• 面对的现实：
• 程序：“模拟”欧专局
– 国际检索
– 国际公布
– 国际初审（实审）
PCT 申请的相关机构
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国际局 IB (WIPO)– International Bureau
受理局 RO–Receiving Office
国际检索单位 ISA–International Search Authority
国际初审单位 IPEA – International Preliminary
Examination Authority
 指定局 DO – Designated Offices
PCT申请程序 – 国际阶段
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国际阶段
– 提出申请：受理局RO
• 申请人资格
• 优先权
• 语言
• 费用
– 国际检索
• 国际检索报告 ISR
• 检索单位的书面意见
• 第19条修改（仅权利要求书）- 收到ISR起2个月内
– 临时保护
– 国际公布 – 优先权日起18个月
– 提出国际初步审查请求 – 优先权日起22个月
• 第34条修改
• 针对书面意见进行解释争辩
• 费用
• 国家专利性报告IPRP （International Preliminary Report on
Patentability)
PCT 费用
• 申请阶段
– 约11700元（个人为3700元）
– 电子提交可省约1300-2000元（个人约140-200元）
• 国际初审阶段
– 约2900元（个人为1680元）
PCT申请程序 – 国家阶段
• 国家阶段
– 进入期限：
• 优先权日起30个月（日本，美国等）
• 优先权日起31个月（欧洲，澳大利亚，韩国，印度等）
• 宽限期 （加拿大 42个月；中国32个月）
– 进入要求：
• 请求
• 译文
• 28/41条修改
• 其他文件
国家阶段的费用构成
• 总费用: 大约6-10万人民币
– 欧洲12-15万
• 境内费用：
– 基本代理费：联系，咨询，传达文件，时限监控
– 实体代理费：撰写；修改；翻译；答复审查意见
– 杂费：换汇电汇费，快递，传真，电话等
• 境外费用
– 官费
– 境外律师费
• 事务性程序费用
• 审查意见答复
如何节省国外申请的费用
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国家政策
– 国家资助政策：50万元；通过PCT申请的途径；发明
– 各地政府的资助政策
寻找正确的境外专利律师事务所
减少境外律师的工作小时数
– 文件准备充分，避免形式问题
– 审查意见的实体工作尽量在国内完成
– 申请文本质量（翻译质量）
利用专利申请和审查的程序
– 优先权申请（说明书充分公开）
– PCT途径（花钱买时间）
– 错开审查时间
• 延迟审查制
• 加速审查提
• 提前进入国家阶段（美国等）
PCT进入中国国家阶段
• 进入期限：30或32个月（1000元额外费用）
• 发明实用新型只能选择其一
• 优点：
– 在先优先权申请不被视为撤回
– 只需缴纳50元公布费
– 较快批准
– 对于有申请国外专利的，建议都进入中国，以保证
中国专利的授权质量
申请国外专利的相关问题
申请文本的质量
• 申请文本的撰写质量问题
– 说明书的撰写质量！
– 权利要求书的撰写质量
• 申请文本的翻译质量问题
– PCT申请要求直译 （literal translation)
• 要求译文更正
• 按对权利人不利的文本解释权利
• 视为未进入
• 补救措施
– 在提交PCT申请（或巴黎公约申请）时进行修改和补充
– 优先权申请的说明书质量
境外事务所的选择
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选择事务所时要考虑的种种因素：
– 性价比 - 中等规模
– 收费表及收费结构
– 必须合伙人负责：技术背景；经验；客户
– 同行介绍
– 法律问题测试
– 客户冲突问题
– 合作模式：“换案子” (reciprocity) – 不是换钱！
• 代理质量的保证
误区：
– 找有中国人的事务所
• 秘书不懂中文
• 中国人会离开
– 找价钱便宜的事务所
– 找提供包干价的事务所
PCT进入美国国家阶段（1）
• 期限：30个月（中文译文可以后补）
• 两种进入模式：
– 常规进入
– CIP（Continuation-in-part）方式进入
• 需要签署的文件
– 发明人声明
– 转让证明 (申请人一定是发明人) – “受让人(Assignee)”
– 委托书
• 权利要求书的特别规定
– 可以写3套权利要求，总数20项；
– 多重引用会增加额外费用（进入时要进行修改）
PCT进入美国国家阶段（2）
• 美国的审查程序
– 即时审查制度
– 一般在14个月内发一通(可要求加速审查)
– 1st OA + Final OA
– RCE (Request for continued examination
或 Appeal
– 一般3年内授权
• 继续申请
– Continuation(“继续”申请) 和 CIP（”部分继续申
请”)
– 提交的时间（母案pending时）
PCT进入美国国家阶段（3）
• 普遍存在的严重问题:
– 发明人：必须是真正的发明人
• 企业主
• 管理人员
– IDS (Information Disclosure Statement)
• 其他国家的相应申请情况
– 小企业 (Small entity) – 官费减半
• 大私企的企业主
美国临时申请 (Provisional Application)
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便宜（降低初始成本）
只需要考虑“公开充分”（形式要求简单）
可以以中文形式提交
一年之内必须提交正式申请
申请国外专利其他一些重要的问题
• 保密审查：在提交国内申请时，就应提交保密审查请求
• 发明人
- 必须是真正的发明人
- 需要发明人尽早签署的文件（发明人声明；转让合同）
- 在提交中国专利申请的时候，就应该签署！
• PCT申请中的申请人和发明人的英文信息
谢谢参加本次讲座！
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