Transcript 10. Dezember 2014

Vorlesungsmodul VI
Verletzung, Verwertung, Verträge
Vorlesung Gewerblicher Rechtschutz
Termine:
Vorlesung Mittwochs 14.15 Uhr bis 15.45 Uhr
Übung Mittwochs 15.45 Uhr bis 17.15 Uhr
Vorlesung Gewerblicher Rechtschutz
Termine:
• 1.Oktober:
• 15.Oktober:
• 29.Oktober:
• 12.November:
• 26.November:
• 10.Dezember:
• 7.Januar:
Deutsche Patente/Gebrauchsmuster
Patentrecherche
Patentanmeldungen International,
Anmeldestrategie
Marken und Designs national
– international
Arbeitnehmererfindungen
Verletzung, Verwertung, Verträge
Wiederholung, Klausurvorbereitung
Schutzrechtsverletzung
Motivation
• §9 Patentgesetz:
Das Patent hat die Wirkung, dass allein der
Patentinhaber befugt ist, die patentierte
Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu
benutzen
Schutzrechtsverletzung
Motivation
• §9 Patentgesetz:
Das Patent hat die Wirkung, dass allein der
Patentinhaber befugt ist, die patentierte
Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu
benutzen
Ähnlich: Markengesetz und andere Gesetze des
gewerblichen Rechtsschutzes
Schutzrechtsverletzung
Motivation
• Das Patent ist trotz des Wortlautes des
Patentgesetzes kein Benutzungs-, sondern ein
Verbietungsrecht.
• Ein Patent kann beispielsweise abhängig von
einem älteren Patent sein.
Schutzrechtsverletzung
Gesetzliches Erfordernis
• Rechtslage vor der praktischen Verwertung
prüfen
• Unterlassung im Streitfalle „grobe
Fahrlässigkeit“ (Schadensersatzpflicht)
Schutzrechtsverletzung
Risiken des Verletzers
• Klage auf Unterlassung der verletzenden
Handlung mit Risiko bezüglich
Rechtsverfolgungskosten
• Vorrichtungen und Einrichtunge, Halbfabrikate
und Warenlager werden wertlos
• Negatives Image
• Zeitaufwand zur Abwehr der
Verletzungsklage/Angriff auf das Patent
Schutzrechtsverletzung
Risiken des Patentinhabers
• Angreifer riskiert bei einer unberechtigten
Abmahnung, dass der Angegriffene sich nicht auf
den Schriftwechsel einlässt, sondern direkt mit
einer Feststellungsklage antwortet.
• Bisher unbekannte Entgegenhalten führen zur
Nichtigkeit des Patents (Nichtigkeitsklage)
• Bisher unbekannte Vorbenutzungsrechte
entscheiden die Klage zugunsten des „Verletzers“
• Zeitaufwand zur Abwehr der
Nichtigkeitsklage/Verletzungsangriff
Schutzrechtsverletzung
Kostenbeispiel
• Verletzungsverfahren I.Instanz Landgericht
• Verletzungsverfahren II.Instanz OLG
• Nichtigkeitsverfahren BPatG
• Nichtigkeitsberufungsverfahren BGH
• Je 1x Rechtsanwalt und 1x Patentanwalt auf
beiden Seiten
Schutzrechtsverletzung
Kostenbeispiel
• Streitwert 250 000 Euro (eher wenig!)
• Landgericht:
4 x 9410 Euro Anwälte
5268 Euro Gericht
• OLG:
4 x 10124 Euro Anwälte
7024 Euro Gericht
• BPatG:
4 x 9410 Euro Anwälte
7902 Euro Gericht
• BGH:
4 x 10124 Euro Anwälte
10536 Euro Gericht
+ ggf. Gutachten 10 000 Euro
• Summe Prozesskostenrisiko: >200 000 Euro
Schutzrechtsverletzung
Zusätzlicher Aufwand:
• Aufklärung des Patent- und Rechtsanwalts über
den Sachverhalt
• Besprechungen
• Lesen von Schriftsätzen
• Beschaffen von Dokumenten (Entgegenhaltungen
oder Nachweisen für Vorbenutzungsrecht)
• Rechtsunsicherheit über viele Jahre (!)
Schutzrechtsverletzung
Verfahrensvorbereitung Verletzungsprozess
• Zuständigkeit ordentlicher Gerichte
• Zivilprozess (ZPO!)
• Unterliegensprinzip: Verlierer zahlt die Kosten
• Kläger zahlt die Kosten bei sofortiger
Anerkennung
Schutzrechtsverletzung
Verfahrensvorbereitung Verletzungsprozess
Mehrstufig:
1. Berechtigungsanfrage vermeidet
Schadensersatzforderungen wegen unberechtigter
Abmahnung („Schadensersatz „wegen Eingriffs in den
eingerichteten und ausgeübten Geschäftsbetrieb“ )
2. Abmahnung vermeidet Gerichtskosten bei sofortiger
Anerkennung
3. (einstweilige Verfügung zur schnellen Durchsetzung
von sehr wahrscheinlich berechtigten Ansprüchen)
4. Klage
Schutzrechtsverletzung
Berechtigungsanfrage:
Ich bin Inhaber des Deutschen Patents Nr. .../der
Deutschen Marke Nr. ... Eine Kopie der
Patentschrift/des Registerauszugs ist beigefügt. Ihre
Erzeugnisse, die Sie unter dem Begriff …
vertreiben/in dem Katalog ... auf Seite... zum
Verkauf anbieten, weisen nach meiner Auffassung
die geschützten Merkmale auf. Ich bitte Sie deshalb
um Auskunft, wieso Sie sich berechtigt fühlen, den
geschützten Gegenstand zu benutzen.
Schutzrechtsverletzung
Abmahnung als letztes Schreiben vor der
Verletzungsklage:
• Schutzrecht
• Verletzungsgegenstand
• Ort und Zeit der Verletzung
• „strafbewehrte
Unterlassungsverpflichtungserklärung“
• Verpflichtung zum Ersatz des Schadens des
Schutzrechtsinhabers, regelmäßig die Kosten des
Rechts- und Patentanwalts
Schutzrechtsverletzung
Abmahnung als letztes Schreiben vor der
Verletzungsklage:
Als Indiz, dass der Patentinhaber es ernst meint:
Kopie des Klageschriftsatzes beifügen und die
Abmahnung nicht vom Patentanwalt, sondern
vom Rechtsanwalt schicken lassen.
Schutzrechtsverletzung
Abwehr eines Verletzungsangriffs:
• Liegt sachlich eine Benutzung des Patentes
vor?
• Kann ein Vorbenutzungsrecht geltend
gemacht werden?
• Ist das Patent im benutzten Umfang
rechtsbeständig?
Schutzrechtsverletzung
Mangelnde Patentverletzung:
• Stimmen das angegriffene Erzeugnis und der
Patentanspruch sowohl im Gattungsbegriff als
auch im Kennzeichen wörtlich überein?
• Kann der Patentanspruch über seinen Wortlaut
hinaus ausgedehnt werden? (äquivalente Mittel)
• Könnte eine mittelbare Patentverletzung
vorliegen? (Lieferung von Mitteln, die sich auf ein
wesentliches Element der Erfindung beziehen).
Schutzrechtsverletzung
Vorbenutzungsrecht:
• Ein Patent oder Gebrauchsmuster kann gegen
denjenigen nicht geltend gemacht werden, der
zur Zeit der Anmeldung die Erfindung schon in
Benutzung genommen oder wenigstens die
Vorbereitungen dazu getroffen hatte.
• Nachweispflicht - insbesondere des
Erfindungsbesitzes - des Verletzers.
• Ein Vorbenutzungsrecht ist an einen Betrieb
gebunden und kann nur zusammen mit dem
Betrieb auf einen Dritten übertragen werden.
Schutzrechtsverletzung
Mangelnde Rechtsbeständigkeit:
• Patente: Nichtigkeitsklage
• Gebrauchsmuster: Löschungsantrag
• Die Nichtigkeit des Patentes kann im
Verletzungsverfahren nicht eingewandt
werden. Die Rechtsbeständigkeit eines
Gebrauchsmusters kann auch im
Verletzungsstreit nachgeprüft werden.
Schutzrechtsverletzung
Mangelnde Rechtsbeständigkeit:
• Patente: Nichtigkeitsklage
• Gebrauchsmuster: Löschungsantrag
• Die Nichtigkeit des Patentes kann im
Verletzungsverfahren nicht eingewandt werden.
Die Rechtsbeständigkeit eines Gebrauchsmusters
kann auch im Verletzungsstreit nachgeprüft
werden.
• Marken: Löschungsantrag beim Patentamt oder
Löschungsklage vor ordentlichen Gerichten
Schutzrechtsverletzung
Prozessverlauf:
• Wegen der Schwierigkeit des Streitstoffes hat man sowohl
beim Landgericht als auch beim Oberlandesgericht sog.
Patentkammern bzw. Patentsenate gebildet, vor denen alle
Streitigkeiten auf dem Gebiete des Patent- und
Gebrauchsmusterschutzes verhandelt werden.
• Diese sind in der Regel auch für Kennzeichenstreitsachen
aus dem Markengesetz und Verletzungsverfahren bei
Designs zuständig.
• In jedem Bundesland gibt es für beide Instanzen jeweils nur
eine Patentkammer bzw. einen Patentsenat, auch wenn es
mehr als ein Landgericht gibt.
•
Schutzrechtsverletzung
Zuständigkeit:
• Die Zuständigkeit richtet sich nach ZPO, d.h.
dem Wohnsitz des Beklagten oder nach dem
Ort der Verletzungshandlung.
Schutzrechtsverletzung
Vertretung:
• Kläger und Beklagter müssen einen
Rechtsanwalt als Prozessbevollmächtigten
bestellen.
• Neben diesem kann ein Patentanwalt zur
Mitwirkung am Prozess bestellt werden,
dessen Kosten auch im Falle des Obsiegens
vom Gegner übernommen werden müssen.
Schutzrechtsverletzung
Aussetzung:
• Die Patentkammer kann auf einen Antrag den
Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen
Entscheidung der Nichtigkeitsklage aussetzen.
• Vielfach wird ein solcher Antrag in erster
Instanz abgelehnt und trotz schwebender
Nichtigkeitsklage entschieden.
Schutzrechtsverletzung
Instanzenzug:
• Über eine Berufung gegen die Entscheidung des
Landgerichtes verhandelt der Senat für
gewerblichen Rechtschutz des
Oberlandesgerichts. Dessen Entscheidung ist
durch Revision beim Bundesgerichtshof
anfechtbar, so dass der Verletzungsprozess in
Patentangelegenheiten letzten Endes bei dem
Senat des Bundesgerichtshofes landet, der auch
als Berufungsinstanz des Nichtigkeitsstreites
zuständig ist.
Schutzrechtsverletzung
Einstweilige Verfügung
• Schnelle Entscheidung per Beschluss (<>
Urteil)
• Oft ohne mündliche Verhandlung
• Verletzung muss glaubhaft gemacht werden
• Eilbedürftigkeit
• Unterliegen im Hauptsacheverfahren:
Schadensersatz
Schutzrechtsverletzung
Einstweilige Verfügung
• Patente: selten bis nie
• Marken: häufig
• Abwehr: vorauseilend per „Schutzschrift“: Der
vermeintliche Verletzer setzt einen Schriftsatz auf, in
dem er sich gegen eine befürchtete einstweilige
Verfügung wehrt und verteidigt sich mit Argumenten
ohne den Angriff zu kennen. Diese Schutzschrift wird als solche bezeichnet - bei allen Gerichten hinterlegt,
bei denen eine einstweilige Verfügung möglicherweise
beantragt wird.
Schutzrechtsverletzung
Grenzbeschlagnahme
• Einfuhr z.B. von Billigimitaten aus dem
Ausland führen zu großem Schaden und
Rufschädigung
• Antrag beim Zoll mit konkreten Hinweisen
• Z.B. Hersteller, Herstellerland, Fotos der
Produkte, Hinweise wann und wo eine
Lieferung erwartet wird
Schutzrechtsverletzung
Grenzbeschlagnahme
• Absender kann sich wehren und erhält eine
kurze Frist zur Stellungnahme
• Ohne Äußerung: Vernichtung der Ware
Schutzrechtsverletzung
Markenverletzung
• Verfahren im Wesentlichen wie
Patentverletzungsverfahren
• Mangelnde Rechtsbeständigkeit der Marke
kann mit der Nichtbenutzungseinrede direkt
im Verletzungsverfahren geltend gemacht
werden.
Schutzrechtsverletzung
Markenverletzung
Weitere Verteidigungsmittel:
• Fehlende Ähnlichkeit der Marken
• Fehlende Ähnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen
• Erschöpfung durch eigenes Inverkehrbringen
• Verwirkung durch Duldung
• Verfall wegen Nichtbenutzung
• Bestehen einer Lizenz
Verwertung
Verschiedene Möglichkeiten, eine Erfindung
wirtschaftlich zu verwerten:
• Verkauf
• Vergabe von Lizenzen/einer Lizenz
• Benutzung (z.B. als Start-Up)
• Verwendung als Vorrats-/oder Sperrpatent
Verwertung
Technischen Fortschritt: Verbesserung bei Qualität,
Preis und Einsatzfähigkeit des Erzeugnisses.
• Qualität: größere Betriebssicherheit, leichtere
Handhabung, geringeres Gewicht,
Raumeinsparung, größere Messgenauigkeit usw.
• Preis: funktionsmäßig, konstruktiv oder
herstellungstechnisch verringern
• Erweiterung der Einsatzfähigkeit: meist das
Ergebnis von Zweck und
Bestimmungserfindungen
Verwertung
Die Verwertbarkeit einer Erfindung ist
kaufmännisch gesehen dann besonders günstig
zu beurteilen, wenn
• das Erzeugnis, das die Erfindung verkörpert,
umsatzfördernde Eigenschaften hat, und
• durch das Erzeugnis eine
überdurchschnittliche Gewinnspanne
erzielbar ist.
Verträge
Verwertungsvertrag
• Vereinbarungen über die Vertragsleistungen
• Vereinbarungen über die Gegenleistungen
• Abreden.
Verträge
Vertragsleistung
• Übertragung einer Erfindung (Recht auf das
Patent), einer Schutzrechtsanmeldung oder
eines Schutzrechts
• Übertragung der Prioritätsrechte
• Übertragung von Know-How in Form von
Zeichnungen, Gerätschaften, Rezepturen, IT
und Software…
Verträge
Vertragsleistung
• Übertragung einer Erfindung (Recht auf das
Patent), einer Schutzrechtsanmeldung oder
eines Schutzrechts
• Übertragung der Prioritätsrechte
• Übertragung von Know-How in Form von
Zeichnungen, Gerätschaften, Rezepturen, IT
und Software…
Verträge
Unbeschränkte Vertragsleistung – Exklusivlizenz/Patentkauf
"Herr X (Erfinder) erklärt, dass er die in der Vertragsanlage
beschriebene Erfindung gemacht hat und versichert, dass er darüber
allein verfügungsberechtigt ist. Herr X versichert ferner, dass ihm keine
Tatsachen bekannt sind, die der Schutzfähigkeit oder der Verwertung
der Erfindung entgegenstehen oder sein Erfinderrecht einschränken.
Herr X überträgt seine sämtlichen in- und ausländischen Rechte an
dieser Erfindung unbeschränkt auf die Firma Y (Vertragspartner) und
verpflichtet sich, alle Handlungen vorzunehmen, insbesondere alle
Unterschriften zu leisten und Informationen zu geben, die zum Erlangen
in- und ausländischer Schutzrechte auf die Erfindung erforderlich sind."
• Keine Ansprüche von Miterfindern!
Verträge
Unbeschränkte Vertragsleistung – Exklusivlizenz/Patentkauf
"Herr X (Erfinder) erklärt, dass er die in der Vertragsanlage
beschriebene Erfindung gemacht hat und versichert, dass er darüber
allein verfügungsberechtigt ist. Herr X versichert ferner, dass ihm keine
Tatsachen bekannt sind, die der Schutzfähigkeit oder der Verwertung
der Erfindung entgegenstehen oder sein Erfinderrecht einschränken.
Herr X überträgt seine sämtlichen in- und ausländischen Rechte an
dieser Erfindung unbeschränkt auf die Firma Y (Vertragspartner) und
verpflichtet sich, alle Handlungen vorzunehmen, insbesondere alle
Unterschriften zu leisten und Informationen zu geben, die zum Erlangen
in- und ausländischer Schutzrechte auf die Erfindung erforderlich sind."
• Der Erfinder darf nichts verschweigen
Verträge
Haftungsausschluss
"Herr X übernimmt keine Gewähr dafür, dass die
Erfindung schutzfähig (patentfähig),
patentrechtlich unabhängig und frei von
Vorbenutzungsrechten Dritter ist."
Verträge
Lizenzvertrag
Beschränkung möglich auf:
• die Benutzungslizenz (allgemein auf alle vier
Benutzungsarten bezogen),
• die Herstellungslizenz,
• die Vertriebslizenz (Feilhalten,
Inverkehrbringen, z. B. als Reklameartikel),
• die Gebrauchslizenz
Verträge
Lizenzvertrag
Beschränkung
• nach der Benutzungsart
• nach der Kennzeichnung der Erzeugnisse
• zeitlich
• örtlich.
Verträge
Lizenzvertrag
• Exklusive Lizenz
• Alleinlizenz
• Einfache Lizenz
Verträge
Lizenzvertrag
•
•
•
•
•
Wer zahlt Aufrechterhaltungsgebühren?
Wer verteidigt das Patent?
Darf ein Patent fallengelassen werden?
Wer darf gegen Verletzer vorgehen?
Was ist für den Fall der
Nichterteilung/Nichtigkeitserklärung vorgesehen?
• Haftungsausschluss für wirtschaftliche
Verwertbarkeit
Verträge
Lizenzvertrag
Mögliche Lösungen:
• Rücktritts-/Kündigungsrecht
• Umwandlung einer exklusiven in eine einfache
Lizenz
• Minderung der Gegenleistung
Verträge
Lizenzvertrag einfache Lizenz
• Herr X ist eingetragener alleiniger Inhaber des
Schutzrechts/Patents Nr. ... vom ... betreffend
... und versichert, dass das Patent nicht
erloschen oder für nichtig erklärt ist. Herr X
erteilt der Firma Y an diesem Patent eine
uneingeschränkte einfache Lizenz.
Verträge
Lizenzvertrag Exklusivlizenz
"Herr X besitzt die in der Vertragsanlage aufgeführten Schutzrechte und
Schutzrechtsanmeldungen, im folgenden Vertragsschutzrechte genannt, und erklärt,
dass er darüber allein verfügungsberechtigt ist. Herr X versichert, dass ihm keine
Tatsachen bekannt sind, die der Rechtsbeständigkeit der Vertragsschutzrechte oder der
Verwertung der geschützten Erfindung entgegenstehen. Herr X versichert ferner, dass
er an den Vertragsschutzrechten selbst keine Mitbenutzungsrechte in Anspruch nimmt,
noch solche Dritten eingeräumt hat, und dass er keine Kenntnis von gesetzlichen
Mitbenutzungsrechten (Vorbenutzungsrechten) besitzt. Herr X erteilt an den
Vertragsschutzrechten der Firma Y ein uneingeschränktes Exklusivlizenzrecht mit der
Berechtigung, Unterlizenzen zu erteilen und die Schutzrechte gegen Dritte geltend zu
machen. Bei einem nachträglich auftretenden Rechtsmangel an dem eingeräumten
Exklusivlizenzrecht soll die in § ... des Vertrages festgesetzte Gegenleistung durch
besondere Vereinbarung in dem Umfange herabgesetzt werden, in dem eine durch den
Rechtsmangel verursachte Schmälerung des Verwertungserfolges von der Firma Y
nachgewiesen wird."
Verträge
Patentlizenz- und Know-How Vertrag
Übertragung des Know-Hows in Form von
Zeichnungen, Software, Geräten,
Lieferantenlisten, Berechnungen, Materialien,…
Ggf. Mitarbeit des Erfinders (Stundensatz)
Verträge
Patentlizenz- und Know-How Vertrag
Unterlagen werden erst nach Vertragsschluss
überlassen – Inhalt der Unterlagen muss aber
definiert werden
Verträge
Vergütung des Lizenzgebers
• Richtet sich in der Regel nach dem
wirtschaftlichen Erfolg (<> erfinderische Leistung)
• Pauschalzahlung: hohes Risiko
• Umsatzlizenz: Lizenzgeber muss „lange“ auf sein
Geld warten
• Gewinnlizenz: Risiko, dass das Unternehmen
unrentabel arbeitet und geringen Gewinn hat
Verträge
Vergütung des Lizenzgebers
• Richtet sich in der Regel nach dem
wirtschaftlichen Erfolg (<> erfinderische Leistung)
• Pauschalzahlung: hohes Risiko
• Umsatzlizenz: Lizenzgeber muss „lange“ auf sein
Geld warten
• Gewinnlizenz: Risiko, dass das Unternehmen
unrentabel arbeitet und geringen Gewinn hat
• Stücklizenz: Inflation wird nicht berücksichtigt
Verträge
Vergütung des Lizenzgebers
• Wichtigkeit der Erfindung
• Stückzahl
• Anzahl der an dem Produkt verwirklichten
Erfindungen
• Existenz von Umgehungslösungen
• Schutzumfang des Patents
Verträge
Vergütung des Lizenzgebers
Beliebt:
• Einstandszahlung (Erfinder kann seine bisherigen
Kosten einspielen)
• Umsatzlizenz, vierteljährlich abzurechnen
• Mindestlizenz (vermeidet, dass die Erfindung in der
Schublade verschwindet)
• Bei Nicht-Erreichen der Mindestlizenz für einen
längeren Zeitraum: Recht zur Umwandlung einer
Exklusivlizenz in eine einfache Lizenz oder
Kündigungsrecht
Verträge
Abreden
• Abrechnung – Zeitraum, Zahlungsfrist, Kontodaten
• Prüfrecht – durch Wirtschaftsprüfer. Bei mehr als 5%
Abweichung zahlt der Lizenznehmer
• Vertragsdauer
• Kündigungsrecht (für Lizenzgeber gewöhnlich nur
wichtiger Grund)
• Gerichtliche Zuständigkeit
• Anwendbares Recht
• Vertragsänderungen schriftlich
• Salvatorische Klausel
The End
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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