Transcript Hybrid Licensing-신한섭 (120812)

Hybrid Licensing
2012. 8
Presented by Han-Seop Shin
Copyright ⓒ Han-Seop Shin 2012
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CONTENTS
I.
Introduction
II.
Case Study
III.
Complicated Issues in HL
IV.
Conclusions & Suggestions
Copyright ⓒ Han-Seop Shin 2012
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Ⅰ. Introduction
⁔ Hybrid Licensing
- HL is typically a license form for an issued or pending patent, together
with some other form of IP right that is not coextensive with the patent.
- HL is widely used as a practical license tool worldwide.
 One Source from LES: Estimated Classification on Licensing Practice
20~30% : Pure patent right
50% : Trade secrets
20~30% : Hybrid Licensing Variety
- HL is getting prevalent in Licensing to the extent that trade secret
is recognized as the value of IP right to an effective transfer of
technology.
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Ⅰ. Introduction
⁔ Hybrid Licensing
- Historically, parties to licensing contract have considerable freedom
to the extent that contract is legally binding agreement between parties.
- By the 1960s, US Supreme Court repeatedly characterized that
patent right is “a limited monopoly” bargained for being disclosed
as compensated.
- So, it is generally assumed that licensor may require a licensee to pay
royalty for the non-patented portion of the licensing property higher than
the licensee would pay if there was no patent.
→ “Brulotte” - Landmark Case
“Enforceability on royalty payment after patent expiration”
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II. Case Study
⁔ Brulotte Case: Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964)
• Facts
- Thys Co: 홉(hop)을 수확하는 특허권 보유
→ 청구인 Brulotte에게 상기특허권을 licensing
- Licensing내용
한시즌 홉 수확 (hop picking) 당 500$의 확정금액 또는 기계로 추수된
Dryed hop 200파운드당 3.33$에 해당하는 로열티 중 많은 쪽을 지급
- Issues
→ Brulotte 상기 특허권 존속기간이 만료하자 특허권 로열티 지급을 거부
• Case History
- Washington Trial Ct.: Thys Co 승소
Washington Supreme Ct.: Thys Co 승소
US Supreme Ct.: Brulotte 승소
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II. Case Study
⁔ Brulotte Case: Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964)
• US Supreme Ct.
- 특허의 존속기간이 만료된 다음 특허권자가 특허권에 대해서 로열티를 받는 것은
허용되지 않는다고 판시
- 미국 헌법 규정을 근거 (제 1조 제 8항) 의회가 발명인에 대해서 제한된 기간 동안만
배타적인 권리를 보장하도록 하고 있다고 설명하고, 따라서 발명은 위 제한된 기간이
경과하면 공중재산 (public property) 이 되는 것으로 판단
- 이러한 로얄티의 제한에 대한 문제는 특허의 독점권에 관한 문제이며 이것은
연방특허법상의 문제로 인식 & 연방대법원은 일반 대중이 특허기간 만료 후 아무런
대가없이 사용을 하는 발명을 계약자만 그 대가를 지불한다는 것은 적절하지
아니하다고 판결
 독점권의 기간을 연장하여 로열티를 받을 수는 없다고 명시한 첫 연방대법원 판례
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II. Case Study
⁔ Lear Case: Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969)
• Facts
- 청구인 Lear사는 Gyroscope관련 문제를 해결하기 위해 Adkins를 고용
- Lear & Adkins agreed: Vertical Gyro관련 발명은 Adkins 소유 및 Lear사에게
licensing 허용
- Adkins: 1954 Gyroscope관련 특허출원 및 Agreement with Lear사 in 1955
계약  “만약 관련 특허출원이 거절되거나 등록된 특허가 무효화되면 Lear사는 관련 license계약의
일부나 전체를 해지할 옵션을 갖는다.”
- Adkins’ 특허: 몇 번의 거절사정 절차진행 후 등록결정 (1960)
- Issues
Lear사: 특허청의 거절사정통지 (신규성부족)를 근거로 로얄티지급 거부 (1957)
Adkins: 관련 계약위반 주장하며 California주 지방법원에 소송 제기
 Case History
- California Supreme Ct.: 1955 Agreement 유효하며 Lear사는 로얄티지급 거부할
권리 없음
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II. Case Study
⁔ Lear Case: Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969)
 Case History
- US Supreme Ct.: 기술허여자 (Licensee)의 라이센스에 근거되는 특허 유효성에대한
문제제기를 허여
 특허유효성 논란에 대한 기술허여자의 공격을 허여하는
연방 특허정책에 근거
“ 특허출원 과정의 소요기간과 독특한 심사과정 등을 고려 만약 관련 계약대로
기술제공자 (Licensor) 에게 특허출원 등록 여부에 상관없이 로열티 지급을
허여한다면 기술제공자에게 관련 출원과정상 다분히 고의적인 연기 등의 전략을
통하여 관련 특허청 최종 결정을 최대한 늦추어 다른 잠재적인 기술허여자 들의
특허권 유효성관련 논의제기를 방해할 수 있는 가능성 등을 지적하며 기술허여자는
특허유효성에대한 논란을 할 수 있는 충분한 재정적 이해당사자임을 인정 ”
- Lear Case는 Brulotte Case에 이어 특허독점권에 급격한 확장을 경계하는 판례로서
연방대법원의 이런 시각을 반영
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II. Case Study
⁔ Aronson Case: Aronson v. Quick Point Pencil Co., 440 U.S. 257 (1979)
• Facts
- 청구인 Aronson은 새로운 형태의 키홀더에 대한 특허를 출원을 하였고 관련 라이센스
계약 당시 미국특허청에 출원 중인 상태
- Aronson & Quick Point와 상기 키홀더에 대한 제조와 판매에 대한 라이센스 계약
- Licensing 주요내용
출원명세서에 기재된 키홀더의 제작과 판매에 대한 Exclusive License 대가로
매출액 대비 5%의 로열티를 지급하는 것으로 약정
또한 만약 Aronson의 특허가 5년 이내에 특허 등록이 되지않을 경우 기존 로열티의
절반인 2.5%의 로열티를 계속적으로 지급하기로 약정
- Aronson의 특허는 그 후 출원이 최종적으로 거절 및 Quick Point 로열티 지급을 중단
• Issue at bar
출원 중인 특허권에 대해서 로열티의 지불약정을 한 다음 상기 출원이 거절된 경우
로열티의 지불약정이 유효한 것인가에 대한 쟁점을 다루는 판례
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II. Case Study
⁔ Aronson Case: Aronson v. Quick Point Pencil Co., 440 U.S. 257 (1979)
• Case History
- US District Ct.
관련 라이센스 계약은 명백하고 의문이 없으므로 특허가 인용여부에 상관없이 유효하다고 판시
- Court of Appeals
관련 라이센스 계약이 출원 중인 특허에 관한 것인 이상 연방특허법이 상기 계약에 적용된 다고 판시
& 특허의 로열티를 계속적으로 지불하는 것은 public domain의 영역에서 아이디어를 완전히
자유로이 사용할 수 있다는 연방특허법에 배치됨을 강조
- US Supreme Ct.
출원중인 특허가 등록되지 않을 경우 로열티가 현저히 줄고 이 Case에서 같이 “당사자가 이러한
사실을 충분히 숙지, 이해하고 계약을 체결한 경우에는 비특허권의 부당한 사용에 해당하지 않으며
따라서 관련 계약은 연방특허법에 의해 preempted되지 않느다 ” 고 판시
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II. Case Study
⁔ Other Cases
• Timely Case: Timely Products, Inc. v. Costanzo, 465 F. Supp. 91 (D. Conn. 1979)
- 출원 중인 특허가 등록이 되지 않은 경우 최소로열티의 감소조건의 경우, 로열티 감액이
상당하면 특허권 기간이후에도 로열티 지급이 가능하다는 관점을 인정
• Pitney Bowes Case: Piney Bowes, Inc. v. Mestre, 701 F.2d 1365 (11th Cir. 1983)
- 문제되는 라이센스 계약이 출원 중인 특허권 과 영업비밀이 포함되어 있었으며 로열티 지급비율이
특허권 만료 전후에 차이가 없는 경우
→ 라이센스 계약에 로열티 부분이 상당한 중요한 기여부분 임을 분명히 보여주기 위해서는
로열티 지급비율이 특허권 만료 또는 유효성 여부에 따라 당연히 감소되어야 한다고 판단
• Meehan Case: Meehan v. PPG Industries, Inc., 802 F.2d 881 (7th Cir. 1986)
- 출원 중인 특허권을 포함하는 라이센스 계약에서 특허권 만료 전후에 로열티 지급비율의 차이를
두지 않은 경우, 로열티 지급조건은 본질적으로 불법적임을 확인
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II. Case Study
⁔ Lessons from above cases (Brulotte ~ Meehan Cases)
• 특허의 존속기간이 만료된 다음 특허권자가 특허권에 대해서 로열티를 받는 것은
허용되지 않음 (Brulotte Rule)
 특허권만료 후 발명은 공중재산 (public property) 이 되는 것으로 판단
• 기술허여자 (Licensee)의 라이센스에 근거되는 특허 유효성에대한 문제제기 허여
(Lear Rule)
 특허유효성 논란에 대한 제3자의 논의제기를 허여하는 연방 특허정책에 근거
• 출원중인 특허가 등록되지 않을 경우 → 로열티가 감소가 현저할 경우:
관련 사실을 충분히 숙지, 이해하고 계약을 체결한 경우에는 비특허권의 부당한
사용에 해당하지않으며 관련 계약은 유효 (Aronson rule)
→ 라이센스 계약에 로열티 부분이 상당한 중요한 기여부분 임을 분명히 보여주기
위해서는 로열티 지급비율이 특허권 만료 또는 유효성 여부에 따라 당연히 감소
되어야 한다고 판단
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III. Complicated Issues in HL
⁔ Patent Right v. Trade Secret
- Patent Right: Royalty obligation ceases upon expiration of the underlying
patent right (General rule)
- Trade Secret: Property Right in the Trade Secret continues to exist and
Royalty could be collected as long as the information is
kept secret
 > 18 years, a.k.a. indefinitely !
- In practice: In case of involving patent right & trade secret, it might be
problematic in collecting royalty when PR & TS are
inseparably mixed
 Most licensing requires patent monopoly & trade secret
necessary to transfer technology for successful mass
production!!!
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III. Complicated Issues in HL
⁔ Patent Right v. Trade Secret
- In case of international licensing practice involving patent right and
trade secret , it might be arguable when royalty payment should be
ceased wherein the licensing agreement was not clear between PR
& TS.
Look at the more cases handling similar facts!!!
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III. Complicated Issues in HL
⁔ St. Regis Paper Case
St. Regis Paper Co. v. Royal Industries, 552 F. 2d 309, 194 U.S.P.Q. 52
(9th Cir. 1977), cert. denied, 434 U.S. 996 (1977)
• Facts
- Royal Industry  St. Regis Paper Co: licensed a plastic tie strip for using
a patent & know-how used to manufacture the patented tie
strip.
- 1963 agreement: 10% royalty + expenses to transfer know-how
“The agreement shall be terminated upon the expiration of
the US Patent No.2,767,113”
- The District Ct. (California): Royal’s patent invalid  affirmed by Federal Circuit
• Issue at bar
- Is Royal entitled to recover royalty for its know-how?
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III. Complicated Issues in HL
⁔ St. Regis Paper Case
St. Regis Paper Co. v. Royal Industries, 552 F. 2d 309, 194 U.S.P.Q. 52
(9th Cir. 1977), cert. denied, 434 U.S. 996 (1977)
• Court of Appeals (9th Cir)
- Royal: Lear Case에 근거한 비특허 Know-How의 이전이 라이센스 계약의 중요한
유인에 있으므로 로열티지급규정은 계속해서 강제적으로 규정되어야 한다고 주장
- Court of Appeals
이전된 Know-How의 가치는 $53,088이고 이 금액은 Royal이 받은 $174,000금액에
다 반영이 되었다는 지방법원의 결정을 확인
 “ Where patent right and know-how so intimately intertwined, royalty for
license could not “separately” be claimed ”
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III. Complicated Issues in HL
⁔ Chromalloy Case: Chromalloy American Corp v. Fischmann,
716 F. 2d 683, 221 U.S.P.Q. 311 (9th Cir. 1983)
• Facts
- Fischmann  Chromalloy American: licensed a “Scorpion” machine for using
a patent & know-how used to manufacture the patented rolling,
measuring & cutting carpet (in Acquisition by Chromalloy)
- 1968 agreement: 3% royalty on future sales
- Chromalloy repudiated the agreement by seeking that the 1968 agreement is void
after finding that the Fischmann’s patent is invalid.
- The Dist. Ct. (California): 1968 agreement is to be enforced  remanded by
Federal Circuit (9th Cir.)
• Issue at bar
- Is Fischmann entitled to recover royalty for hybrid asset (patent + business asset)?
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III. Complicated Issues in HL
⁔ Chromalloy Case: Chromalloy American Corp v. Fischmann,
716 F. 2d 683, 221 U.S.P.Q. 311 (9th Cir. 1983)
• Court of Appeals (9th Cir)
- Affirming St. Regis Case
 “Hybrid licensing is not enforceable because, under Lear, enforcement of the
payment of royalties on invalid patents is to be discouraged ”
 “ if payments required by the royalty agreement has distinguished between
patent and non-patent rights in a hybrid licensing, those latter payments
have been enforced ”
- 관련 라이센스계약에 특허자산과 비특허자산으로부터의 로열티 근거가 불분명하게
혼합 되어있고 특허권 권리변동 시, 비특허자산에 대한 별도로열티 지급 요구는 인정
안됨
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IV. Conclusions & Suggestions
⁔ Conclusions
- 특허권과 영업비밀 관련 로열티 구분이 없는 Hybrid License에서는 특허만료 후 또는
특허권이 무효가 되었을 경우 로열티지급에 관하여 성공적으로 문제제기가 가능
- 따라서, 위의 경우 로열티 추가지급 부담 필요가 없음
- 이전된 영업비밀에 대한 보상 부분은 부당이득논리 (Unjust Enrichment Theory)
하에서만 가능할 것으로 판단
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IV. Conclusions & Suggestions
⁔ Suggestions to Practice
- 기술제공자 (Licensor) 는 불분명한 로열티 지급규정을 포함하는 라이센스 계약을
신중하게 재검토하여 조건 및 기간 등 가능한 분명한 지급규정을 명문화
- 라이센스 계약 시 특허권과 영업비밀과 같은 비특허권을 분명하게 분리
- 특허권과 비특허권의 분리가 쉽지 않으면, 계약서에 특허권과 영업비밀의 차별성을
최대한 구분
- 상기 두 권리에 대한 분리된 로열티 분배규정
- 출원 중인 특허나 고안 중인 발명이 등록이 되지 않을 경우에 감소된 로열티
지급규정을 명문화
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