Wynalazki wdrażane przy pomocy komputerów w praktyce EPO

dr hab. Elżbieta Traple, prof. UJ Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Art. 52 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich 1.

Patenty europejskie udzielane są na wynalazki , które nadają się do przemysłowego stosowania , są nowe i posiadają poziom wynalazczy.

2.

Nie uważa się za wynalazki w rozumieniu ust.1 w szczególności: 1.

odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych 2.

3.

4.

wytworów o charakterze estetycznym schematów , zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier albo prowadzenia działalności gospodarczej oraz programów komputerowych przedstawienia informacji 3.

Postanowienia ust.2 wykluczają zdolność patentową przedmiotu i działalności ,o których mowa w tym przepisie jedynie wówczas, gdy europejskie zgłoszenie patentowe lub patent europejski dotyczą takiego przedmiotu lub działalności jako takich.

Znowelizowany tekst z 2000 r. który wchodzi w życie 13 grudnia 2007 r.

Europejskie patenty są udzielane na wynalazki we wszystkich dziedzinach technologii, o ile…… Czy jest wspólna cecha dziedzin objętych wyłączeniem ?

Aerotel LTD v. Telco Holdings Ltd/ Macrosan

- angielski Sąd Apelacyjny – 27 październik 2006 r.

Podstawa prawna rozstrzygnięcia –art.52 (2) i (3) Konwencji , podsumowanie linii orzeczniczej EPO i linii Urzędu Patentowego angielskiego , wniosek do prezesa EPO o skierowanie pytań do poszerzonego składu Komisji Odwoławczej

Zastrzeżenia dotyczące metody i systemu

1.

2.

3.

metoda wykonywania rozmów telefonicznych z obojętnie jakiego telefonu , polegająca na: otrzymaniu specjalnego kodu związanego z dokonaniem przedpłaty, włożeniu tej przedpłaty do specjalnej pamięci …… (tu następuje wyliczenie szeregu kroków) momencie wykorzystania przedpłaty i następie weryfikacja przedpłaty ,połączenie z wybieranym numerem, monitorowanie pozostałej do dyspozycji przedpłaty i przerwanie połączenia w system telefoniczny ułatwiający telefonowanie z obojętnie jakiego aparatu , zawierający: połączenia osoby telefonującej z pamięcią , w której zgromadzone są specjalne kody klienta, informacje dotyczące dokonanej przedpłaty , środki weryfikacji tych danych.

środki do Zastrzeżenie odnoszące się do systemu - fizyczne urządzenie składające się z różnych elementów.

Rozstrzygnięcie:

System jako całość jest nowy i zastrzegany wynalazek stanowi fizyczną kombinację elementów hardwaru.

Wkład w dziedzinę techniki - nowy system, który jest czymś więcej niż metodą prowadzenia biznesu , system ma techniczny charakter. Zatem nie zachodzi wyłączenie z art. 52 (2).

Wniosek Macrosanu Zastrzeżenia:

Metoda opracowywania na odległość (elektronicznie) niezbędnych do przygotowania wniosku o zarejestrowanie spółki.

danych Metoda oparta na tzw. apparatus z procesorem do przetwarzania danych, zawierającym środki do gromadzenia danych od klienta na odległość, środki interaktywnego komunikowania między procesorem a komputerem klienta do opracowywania pomagający ,poprzez pytania i odpowiedzi, wygenerować ostateczny dokument , na specjalnym formularzu. Metoda stosowana m.in. przy pomocy strony internetowej.

danych klienta . System Rozstrzygnięcie: wniosek dotyczy wykonywania procesu myślowego oraz programu komputerowego „jako takiego”, brak nowego systemu, nowego hardware

Pytania do rozszerzonego składu Komisji Odwoławczej EPO

1.

2.

Jaka jest prawidłowa droga do określenia czy wynalazek odnosi się do dziedzin wyłączonych spod patentowania w art. 52 (2)?

Jak powinny być traktowane te elementy zastrzeżeń ,które odnoszą się do dziedzin wyłączonych spod patentowania , kiedy określamy , czy wynalazek jest nowy i nieoczywisty?

a w szczególności: • • • Czy program komputerowy, załadowany na takie medium jak chip lub twardy dysk , jest wyłączony spod patentowania o ile nie wywołuje technicznego efektu, a jeśli tak, co oznacza w tym przypadku „techniczny efekt”?

Jakie są istotne cechy charakterystyczne rozwiązania dotyczącego metody prowadzenia biznesu?

W listopadzie 2006 r. Urząd Patentowy angielski ogłosił zmianę w sposobie oceny przez badaczy wynalazków z tej dziedziny.

Techniczny wkład w zastaną wiedzę (contribution approach)

1.

2.

Co jest przedmiotem wniosku?

Czy przedmiot wniosku wyłączonych w art. 52 (2)?

– – – podpada pod którąś z kategorii Wniosek podlega ocenie całościowo - elementy techniczne i nietechniczne Nie wyodrębnia się cech istotnych, bada się efekt , jaki rozwiązanie przynosi - formuła zastrzeżeń nieistotna, ważny przedmiot wynalazku Efekt w dziedzinę nie wyłączoną spod patentowania zrównany z technicznym charakterem wynalazku

Konkluzja: brak technicznego charakteru

patentowania na podstawie art. 52(2) = wyłączenie spod

Linia zapoczątkowana przez orzeczenie w sprawie VICOM – T 208/84 , 1987 , OJ EPO 14 Zastrzeżenia:

Metoda cyfrowego filtrowania obrazów przy użyciu specjalnego operatora Teza: nawet, jeśli idea leżąca u podstaw wynalazku to metoda matematyczna, możliwe jest udzielenie patentu o ile wynalazek , jako całość przynosi wkład techniczny w zastana wiedzę Wkład techniczny = wynalazek prima facie patentowalny Pozostała wątpliwość: jak ustalić wkład techniczny w przypadku programów komputerowych, wynalazków dotyczących rozwiązań finansowych , metod prowadzenia biznesu VICOM - należy poszukiwać procesu przebiegającego na fizycznych przedmiotach, procesu , który powoduje pewną zmianę fizyczną Contribution approach - badamy jaki wkład przynosi wynalazek, jaki problem rozwiązuje i dopiero sprawdzamy, czy przedmiot wynalazku jest wyłączony na podstawie art. 52 (2) Jeśli wynalazek jest techniczny nie podpada pod wyłączenia z art. 52(2). Zamiast definiować dziedziny wyłączone definiujemy techniczny charakter rozwiązania Koncepcja znajdująca oparcie w zasadzie 27 i 29 Regulaminu wykonawczego – opis winien określać dziedzinę techniki, której dotyczy wynalazek i ujawniać rozwiązanie w taki sposób, aby problem techniczny i jego rozwiązanie były zrozumiałe dla znawcy, a zastrzeżenia winny określać przedmiot wynalazku i cechy techniczne niezbędne do zdefiniowania zastrzeganego przedmiotu

Linia po Pension Benefits (I)

Zastrzeżenia dotyczące metody kontrolowania (zarządzania ) systemu emerytalnego Zastrzeżenia dotyczące struktury organizacyjnej – techniczna baza – apparatus Kolejne kroki objęte metodą dotyczą opracowywania danych, stanowią typowe kroki w prowadzeniu finansów i metody prowadzenia działalności gospodarczej jako takiej Baza techniczna - odpowiednio zaprogramowany komputer lub system komputerów

Tezy:

1. System komputerowy odpowiednio zaprogramowany do użytku w określonym polu może stanowić wynalazek patentowalny, nawet, jeśli tym polem jest prowadzenie działalności gospodarczej 2. System komputerowy jest pewnym przedmiotem fizycznym, pewną jednostką fizyczną, może powodować zmiany w rzeczy, a więc ma charakter techniczny

Linia po Pension Benefits (II)

Konkluzja: apparatus może być zawsze traktowany jako przedmiot fizyczny, może wywoływać zmiany fizyczne i wobec tego ma techniczny charakter Wkład techniczny do zastanej wiedzy powoduje, nie ma znaczenia, czy dziedzina, w której rozwiązanie znajduje zastosowania należy do materii wyłączonej w art. 52(2) Linia po Pension Benefits - badać należy najpierw poziom wynalazczy i wkład w stan techniki a nie rozważać wyłączenia spod patentowania Wynalazkowi, który ma charakter techniczny nie można odmówić patentowalności z tego powodu, że dziedzina jego zastosowania leży w metodzie prowadzenia biznesu, zatem wynalazek dotyczący metod prowadzenia biznesu jest patentowalny, jeśli jest techniczny Teza, że każdy program, który jest wykonywany na komputerze jest ze swej definicji techniczny, gdyż komputer jest maszyną a używanie maszyny powoduje efekt techniczny – odrzucona przez Komisję Odwoławczą EPO Dodatkowe techniczne efekty , które wychodzą poza fizyczną interakcję pomiędzy programem a komputerem uzasadniają techniczny charakter wynalazku

Pitney Bowes Inc. - 22 marzec 2006 - T 0388/04 OJ EPO 2007, 63 Zastrzeżenia:

Metoda odpowiedzi na informację e-mailową, że informacja skierowana pod określony adres nie mogła być doręczona Żadne z zastrzeżeń nie dotyczyło środków technicznych, niemniej w praktyce było ewidentne , że niektóre z kroków metody wymagają użycia komputera Odmowa udzielenia patentu

Tezy:

– – – działania, które są wyłączone spod zdolności patentowej w art. 52(2) pozostają takim, nawet, jeśli zakładają użycie nieokreślonych środków technicznych działania takie nie mogą wywoływać postępu technicznego zakres , w jakim te działania są wyłączone spod patentowania jest pojęciowo poziomu wynalazczego i może być niezależnie od niego rozważany odróżnialny od

T 619/02 z 22 marca 2006 , OJ EPO 2007, 63 Zastrzeżenie

metoda oceny zapachów w odniesieniu do perfurm, wykonywana przy pomocy komputera Brak technicznego charakteru Uzasadnienie: – – proces percepcji ma miejsce w mózgu testującej osoby i nie stanowi procesów rozumowania określonych w art. 52(2) , niemniej zjawisko percepcji nie może być kwalifikowane jako mające techniczny charakter przesłanka technicznego charakteru , immanentna dla przyznania ochrony konwencyjnej nie może być wypełniona przez zgłoszony wynalazek , jeśli wynalazek może być wdrażany przez środki nie będące środkami technicznymi , jak i środki techniczne , ale bliżej nieokreślone

Tezy:

1.

1.

Techniczny charakter wynalazku jest rozpatrywany niezależnie od przesłanki wkładu do zastanej wiedzy Metoda zastrzegana w zgłoszeniu musi wywoływać jakiś efekt techniczny . Efekt techniczny nie może być stwierdzony tylko na tej podstawie, że wynalazek jest realizowany przy pomocy komputera

Microsoft clipboard formats - 23 luty 2006 , T 0424/03 Zastrzeżenie

Metoda wykonywania transferu danych w formacie clipboard, wdrażana w systemie komputerowym , posiadającym schowek pamięci ( clipboard).

Medium czytelne dla komputera, mające w sobie komputerowo wykonywalne instrukcje, pajace powodować, żę system komputerowy będzie wykonywał zastrzeżoną metodę

Tezy:

1.

Kategorię zastrzeżeń dotyczących metody wdrażanej komputerowo należy odróżnić od zastrzeżeń programu komputerowego. Nawet ,jeśli metoda, w szczególności metoda działania komputera ,jest w praktyce wdrażana za pomocą programu komputerowego, zastrzeżenie odnoszące się do takiej metody nie zastrzega programu „jako takiego”.

1.

Nośnik czytelny dla komputera jest technicznym środkiem i stąd ma techniczny charakter

Projektowanie systemu optycznego dla produkcji szkieł – T-0471/05, 6 luty 2007 Zastrzeżenia:

Metoda projektowania systemu optycznego, spełniającego warunki ustalone w równaniu matematycznym, określającym warunki dopuszczalnych odchyleń w ramach maksymalnego pola widzenia, metoda projektowania przy wykorzystaniu programu komputerowego do optycznego projektowania

Uzasadnienie:

Zastrzeżenie główne nie definiuje technicznego wynalazku, a jedynie serię matematycznych abstrakcyjnych wyłaczona spod patentowania pomocy komputera z rozwiązań, nie wymagających technicznej implementacji. Tak długo jak zastrzegana metoda projektowania nie jest ograniczona do fizycznego, technicznego wdrażania, materia do której odnosi się wynalazek jest Odniesienie zastrzeżenia do realizacji przy pomocy komputera powoduje, że materia wynalazku nie jest wyłączona spod zdolności patentowej. Realizowanie metody przy programem projektowania optycznego definiuje fizyczną aktywność.

Tezy:

1.

2.

Tak długo ,jak zastrzegana metoda nie polega na technicznym efekcie, materia do której odnosi się wynalazek jest wyłączona spod patentowania Realizacja metody przy pomocy programu komputerowego może powodować, że materia nie będzie traktowana jako wyłączona spod patentowania

EPO odchodzi od 4 stopniowego testu użytego przez angielski Sąd Apelacyjny w sprawie Aerotel v. Telco

4-ro stopniowy test: 1. poprawna interpretacja zastrzeżeń, 2.

określenie wkładu wynalazku w zastaną wiedzę 3. odpowiedź na pytanie, czy wkład ten mieści się w dziedzinie wyłączonej spod patentowania 4. sprawdzenie, czy rzeczywisty wkład ma techniczny charakter EPO bada w pierwszej kolejności, czy wynalazek ma w ogóle jakieś cechy techniczne – wtedy wychodzimy z obszaru dziedzin wyłączonych spod patentowania w art. 52 (2), w dalszej kolejności dopiero następuje badanie nowości i poziomu wynalazczego Różnica: przy teście 4-ro stopniowym wynalazek będzie wyłączony spod opatentowania najczęściej już dlatego, że należy do dziedziny wyłączonej spod patentowania; przy podejściu EPO wyłączenia spod patentowania na podstawie art. 52 (2) będą rzadsze, a podstawą odmowy będzie przede wszystkim brak nowości i oczywistość

Główna linia rozumowania EPO

1. Specjalnie zaprogramowany komputer, służący do wdrażania niepatentowalnej metody nie podpada pod wyłączenia z art. 52(2). – nie mamy do czynienia z programem jako takim 2. Użycie do wdrożenia specjalnie zaprogramowanego wynalazkiem technicznym prowadzenia działalności biznesu komputera lub systemu zawierającego medium czytelne dla komputera ( tzw. apparatus, np. komputer będący serwerem, komputery klientów i sieć ) ) powoduje, że mamy do czynienia z 3. Wobec tego komputer, zaprogramowany specjalnie do wdrożenia metody w polu powoduje, że mamy wynalazek nie wyłączony spod patentowania 4. Dla przyjęcia technicznego charakteru wynalazku konieczne jest, aby komputer wywoływał efekt fizyczny, efekt inny niż tylko interakcja pomiędzy programem a komputerem 5. Wkład w dotychczasową wiedzę nie może leżeć w materii objętej wyłączeniami 6. Program komputerowy musi stanowić krok w działaniu wynalazku. Zastrzeżenie skierowane na techniczny proces ,przeprowadzany pod kontrolą programu nie jest uważane za zastrzeżenie programu jako takiego.

7. Program jest w takiej sytuacji objęty patentem tylko jako pewien składnik całości i stąd nie jest zabronione użycie takiego samego programu dolinnego celu w innym procesie.

8. Wyłączenie programów spod patentowania dotyczy tylko tych programów ,które są pozbawione technicznego charakteru patenty winny być udzielane na podstawie zgłoszenia „program product” a nie na podstawie procesu opartego na programie.