Seminarium om FÖRHANDLINGAR och AVTAL i Innovationsprocessen

Torsdagen den 13 februari kl 18.00 – 21.00, Virkesvägen 19, Stockholm

Lennart Nilsson VD i STIKs servicebolag Inventorum redogör för de väsentligaste momenten i förberedelserna inför licensförhandlingar och vid försäljning av immateriella rättigheter. Han belyser också de viktigaste avtalsmomenten i olika avtalstyper samt modeller för beräkning av royalty etc.

Om tiden medger kommer också frågan om avtal och ersättningar vid anställnings- och konsultförhållande att tas upp.

Lennart Nilsson har mångårig erfarenhet av avtalsarbete och förhandlingar delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Avtalstyper

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SEKRETESSFÖRBINDELSE SEKRETESSAVTAL UTVÄRDERINGS-/OPTIONSAVTAL LICENSAVTAL ÖVERLÅTELSEAVTAL/PATENTFÖRSÄLJNING KOMPANJONAVTAL/AKTIEÄGARAVTAL/KONSORTIALAVTAL

SEKRETESSFÖRBINDELSE

………………………………..……… har gjort en uppfinning benämnd ……………………………………………….…………… Uppfinningen ska patentsökas Undertecknad ........................................................……………………………, har ombetts att utvärdera uppfinningen.

Undertecknad förbinder sig därför att behandla all information såsom konfidentiell och kommer ej att vidarebefordra den till andra än sådana medarbetare som måste involveras för att möjliggöra utvärderingen. Undertecknande är ansvarig för att övriga informerade personer omfattas av samma sekretesskyldighet som anges i denna förbindelse. Information till andra än den personkrets som erfordras för utvärderingen kommer inte att lämnas utan särskilt medgivande från uppfinnaren.

Den till mig givna informationen kommer ej heller att användas för att utröna möjligheten att kringgå ett eventuellt beviljat patent eller på annat sätt utnyttja densamma för att anföra invändningar mot patentansökan.

Jag förbinder mig även att endast använda informationen för utvärdering av uppfinningen och att därvid behandla den information jag fått som konfidentiell intill dess den på andra vägar blivit allmänt känd.

Information som överbringas omfattas inte av sekretess enligt denna förbindelse under förutsättning att dess innehåll redan vid tidpunkten för överlämnandet var eller därefter blir allmänt känd eller att projekt av motsvarande natur är under utveckling vid min institution vid tidpunkten för undertecknandet av denna förbindelse. Sådan av mig känd teknik kommer att verifieras inom en vecka från det vi mottagit information beträffande rubricerade uppfinning.

Följande dokumentation, vilken utgör bilagor till denna förbindelse, har mottagits denna dag: ................................................................................................................................

.................................……… ................................................................................................................................

.................................……… ................................................................................................................................

.................................………

...................

........................................................

Datum Informationsmottagare ........................................................

Namnförtydligande

Tilläggstext till sekretessförbindelse

Följande text skall skrivas på kopior av samtliga dokument som överlämnas till informationsmottagaren och läggs som bilagor till sekretessförbindelse/avtal:

Undertecknad har under sekretessförbindelse denna dag mottagit motsvarande dokumentation som denna .................................... den ............... 2008 ...............................................

......................................................

Informationsmottagare Informationsmottagare

CHECKLISTA - UTVECKLINGSAVTAL

Följande punkter bör ingå i ett utvecklingsavtal: Ingress med bakgrundsbeskrivning.

Avtalets omfattning: Marknadsavgränsning. Produktområde. Giltighetstid.

Förhållandet till tredje part. Sekretess.

Ersättning.

Medverkan i utvecklingsarbetet. Överföring av know how.

Beslut att ingå licensavtal.

Licensens omfattning.

Ersättning:

Down payment.

Royaltybas.

Minimiroyalty.

Patent. Patentintrång.

Ryggningsregler.

Vid beslut att inte ingå avtal.

Produktansvar.

Optionsavtal

UTKAST Sven Svensson,

…………..

vägen en

…..

, 141 53 Huddinge, i det följande kallad Uppfinnaren, har uppfunnit

……...…..

anordning lämpad att integrera i olika typer av utrustning särskilt anpassade för personer med …………......................................…………. Anordningen har godkänts för patent i Sverige och är under behandling för internationell patentering under PCT. Annordningen som är namngiven med ”xxxxxx” kallas i det följande Uppfinningen.

Utrustning AB, Box 0000, 192 07 Sollentuna, i det följande kallat Bolaget utvecklar och marknadsför bl.a. olika utrustningar. Bolaget har tagit del av Uppfinningen och är intresserad av att närmare ta del av densamma för en kommersiell och teknisk utvärdering.

§ 1 Avtalets omfattning Uppfinnaren medger Bolaget exklusiv rätt att utvärdera Uppfinningen. Tidsmässigt är utvärderingen uppdelad i två faser. Kommersiell utvärdering och teknisk utvärdering.

§ 2 Giltighetstid Avtalet ska gälla under x månader räknat från tidpunkten för avtalets undertecknande. Avtalet kan dock upphöra tidigare på villkor som framgår av § x nedan.

§ 3 Förhållande till tredje part Uppfinnaren förbinder sig att under avtalsperioden ej överlägga eller förhandla med tredje part angående Uppfinningen.

§ 4 Sekretess Under fem (5) årfrån avtalets undertecknande förbinder sig Bolaget att inte för tredje part avslöja konfidentiell information lämnad enligt detta avtal, Bolaget förbinder sig vidare att inte använda information om Uppfinningen för annat syfte än avsedd utvärdering. Sekretessen gäller dock inte för information som är eller som utan att Bolaget bryter detta avtal blir allmänt känt.

§ 5 Utvärdering Fas 1. Kommersiell utvärdering Fas 1 är bestämd till x veckor. Under denna tid avser Bolaget att bedöma marknad för Uppfinningen samt uppskatta produktionskostnad etc. Senast en vecka före utgången av Fas 1 ska Bolaget meddela Uppfinnaren eller hans ombud att man önskar gå vidare till Fas 2.

Optionsavtal (forts)

Innan övergång till Fas 2 äger rum ska parterna överenskomma om de grundläggande villkoren för ett eventuellt licensavtal.

Fas 2 Teknisk utvärdering Under denna fas ska Bolaget i samarbete med Uppfinnaren utarbeta erforderliga prototyper för olika skydd. Dessa ska testas av Bolagets säljare Fas 2 är bestämd till x veckor.

Bolaget ska minst 4 veckor före utgången av Fas 2 meddela Uppfinnaren om man önskar förvärva licensavtal varefter förhandlingar för slutgiltigt licensavtal omgående ska upptas mellan parterna.

§ 6 Ersättning Under optionstiden utgår ersättning till Uppfinnaren enligt följande: Fas 1 3.500: /vecka. Önskar Bolaget förlänga Fas 1 utgår ersättning för den förlängda tiden med ersättning enligt Fas 2 Fas 2 5.500: /vecka. Önskar Bolaget förlängning av Fas 2 ska särskild överenskommelse träffas beträffande ersättningen för denna förlängning. Ersättningen ska dock inte utgå med lägre belopp än vad som fastställts för denna fas. Ersättning ska utbetalas per månad i förskott. Första ersättning utbetalas i samband med undertecknandet av detta avtal.

Av ersättning för Fas 2 är halva beloppet avräkningsbart mot down payment i licensavtalet. Avslutar Bolaget utvärderingen utan att det följs av licensavtal sker ingen avräkning av utbetalda optionsersättningar.

Stockholm den …. mars 2010 Uppfinnaren …………………………..

***** Bolaget AB ………………………….

LICENSAVTAL

Namn Namn med firma Inoupp, Kreaby , 123 45 JASSÅ, i det följande kallad Uppfinnaren, har ensam utvecklat ett redskap för grävare, i huvudsak avsett att användas vid grävning i jord. Denna produkt som i det följande benämns Spaden har erhållit patent i Sverige (nr. 0100099-5), PCT- ansökan under behandling. Teknikindustri AB, Box 000, 678 90 SANDLÅDA i det följande kallad Licenstagaren, som sedan tidigare har erfarenhet av grävredskap har förklarat sig intresserad av att exploatera den av Uppfinnaren framtagna Spaden. Mot bakgrund av ovanstående har parterna denna dag ingått följande avtal § 1 Licensens omfattning Uppfinnaren medger Licenstagaren rätt till utövande av patenträttigheter knutna till Spaden i dess möjliga tillämpningar. Licensrätten avser exklusiv rätt till tilverkning i Norden samt försäljningsrätt inom Europa. Därutöver gäller att Licenstagaren medges möjlighet till offertoption för tillverkning och/eller försäljning i övriga marknader. Licenstagaren äger rätt till all den tekniska information och det know how som Uppfinnaren har eller som han kan komma i besittning av och som kan erfordras för Spadens fortsatta utveckling och exploatering. § 2 Fortsatt utveckling Av Licenstagaren gjord utveckling, patenterbara eller ej med anknytning till Spaden skall tillhöra Uppfinnaren med rätt för Licenstagaren att fritt utnyttja dem inom ramen för detta avtal. Licenstagaren skall erbjudas att inom ramen för detta avtal utnyttja Av Uppfinnaren gjorda utvecklingar av Spaden. Skulle Licenstagaren inte inom 30 dagar efter erbjudandet förklara sig intresserad av desamma är Uppfinnaren oförhindrad att erbjuda licensen till tredje part på villkor som vid jämförbara förhållande inte är fördelaktigare än de som erbjudits Licenstagaren.

§ 3 Aktiv marknadsföring Licenstagaren skall aktivt arbeta för att bygga upp en marknad för Spaden och aktivt försälja Spaden i hela det överenskomna territoriet. Skulle exploateringen av Spaden misslyckas återgår alla rättigheter till Uppfinnaren på sätt som framgår av § 11 nedan. § 4 Konkurrens Licenstagaren förbinder sig att inte under detta avtals giltighet och inom fem (5) år därefter tillverka eller marknadsföra produkter som konkurrerar med Spaden utan att Uppfinnaren skriftligt medgivit detta. § 5 Ersättning Licenstagaren skall utge ersättning till Uppfinnaren enligt följande: A Down payment med sju hundra tusen (700.000) kronor skall vid undertecknandet av detta avtal utbetalas till Uppfinnaren . B Royalty skall utgå med 8% av nettofakturavärdet för varje, av Licenstagaren, dennes återförsäljare och/eller av Licenstagarens helt eller delvis ägt bolag, försåld produkt. C För Uppfinnarens medverkan i det fortsatta utvecklingsarbetet skall utgå en ersättning av 350:- kronor/tim. Uppfinnaren förbinder sig att mot nämnda ersättning ställa 300 tim till förfogande. Ytterligare villkor för denna verksamhet regleras i särskild överenskommelse mellan parterna. § 6 Redovisning Licenstagaren skall föra noggranna anteckningar över all försäljning av Spaden enligt detta avtal. Detta krav på noggranna anteckningar skall även Licenstagaren kräva av återförsäljare. Uppfinnaren skall för kontroll av Licenstagaren uppgifter äga rätt att själv eller genom auktoriserad revisor ta del av Licenstagarens försäljningsstatistik avseende tiden från och med detta avtals undertecknande.

§ 7 Betalning Ersättningar enligt § 5 B och C ovan skall utbetalas månadsvis i efterskott och skall vad gäller royalty avse samtliga produkter där Spaden ingått och som under respektive kvartal försålts av Licenstagaren eller dennes återförsäljare. § 8 Teknisk know how Uppfinnaren skall så snart avtalet undertecknats överlämna ritningar och övrig know how som erfordras för Spadens exploatering. § 9 Patent och patentintrång Licenstagaren förbinder sig så länge detta avtal gäller att svara för samtliga patentkostnader inom det territorium som omfattas av licensen. Patentbevakning sker genom Uppfinnaren och de kostnader som belöper sig på Licenstagarens andel faktureras löpande. Båda parter äger lika rätt att beivra intrång i patent enligt detta avtal. Den andre parten skall biträda den beivrande parten med all tillgänglig information för att underlätta patentmålets handläggning. Den beivrande parten äger rätt att uppbära eventuella skadestånd hänförliga till patentintrånget. § 10 Sekretess All information, alla data och all know how som Uppfinnaren delger Licenstagaren skall behandlas som konfidentiell information, såvida inte information utan Licenstagarens medverkan blir allmänt tillgänglig för allmänheten. Det som stadgas under denna paragraf skall gälla under detta avtals giltighetstid och under fem (5) år efter det att avtalet i övrigt upphört att gälla. § 11 Flyktklausul Om exploateringen av Spaden fullständigt skulle misslyckas skall på någondera partens begäran efter tre (3) år av avtalets giltighet förhandlingar när som helst kunna upptas om justering av avtalsvillkoren. Under tiden förhandlingar pågår skall villkoren gälla oförändrade. Skulle förhandlingarna inte leda till någon uppgörelse inom tre (3) månader från dagen för förhandlingsbegäran kan vardera parten med iakttagande av sex (6) månaders uppsägningstid häva avtalet. Under uppsägningstiden gäller avtalsvillkoren oförändrat.

§ 12 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal skall ske skriftligen och undertecknas av båda parter. § 13 Ändrade förhållande hos parterna Om någon av parterna skulle träda i likvidation, försättas i konkurs eller inställa betalningarna, har andra parten rätt att med omedelbar verkan häva avtalet. Om någondera parten skulle i icke oväsentlig grad bryta mot avtalet och rättelse ej sker inom trettio (30) dagar från det att parten skriftligen anmanats därtill äger motparten att med omedelbar verkan häva avtalet. Om avtalet bringas att upphöra till följd av Licenstagarens obestånd eller vägran till rättelse efter att felaktighet påtalats enligt ovan skall alla rättigheter samt allt till Spaden knutet material utan kostnad återgå till Uppfinnaren. § 14 Avtalstid Detta avtal gäller så länge patent avseende Spaden kan upprätthållas § 15 Tvister Eventuella tvister i anledning av detta avtal skall avgöras enligt svensk lag och med tingsrätt som enda instans. * * * * Detta avtal har upprättats i två exemplar och växlats mellan parterna Jasså och Sandlåda den ..........................2008 Teknikndustri Aktiebolag F:a Inoupp .............................................. Namn Namn Namn Namn .................................................

1(3 )

AVTAL OM RÄTTSÖVERLÅTELSE Parter

Sven Svensson kallad Säljaren Och Produktspecialisten i Sverige AB kallad Köparen.

Bakgrund

Sven Svensson har utvecklat en golvvärmare i det följande benämnd Produkten. Med Produkten avses det svenska patentet och den europeiska patentansökan nr. 9999999.5 samt Kännetecknet Värmefin ® . Parterna är överens om att Säljarna överlåter den fulla rätten till Produkten och Kännetecknet i Sverige till Köparen och har för den skull träffat följande överenskommelse. § 1 Överlåtelse Säljaren överlåter med undertecknandet av detta avtal all rätt (100%) till Produkten och Kännetecknet, inom Sverige, till Köparen. Överlåtelsen omfattar även försäljningsrättigheterna för Värmefin ® i Sverige. § 2 Registrering Köparen ska hos PRV registrera överlåtelsen enligt detta avtal. Köparen övertar också ansvaret för betalning av löpande årsavgifter. § 3 Ersättning Köpeskillingen för ovanstående rättsöverlåtelser är fastställd till en miljon (1.000.000) kronor. Mot denna köpeskilling kvittas ett 070629 utbetalt förskott. Resterande belopp sexhundrasextiosextusensexhundrasextiotvå (666.662) kronor ska utbetalas till Säljarens bolag Svensson AB vid undertecknandet av detta avtal.

1(3 ) § 4 Know How Säljaren ställer sin kunskap om Produkten till Köparens förfogande mot en löpande ersättning av sexhundra (600) kronor/tim eller till annan ersättning varom Parterna kan överenskomma vid varje enskilt tillfälle. § 5 Patentintrång Köparen förpliktigar sig att inte låta tillverka eller försälja Produkten i annat Territorium än det för vilket rättigheter överlåtits enligt detta avtal. § 6 Sekretess All Know How som Köparen erhåller från Säljaren ska behandlas konfidentiellt. Undantaget är information som är nödvändig för Produktens marknadsföring och försäljning. § 7 Tvist Tvist med anledning av detta avtal ska hänskjutas till domstol med tingsrätt som enda instans. Part kan begära att tvist ska avgöras enligt svenk lag om skiljemannaförfarande men ska då svara för båda parters kostnader fram till dom. § 8 Inverkan på andra avtal och förpliktelser I och med undertecknandet av detta avtal och att betalning enligt § 3 fullgjorts upphör rättsverkan av följande avtal och förpliktelser. Parterna har därefter inga andra förpliktelser med avseende på Produkten än vad som framgår av detta avtal:  Förskottsavi 070629 (Förskott på försäljning av Produkten) * * * * Detta avtal har upprättats i tre (3) exemplar och skiftats mellan Säljaren och Köparen Säljaren Stockholm den 2 juli 2014 Produktspecialisten i Sverige AB …………………………………. …………………………………… Sven Svensson Kalle Köpman

SÄLJAVTAL Parter

Säljare: Kalle Karlsson. Bravur AB, Gamla vägen 5, 777 77 Uppstad Leverantör: Produkttillverkning AB, Tillverkarstigen 0, 222 22 Teknikby

§ 1 Säljuppdrag

Säljaren söker på uppdrag av Leverantören kunder till Leverantörens produkter enligt bilagda produktspecifikation. För varje produkt /produktgrupp lämnar Leverantören till Säljaren erforderliga prisuppgifter, leveransvillkor samt uppgifter om eventuell marknadsavgränsning. Säljaren har ensamrätt till den överenskomna marknaden i 3 månader från uppdragsdatum antecknat i bilagda produkt specifikation. Förhållandet mellan Säljaren och kunder ska regleras enligt NL 80. Säljaren garanterar att kunden har tillgång till Säljarens underleverantörer och erforderligt konstruktionsunderlag även om Säljaren inte skulle kunna fullfölja sina leveransåtagande.

§ 2 Villkor

Säljaren utför uppdraget utan särskild ersättning intill dess att Leverantören godkänt av Säljaren föreslagen kund. När Leverantören godkänt kunden, förmedlar Säljaren kundens första order, varefter Leverantören lämnar orderbekräftelse och övertar samtliga förpliktelser i förhållande till kunden. När kund och order bekräftats av Leverantören äger Säljaren uppbära provision med 20% av Leverantörens nettofakturering enligt ordern samt därefter på alla följande order från kunden avseende den definierade produkten/produktgruppen. Provisionen utgår under 10 år för varje ny kund som Säljaren förmedlar, räknat från dagen för första orderbekräftelse. /ÖS

§ 3 Betalning

Leverantören skall till Säljaren utbetala avtalad provision senast 10 dagar efter kundfakturans förfallodatum.

§ 4 Kontroll

Säljaren skall månadsvis underrätta Säljaren om orderläget mot kund enligt bilagda specifikation. Säljaren äger rätt att med hjälp av auktoriserad revisor granska Leverantören bokföring vad gäller försäljning av definierad produkt/produktgrupp och kund.

§ 5 Avtalstid

Detta avtal gäller från dess undertecknande och så länge någon provision skall utgå till Säljaren i enlighet med villkoren i detta avtal. Om säljaren under uppdragsperioden enligt § 1 ovan inte kan presentera någon kund för Leverantören upphör avtalet i den delen såvida inte parterna dessförinnan överenskommit om förlängning av uppdragsperioden.

§ 6 Tvister

Tvister beträffande tolkning eller tillämpning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Lyckas ej parterna finna en förhandlingslösning kan, på endera partens begäran, tvisten slutligen avgöras i svensk domstol.

§ 7 Förändringar

Förändringar av detta avtal skall vara skriftliga och under-tecknas av båda parter. Nya produkter och kunder antecknas successivt i bilagda specifikation och signeras av båda parter * * * * * Detta avtal med sin bilaga har upprättats i två (2) likalydande exemplar och växlats mellan parterna Stockholm den ................2008 Produkttillverkning AB Bravur AB /ÖS

Checklista avseende kompanjonavtal

Besvara följande frågor på enklast möjliga sätt. Besvara endast för i sammanhanget relevanta frågor. Notera egna frågor av gemensamt intresse men som parterna gemensamt överlåter till avtalsskrivaren att föreslå lösning på.

1. Parter

Ange parterna med namn och adress

2. Bakgrund

Redovisa med några ord det historiska skede som lett fram till önskan om kompanjonskap. Beskriv objektet och/eller verksamheten. Vad har var och en bidragit med. Vilket intresse har respektive part i förhållande till objektet och/eller verksamheten som avtalet omfattar. Vad är ändamålet med objektet och/eller verksamheten.

3. Verksamhetsform

Ange under vilken form objektet ska hanteras och/eller verksamheten bedrivas.

T.ex. Enbart avtalsreglerat där respektive part tar individuellt ansvar. Handelsbolag eller Aktiebolag med delat men avtalsreglerat ansvar.

4. Status vid avtalets ingående

Finns gjorda insatser vilka ska tillmätas ekonomiskt värde och som framgent ska regleras eller går parterna in i avtalet utan anspråk gentemot varandra eller det objekt och/eller den verksamhet som avtalet avser. Finns krav definiera dessa och åsätt dem ett värde.

5. Verksamhetens bedrivande

Vilka uppgifter ska respektive part ha inom ramen för avtalet. Sakuppdelning, geografiska avgränsningar, kunduppdelning, marknadssegmentering, etc. Andra avgränsande eller påkallande uppgifter.

Forts. Checklista avseende kompanjonavtal

6. Ersättningar

Värdering av arbetsinsats inom ramen för avtalad verksamhet. Kr/tim. provisioner, bonus, arvoden, kostnadstäckning, resultatdelning i förhållande till redovisad arbetsinsats, etc.

7. Gemensam egendom

Förvaltas inom ramen för avtalet t.ex. immateriella rättigheter (patent, varumärke, mönster). Vilket gemensamt eller ev. individuellt ansvar har parterna i förhållande till egendomen. Under vilka former förvaltas egendomen. Gemensamt eller individuellt rättsinnehav, erhållen licens, agentur. Finns annan form eller objekt under parternas förvaltning.

8. Ansvarsformer

Ska beslut beträffande frågor som omfattas av avtalet fattas gemensamt eller svarar var och en gentemot tredje man för sitt beslut. OBS! att om kompanjonskapet bedrivs inom ramen för juridisk bolagsform gäller att i Handelsbolag är alla parter solidariskt och ekonomiskt ansvariga för varandras beslut. Regressregler kan införas i bolagsavtalet. I Aktiebolag gäller ansvar enligt aktiebolagslagen. I aktieägaravtal kan införas regler för röstning vid bolagsstämma och för andelsägares ansvar gentemot varandra utöver vad som regleras i bolagsordningen.

9. Upplösning av avtalet

Hur önskar parterna att en upplösning av avtalet ska gå till. Om en part vill utträda ur avtalet ska då all egendom, immateriella som materiella, övergå till den som fortsättningsvis vill förvalta objektet och/eller fortsättningsvis bedriva verksamheten. Hur ska kundrelationer hanteras. Vid gemensamt beslut att upplösa avtalet, ska då tillgångar fördelas lika mellan parterna. Ska parterna var för sig kunna fortsätta verksamhet som omfattats av kompanjonavtalet eller måste den läggas ned.

10. Tvister

Om tvist beträffande tolkning eller tillämpning av avtalet uppstår och parterna inte lyckas lösa frågan i förhandling hur ska då tvisten lösas. Genom skiljemannaförfarande (finns många former) eller vid domstol. Skiljedom är hemlig för utomstående. Avgörande i domstol är offentligt. Skiljedomsförfarande är dyrt i förhållande till domstolsförfarande.

11. Giltighetstid

Ska avtalet gälla tillsvidare eller ska avtalet upphöra och ev. förnyas efter viss tid. Om tidsbegränsat avtal tillämpas ska andra regler för upplösning gälla i detta fall än vad som överenskommits under p.10.

12. Övrigt

Finns andra frågor som parterna vill ska regleras i kompanjonavtalet.