Transcript 企业专利管理体系建设 - 深圳市知识产权服务

企业专利管理体系建设
王活涛
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美国科技关系图谱
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全球手机专利大战
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没专利你Hold了吗？
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21世纪经济的特点
 基于知识的经济
 知识正在代替资本和人力成为创造价值的主要源动力
 受限于资源, 经济增长必然来源于创新产生的新知识
 国际化的经济
 客户、供应商和生产基地
 投资与人才的竞争
 数字化与互联网
 需要全球性的互用性/标准
 产品/技术复杂性要求公司、国家之间相互合作
 快速变化的经济
 产品周期越来越短
 业务模式分化越来越频繁
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专利对企业的作用
 鼓励改进和替代性发明
 保证研发创新投入的回报（如对外许可等）
 在新技术和业务领域占据领先地位
 用有特色的产品参与全球竞争
 如延迟产品的趋同化
 参加标准制定，引领市场（加速技术应用）
 保证在与其它公司交易时获得有利条件
 形成对付知识产权侵权指控的防御手段
 交叉许可、反诉
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公开的典型企业IP评价考核标准
 《中国企业知识产权管理规范》（征求意见稿2012）
 《企业知识产权试点工作考核表》(2009)_SIPO
 《企业专利工作管理办法（试行）》(2009)_SIPO
 《北京市企业单位专利试点工作考核评价标准》_BJIPO
 《江苏省企业知识产权管理规范》_2008
 各种荣誉资质申报体系标准
 第四批企事业单位知识产权试点工作考核评价表2012
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《中国企业知识产权管理规范》（征求意见稿2012）
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多层级文本
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企业专利管理体系
1. 建立管理体系（建班子搭台子带队伍）
 1.1 建立组织结构和流程
 1.2 建立专利管理文化
 1.3 专利人才管理与培养
2. 专利管理内容
 2.1 鼓励创新及用专利保护创新
 2.2 制订和执行专利策略
 2.3 预算与成本管理
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制约专利管理的因素
缺乏专业人才
预算限制
没有制定专利战略
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1.1 建立组织结构和流程
 目标
 建立正确的决策程序和组织结构
 将专利管理与业务目标结合
 使公司的各相关部门都参与进来
 管理理念
 专利管理是所有管理人员职责的一部分
 专利政策融入到公司文化、人事/业务流程中
 专利工程师“嵌入”到所有的研发/业务部门的工作中
 制定管理制度，建立流程/平台
 不同的研发流程带来不同的专利管理流程）
 切入公司的各种流程（研发、市场或者M&A等流程）
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例1：专利管理信息化平台
 需要打造完善的内部专利管理平台，实现专利申请、
专利管理、专利评审等的全电子化操作，如
 专利门户内部网
 专利提交电子流程（立项、审批、标签）
 专利质量评审流程
 国外专利申请评审流程
 新产品发布审核流程
 专利管理数据库
• 除专利管理外，还需要提供相关管理人员和技术人员查询
 专利检索数据库（包括专利工程师和技术人员使用
的数据库）
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知识产权管理组织架构
 专利战略委员会
 确定专利申请的总体预算
 向委员会建议专利申请的优先顺序/分配
 确认购买专利的机会
 审批国外申请的国家和申请的专利
 成员: 业务/市场/知识产权最高层面管理人员
 专利委员会/专利评审小组
 按不同技术领域分别组成，评估发明和专利质量、国外申请评估
 成员: 公司专利工程师、技术、业务和市场代表
 专利管理部门
 具体的专利管理部门
 位置由公司的管理结构来确定
 至少应该汇报给一名副总裁
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专利委员会（评估发明与申请）的构成
专利委员会
是
79.5%;62
否
20.5%;16
总计
10.0%;78
结构
整个公司就一个专利委员会
8.1%;5
由事业部或产品部决定了一个以上的专利委员会
61.3%;38
由技术部组成的一个以上的专利决策委员会
24.2%;15
由不同地区分布的部门构成的一个以上的专利决策委员会
4.8%;3
其他
1.6%;1
总计
10.0%;62
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专利委员会的组成人员
组成人员
知识产权人员
96.8%;60
一般法律人员
0.0%; 0
工程/R&D
98.4%;61
财务
4.8%;3
市场
53.2%;33
其他
21.0%;13
-其他


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
业务发展
业务经理
知识产权商务
知识产权联络
许可
制造业(有时候)
许可单位的成员
操作者
主席&首席执行官
产品经理
 供应管理
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范例2：HP的知识产权管理架构
董事会
CEO
CTO
GC
法律部
IP部
Team 1
Team 2
License
商标
商业秘密
…
CTO1
CTO2
CTO3
打印机
服务器
电脑
Team 3
Desktop
Desktop组
Notebook
Notebook组
PDA
PDA组
Etc.
Etc.组
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范例3：IBM的专利组合管理架构
知识产权部
专利组合
技术领域A
技术领域B
专利组合经理
专利组合经理
专利开发小组a
专利开发小组a
专利申请
监控竞争对手
技术领域C
专利授权
全球共分成5个技术领域，
专利组合经理 故全球共有5位专利组合经理
专利开发小组a
开发组经理
专利工程师、发明人
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专利管理制度
 作用（上传下达合作）
 确定公司的专利战略
 固化工作流程
 向员工传递公司对于专利的重视
 用于推动工作的开展
 内容
 战略
 流程
 奖励
 规范
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1.2 建立专利管理文化
 公司业务/市场的原则
 包含对公司自身和第三方专利的保护/使用规则
 对员工的职业道德的培训，包括尊重他人的专利
 对所有员工需要进行知识产权培训
 针对多种多样的知识产权问题
 版权、开源代码、保密信息的管理等等
 人事流程包含重要的知识产权要素
 聘用/培训/考核/薪酬/离职
 规定知识产权归属
 离职后知识产权的处理
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1.3 专利人才管理与培养
 画出素质模板
 符合企业文化
 符合企业的人力资源要求
 按级培养，发展个性
 制定完整的培养教材和手册
 富士康模式？
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知识产权工程师素质模型
管理能力
 学习能力
 沟通能力
 客户导向
 应变创新
 影响力
 解决问题
 前瞻能力
 团队合作
 业务贡献
 研究能力
知识技能：知识深度与广度
综合素质：责任心、正直诚实、成就动机、个人形象
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范例4：李富山提出的素质模型
他比较重视综合素质的要求
知识与技能
社会角色、价值观
自我形象
品质
组织纪律
动机
沟通
能力
团队
精神
亲和力
学习能力
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休息10分钟
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2.1 鼓励创新及用专利保护创新
 建立正确的奖励/评估制度
 确认潜在的有价值的专利
 根据可行性、价值和业务策略，决定适当的保护形式
 建立具体的专利管理制度
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专利管理的主要内容与要点
 收集发明内容－－专利挖掘
 技术人员如何方便快捷提交申请
 审查收集到的发明内容及质量评估
 保证专利质量
 防止重复申请
 专利奖励
 防范专利风险
 避免侵犯他人的专利
 对他人的专利申请活动进行监视
 国外申请策略
 专利的维护管理与评估
 建议许可方案
 建立市场监控机制－－确保本公司的专利不被侵权
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例5：Philips的IP&S全局图
In-house R &D
IP Scouting /
acquisition
Open Innovation
M&A
Transaction
共有、共享 购买
IP Portfolio Management
CrossLic
IP Sales
IP deals
Cust /
Suppl
Trade for
Share in
Spin-out /
Start-up
自主研发
并购企
业获得
Trade for
Shares in
JV
Integrated Intellectual
asset management
Securitization
financing
IP value Capturing
Collaboration
with 3th
Parties
IP
Venturing
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…
专利挖掘
 专利挖掘不是由专利工程师去找技术人员挖，而是从众多技术方案
中找出有价值的技术方案
 技术交底书
 发明者名字、开发状况、发明描述、为何具备新颖性、现有技术、潜在
障碍等
 发明讨论会议（头脑风暴）
 针对项目和产品进行详细讨论，层层细分组织，并根据细化以后的结构
讨论创新点，找出最有价值的核心技术
 专利组合（patent portfolio）
 建立高质量的专利组合，原因在于产品复杂，一个产品有很多专利；二
是有效性和侵权均具有不确定性，若仅申请一件专利，这种不确定性程
度非常大，因此需要这样一个组合以保证的质量
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专利规划布局概况
公司未来规划
尚无专利或申请
行
业
分
析
公
司
现
状
分
析
竞
争
对
手
分
析
画
出
专
利
地
图
制
定
布
局
策
略
有零星的专利或申请
具有较强的专利保护
具有风险专利
科学分类
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使公司员工成为发明天才
 发明天才八规则
 规则1：省略部件
• 从法律上来讲，省略是指从技术上来说并不是必须的但却包含
在竞争对手专利的独立权利要求中的某个部件，可以避免侵权
• 通过对竞争对手专利的独立权利要求进行分析，会发现并不一
定需要的部件
• 如果找不到非必要部件，就看有没有可以用相同功能的部件来
代替
• 如果既找不到非必要部件，又找不到替代部件，就要试图寻找
功能不相同但可以实现整个技术方案的部件（手写板代替键盘）
• 对于软件专利而言，一般权利要求是以“功能＋装置”的格式，
每个组件就是流程图中的一个框，改变的时候，可改变流程图，
使其具有不同或较少的框，这样就可以绕过
• 忠告：为使竞争对手以此方式对付你，权利要求就要尽可以地
宽
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使公司员工成为发明天才
发明天才八规则
 规则2：不能增加部件
• 一般技术习惯于通过向产品中添加部件或使产品具
有更多的功能来解决，这种方式并不能摆脱竞争对
手的专利
• 解决问题的最好方法是省略掉或改变部件，而不是
添加部件，技术人员在研发的时候应该具有这种意
识
 规则3：将产品聚集在一两项功能上
 以上三规则阐述了“少一个部件就多一个发明”
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使公司员工成为发明天才
发明天才八规则
 规则4：利用新低价位元件
 规则5：使已有设备更智能
 规则6：使原手工方法计算机化
 规则7：使用新材料
 规则8：聚集在软件上
• 软件、软件的一部分、软件的算法都可以申请专利
• 软件之所以可以授予专利，是因为他是一种方法
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专利委员会评估
 成员讨论
 因素: 现有技术；对公司现有专利库增加的价值，可检测
性/侵权可能、优先性、时机
 委员会做出申请/不申请专利的决定
 其它选择: 商业秘密、防御性公布、留待未来考虑、要求
更多信息
 对是否在海外申请做出决定
• 产品制造/销售的区域; 知识产权制度; 发明在相关经济效益上的重
要性
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国外专利申请策略
 国外专利申请策略三个最重要问题
 如何选择高价值专利
 如何选择申请的国家
 选择多少件（或比例）
原则及目标
专利申请价值最大化，专利成本最小化
选择高价值专利
选择重要国家和地区
 公司国际化运营产品策略
 专利价值
 专利的授权前景
 其他市场因素
 公司的海外运营国家选择
 根据主要竞争对手的专利布局选择
 国际专利环境状况
 主要竞争对手所在国
 主要技术发展国家
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专利质量评估体系
技
术
和
产
品
面
因
素
权利稳定性
技术创新性
权利主张难易度
产品重要性
对竞争对手的制约
法
律
面
因
素
市场需求
国际化需求
战略发展需求
商业和战略面因素
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范例6：腾讯的专利质量评审系统
专利立项
技
术
评
审
市
场
评
审
产
品
评
审
战
略
评
审
国
际
评
审
经公式自动计算出分数
专利检索
专利性评审
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专利质量评审
 细分每个维度，并给予描述和说明
 示例：技术评审
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专利奖励
 从法律层面，符合专利法对职务发明奖励的相关规定
 从公司层面，体现公司对技术创新的重视，是公司创新文
化的组成部分，激发员工的创新热情
 对发明人
激励
认可
满足感
 对发明人之外的其他技术人员
刺激
宣传
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专利奖励原则
符合公司的企业文化
制定并发布奖励政策（标准）
重点在于精神奖励（认可度）
奖励及时
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例7：腾讯专利奖励形式
 物质奖励
 不同等级的专利申请给予不同的专利奖金
 公司每年年终时评出当年的年度专利奖
 精神奖励：
 季度及年终专利嘉奖通告、内刊宣传
 专利奖牌 、专利证书、T-shirt、特制礼品
 团队专利奖：卓越申请奖、卓越支持奖
 专利Logo
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美国公司如何做？
 IPO对美国公司进行的一
项调查：
 精神奖励多于金钱的
奖励
 精神奖励前三项：奖
牌、荣誉榜、发明人
庆功聚餐
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专利奖金之外的奖励内容
 年度优秀专利奖
 为专利发明人召开的正式的专利晚会
 嘉奖典礼或发明人庆功聚餐
 嘉奖餐会和银/金币奖励
 银币和纪念册
 纪念T-Shirt
 管理层的感谢信
 优先权申请之后每位发明者每个国家申请额外奖励
 累积达一定数量额外奖励，如达10件额外奖励1万，达
20件奖励金币或奖金翻倍
 发明奖牌或证书、荣誉锦旗
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2.2制订和执行专利策略
 将专利战略与战略/运营决定结合起来，让专利成为公司
战略/营运决策的一部分





研发：自研与外购
产品：什么/在哪里设计/生产/销售？
市场：风险？海外市场？
同行：选择/监督
不断地评估商业/环境/法律的变化
 使用专利资产
 向外许可；专利池/标准；交叉许可
 行使权利
 贷款抵押、利用专利技术派生公司
 对他人的专利侵权指控进行抗辩
 防御性核查、IP内部审视、获得许可或者交叉（或行动自由）许
可、 标准建立
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范例8：HP的两种专利战略
类型
全面申请战略
适合产品 耗材
要点
核心技术申请策略
非耗材
不仅要覆盖自己生产的产品， 通常只申请自己生产的产品
同时对于自己不生产但竞争
相关的专利
对手生产的产品也要全面覆
盖
对于核心技术要延伸出5－6
项专利申请
国外申请时不挑选国家，所
有有销售产品的国家、竞争
对手所在国家及竞争对手销
售产品的国家均要申请
挑选关键器件、核心技术专
利去申请国外专利，并挑选
国家 ，形成专利保护矩阵
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非耗材类专利申请的专利矩阵
US
Patent1
EP
X
Patent2
CN
JP
X
X
X
X
X
Patent3
X
X
Patent4
X
X
……
X
…
X
X
X
X
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使用专利
许可




为在特定领域获得许可费
战略合作
交叉许可；诉讼和解
标准/专利池
行使权利





如果在销售上受到重大损失，或者品牌遭受重大损害
如果时机正确且有资力
如果潜在获赔额远大于费用/对方反诉威胁
如果非诉解决方案不可行
如果已经被诉
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2.3 预算与成本管理
 争取资源，合理预算
 审议及控制外部资源费用
 控制申请/维护费用
 放弃或卖掉有用性较低的申请
 选择性地在海外申请，以及根据申请所在国状况重新
评估
 限制/评估专利维持费用
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