TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A” CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Marangoni Presidente dott. Anna Bellesi dott. Pierluigi Perrotti Giudice Relatore Giudice all’esito dell’udienza del 13 ottobre 2016 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.

42112/2016

promosso da:

ALPIFLOR S.r.l.

(C.F. 01773280043) con il patrocinio dell’avv. CARLO SALA RECLAMANTE contro

PROBIOTICAL S.p.A.

(P.I.V.A. 01092820032) con il patrocinio degli avv.ti VINCENZO JANDOLI, FEDERICA SANTONOCITO, DARIO PALMAS, MARIO FRANZOSI, VINCENZO PICCARRETA e CATERINA ORLANDO;

EURO PHARMA S.r.l.

(P.I.V.A. 06328630014) con il patrocinio dell’avv. IGNAZIO GATTO;

FARMACIA FORMAGGIA S.n.c. dei dottori NICOLA E ANTONIETTA TRAVIERSO

(C.F. 05525360961) con il patrocinio dell’avv. PAOLO POLI;

FARMACIA STAZIONE CENTRALE DI PEDRETTI LAURA & C. S.a.s.

RECLAMATE Pagina 1

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Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Alpiflor S.r.l. ha chiesto la riforma dell'ordinanza del 1° luglio 2016, con la quale è stato respinto il ricorso dalla medesima proposto ai sensi degli artt. 126, 129 e 131 c.p.i., 700 c.p.c. e 2598 c.c., nei confronti delle società Euro Pharma S.r.l., Probiotical S.p.A., Farmacia Stazione Centrale di Pedretti Laura & C. S.a.s. e Farmacia Formaggia S.n.c., al fine di sentir disporre l’inibitoria della produzione e della commercializzazione, da parte delle resistenti, dei prodotti

ColonLife

, nonché il sequestro dei medesimi e la pubblicazione dell’emananda ordinanza.

1.

I motivi posti a fondamento della domanda dell’Alpiflor

possono essere così riassunti: - la reclamante è titolare del brevetto per invenzione industriale IT 1395328, depositato il 26 agosto 2009 e concesso in data 14 settembre 2012; - tale brevetto comprendeva un set di cinque rivendicazioni, di cui la prima indipendente; - in data 30 luglio 2010, Alpiflor aveva depositato anche una domanda di brevetto europeo, concesso il 6 marzo 2013, rivendicante la priorità del brevetto italiano IT 328; - a seguito di opposizione avverso il brevetto europeo EP 2289505, l’EPO aveva mantenuto il brevetto in forma emendata; - la reclamante, alla luce delle modifiche apportate al brevetto europeo in sede di opposizione, aveva successivamente presentato un’istanza di limitazione del brevetto italiano; - la rivendicazione n. 1 del brevetto italiano, all’esito della limitazione, attualmente recita: “

1. Prodotto alimentare e/o salutistico che prevede l’associazione di questi tipi di ingredienti in qualunque dosaggio non nullo: Prebiotico, Probiotico, e che comprende inoltre un dosaggio non nullo di Acido butirrico e/o suo sale organico e/o

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inorganico caratterizzato dal fatto che detto prebiotico, detto probiotico e detto acido butirrico e/o suo sale organico e/o inorganico sono presenti nelle seguenti quantità:

-

da 0.255 a 4,08 MLD di probiotico;

-

da 25 a 4000 mg di prebiotico;

-

da 62,5 to 1000 mg di acido butirrico e/o suo sale organico e/o inorganico

”; - l’attuazione commerciale del predetto brevetto è un prodotto denominato

FeedColon

(alimento dietetico a fini medici speciali, che prevede l’associazione prebiotico, probiotico e acido butirrico); - il prodotto

ColonLife

, del cui marchio è titolare la resistente Euro Pharma S.r.l., viene prodotto dalla resistente Probiotical S.p.A. e distribuito nelle principali farmacie milanesi, tra cui quelle delle resistenti Farmacia Stazione Centrale di Pedretti Laura & C. S.a.s. e Farmacia Formaggia S.n.c.; - dall’esame del foglio illustrativo, emerge che il prodotto oggetto di controversia ricalca le caratteristiche rivendicate dal brevetto dell’Alpiflor; - le resistenti, approfittando della disponibilità sul mercato del prodotto della reclamante e della conoscenza dello stesso da parte della Euro Pharma S.p.A., hanno realizzato una condotta anticoncorrenziale, riprendendo “

le caratteristiche salienti del FeedColon e appropriandosi della combinazione degli elementi in esso contenuti

”. Sulla base di tali presupposti, è stata allegata la contraffazione del brevetto italiano IT1395328 e l’illiceità della condotta di concorrenza sleale tenuta dalle resistenti. Queste ultime contestano gli assunti della controparte.

2

.

Euro Pharma S.r.l.

, titolare del prodotto

ColonLife,

deduce la nullità del brevetto di titolarità di Alpiflor e la non interferenza del prodotto

ColonLife

con quello della ricorrente. Specifica che: -

ColonLife

è un prodotto per il trattamento dietetico delle colopatie con alterato trofismo della mucosa del colon, indicato in caso di patologie quali coliti, sindromi Pagina 3

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dell’intestino irritabile e malattie diverticolari e diverticoliti, rettocoliti ulcerose e malattia di Crhon; - lo stesso non è un semplice integratore alimentare, ma è un “Alimento a Fini Medici Speciali” (AFMS); - esso non è solo un prodotto, ma è un vero e proprio kit per il trattamento di particolari patologie del colon, che prevede una terapia sequenziale mirata e che implica l’utilizzo di differenti principi attivi i quali svolgono una diversa funzione all’interno dell’organismo; -

ColonLife

si compone di due blister ad alta protezione: uno di colore blu, contenente 10 compresse a base di acido butirrico e GSE (acronimo di

grapefruit seed extract

) e l’altro, di colore rosso, contenente 10 capsule a base di probiotici e FOS (fruttoligosaccaridi); - le compresse del blister blu svolgono una funzione d’attacco sulla patologia intestinale, mentre la funzione delle capsule contenute nel blister rosso è quella di ricolonizzare l’intestino attraverso un’azione immuno-antinfiammatoria; - dall’esame dello schema posologico risulta che l’assunzione è scandita da un lasso di 10 giorni tra le compresse blu e le capsule rosse; in caso di un ciclo più intenso, devono trascorrere almeno 10-12 ore dall’assunzione di un tipo di pillola all’altro; - il brevetto italiano della ricorrente deve ritenersi nullo, per carenza dei requisiti di brevettabilità, in particolar modo, per la genericità delle rivendicazioni, che non trovano un adeguato riscontro nel testo della descrizione del brevetto; - quanto al brevetto europeo, esso è stato limitato in sede di opposizione, prevedendo delle specifiche quantità dei diversi componenti (probiotico, prebiotico e acido butirrico); - quanto al brevetto italiano, a seguito dell’istanza di limitazione depositata dopo l’opposizione di quello europeo, non vi è stata in realtà alcuna limitazione del brevetto, ma l’ampliamento della protezione conferita al medesimo, quadruplicando il

range

delle quantità di elementi necessari per realizzare il prodotto, proprio al fine di Pagina 4

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ottenere un provvedimento che riconosca l’interferenza del prodotto

ColonLife

con il brevetto di sua titolarità; - in ogni caso, non sussiste alcuna interferenza, poiché il prodotto della Euro-Pharma si caratterizza per una somministrazione differita nel tempo dei composti in questione, mentre il brevetto della Alpiflor prevede una combinazione dei medesimi mediante un’unica assunzione del farmaco. 3.

Probiotical S.p.a.

eccepisce la nullità del brevetto, di titolarità di Alpiflor, e la non interferenza del prodotto

ColonLife

con il brevetto della reclamante. Precisa che: - Probiotical realizza, su richiesta di Euro-Pharma, una miscela di tre suoi ceppi di batteri probiotici con fibra prebiotica; - la limitazione del brevetto italiano di Alpiflor, depositata il 12 maggio 2016, estende il contenuto del brevetto, in violazione degli artt. 76, comma 6 e 79, terzo comma, c.p.i., in quanto amplia il

range

di quantità di ogni singolo composto, rispetto a quanto rivendicato nel brevetto europeo a seguito della limitazione in sede di opposizione davanti all’EPO.

4

. la

Farmacia Formaggia S.n.c. dei dottori Nicola e Antonietta Travierso

e la

Farmacia Stazione Centrale di Pedretti Laura & C. S.a.s.,

presso le quali il prodotto in contraffazione è stato acquistato, hanno chiesto il rigetto del ricorso cautelare, deducendo la propria estraneità ai fatti di causa, in quanto, sostengono, hanno venduto ciascuna una singola unità del prodotto di cui si controverte, dopo averla ordinata ai propri fornitori dietro espressa richiesta del cliente, non possedendo in magazzino alcuna scorta del prodotto in questione. In questa sede, la Farmacia Formaggia S.n.c. insiste nelle difese già svolte, mentre la Farmacia Stazione Centrale di Pedretti Laura & C. S.a.s., nonostante la rituale notifica del reclamo, non si è costituita.

5.

L’

ordinanza reclamata

ha respinto, perché infondato, il ricorso proposto da Alpiflor. Pagina 5

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Sotto il profilo del

fumus boni iuris

, in particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che gli assunti della ricorrente non abbiano trovato conferma nelle risultanze documentali, affermando che, nonostante il titolo brevettuale invocato nel caso di specie sia quello italiano e non quello europeo, relativo alla stessa invenzione, tuttavia, “

la significativa differenza tra gli ambiti di tutela dei due brevetti rileva per escludere che il brevetto europeo possa essere invocato a conferma della validità di quello italiano. Ed invero, da un lato, il brevetto europeo nella sua versione attuale, pur rilasciato a seguito di procedura d’esame e di opposizione EPO, ha un ambito di tutela notevolmente più ristretto rispetto a quello italiano; dall’altro, il deposito della recente istanza di limitazione implica un riconoscimento da parte della ricorrente della parziale invalidità del brevetto italiano nella sua versione originaria (…) La limitazione del brevetto italiano, compiuta, secondo la ricorrente, per superare le eccezioni di invalidità, non gode della presunzione di validità derivante dal superamento dell’esame europeo, pur essendo relativa alla medesima invenzione, in quanto, come visto, i due brevetti attualmente, a seguito delle molteplici istanze di modifica, hanno un diverso ambito di operatività

.”

6

. La reclamante si duole del fatto che il giudice si sia pronunciato soltanto dopo tre giorni dalla discussione, senza previamente disporre c.t.u. e sulla base di errati presupposti. Sotto quest’ultimo profilo, la reclamante sostiene che: - i due brevetti (quello italiano e il brevetto europeo), diversamente da quanto asserito dal giudice, non hanno ad oggetto la stessa invenzione; - il giudice erroneamente ha ritenuto che vi fossero delle “

numerose ed evidenti problematicità

” nel brevetto italiano, non considerando che la parte comune del brevetto europeo e del brevetto italiano è stata confermata anche in sede europea a seguito di opposizione; - erroneamente, infine, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con riguardo alla carente individuazione dei fatti costitutivi della domanda di concorrenza sleale

sub specie

“appropriazione del risultato altrui” (art.2598 n.3 c.c.) ed il giudice ha Pagina 6

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proceduto alla liquidazione delle spese nella misura di € 18.000,00 oltre accessori “

quasi che ci si trovasse ad esito di articolate fasi di merito piuttosto che di celerissime fasi cautelari

”.

7. Ritiene il Collegio che il reclamo non sia fondato

e che, pertanto, lo stesso non possa essere accolto.

7.1

Si osserva, in particolare, con riferimento al primo dei motivi di reclamo, che la decisone del giudice di prima istanza, correttamente, muove dall’analisi del brevetto per invenzione industriale IT 1395328, depositato il 26 agosto 2009 e concesso in data 14 settembre 2012, ponendo tale brevetto in rapporto con il brevetto europeo EP 2289505. Nel ricorso introduttivo del giudizio cautelare, è infatti la stessa Alpiflor a stabilire un nesso tra i due brevetti, affermando: “

Quindi – pur con alcune differenze lessicali – al termine dei rispettivi esami di merito, l’UIBM e l’EPO sono arrivati a concedere un brevetto per il prodotto sviluppato da Alpiflor s.r.l. con un testo della rivendicazione indipendente - e quindi con un ambito di protezione - sostanzialmente identico.

” In particolare, la reclamante evidenzia che "

L’esito dell'opposizione successivamente promossa contro la concessione di EP 2289505 è stato che l’EPO ha mantenuto il brevetto in forma emendata

" tanto che "

La ricorrente Alpiflor ha fatto tesoro di quanto sopra. Infatti, qualche giorno fa (12 maggio), essa ha depositato all’UIBM istanza di limitazione per il brevetto IT 1395328 così da tenere conto di quanto emerso durante la procedura di opposizione in sede europea

" (pagina 3 del ricorso introduttivo del giudizio). Anche alla pagina 11 del predetto ricorso si afferma che “

il brevetto di cui si tratta è un brevetto le cui rivendicazioni hanno superato un esame italiano, un esame europeo ed un esame europeo a seguito di opposizione

”. La domanda di brevetto italiano depositata da Alpiflor ha costituito la priorità per il deposito della successiva domanda di brevetto europeo EP2289505. Pagina 7

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All'esito della procedura di opposizione promossa per iniziativa di una società del gruppo Nestlé, la Nestec SA, l'ambito di protezione del brevetto europeo, con particolare riguardo alla rivendicazione indipendente 1, è stato notevolmente limitato. Detta rivendicazione indipendente 1, infatti, prima della limitazione, recitava: “

A nutritional composition comprising any non-zero amount of: - at least one probiotic, and - at least one prebiotic, characterised in that it furthermore comprises any non-zero amount of butyric acid or of a salt thereof

”. All’esito del suddetto procedimento, la medesima rivendicazione recita: “

A nutritional composition comprising any non-zero amount of: - at least one probiotic, and - at least one prebiotic, furthermore comprising any non-zero amount of butyric acid or of a salt thereof characterized in that said at least one probiotic, said at least one prebiotic and the butyric acid or said salt thereof are present in the following amounts: - from 0.5x109 to 2.2x109 CFU of probiotic; - from 50 to 150 mg of prebiotic; - from 150 to 350 mg of butyric acid or of said salt thereof

”. (Il testo brevettuale è riportato al documento 1 allegato al ricorso di Alpiflor). Tale formulazione della rivendicazione dimostra che essa protegge soltanto la composizione realizzata con quelle specifiche quantità dei diversi componenti, e precisamente: da

“0.5x109 to 2.2x109 CFU”,

quanto al probiotico, da

“50 to 150 mg”,

quanto al prebiotico, e da

“150 to 350 mg”

quanto all’acido butirrico

.

La reclamante ha poi depositato all’UIBM un'istanza di limitazione per il brevetto IT 1395328 al fine, essa sostiene, di rendere conforme il brevetto italiano a quello concesso in sede europea. Pagina 8

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Tuttavia, l'istanza di limitazione depositata, anziché limitare, sembra ampliare l'ambito di protezione del brevetto europeo, in quanto essa protegge un “

prodotto alimentare e/o salutistico che prevede l’associazione di questi tipi di ingredienti in qualunque dosaggio non nullo: Prebiotico, Probiotico e che comprende inoltre un dosaggio non nullo di Acido Butirrico e/o suo sale inorganico caratterizzato dal fatto che detto prebiotico e detto acido butirrico e/o suo sale organico e/o inorganico sono presenti nelle seguenti quantità: - da 0,255 a 4,08 MLD di probiotico; - da 25 a 400 mg di prebiotico; - da 62,5 a 1000 mg di acido butirrico e/o suo sale organico e/o inorganico

”. Infatti, laddove, nella rivendicazione 1 concessa dall’EPO, era previsto un

range

da 0,5 a 2,5 miliardi di probiotico, nella rivendicazione 1 "limitata" da Alpiflor è previsto un

range

che va da 0,255 a 4,08 miliardi di probiotico (il

range

è ancorato a valori pari quasi al doppio rispetto alla rivendicazione 1 concessa dall’EPO). Laddove, nella rivendicazione 1 concessa dall’EPO, era previsto un

range

da 50 a 150 mg di prebiotico, nella rivendicazione 1 "limitata" da Alpiflor è previsto un

range

che va da 25 a 400 mg di prebiotico (il

range

è ancorato a valori pari quasi al quadruplo rispetto alla rivendicazione 1 concessa dall’EPO). Laddove, nella rivendicazione 1 concessa dall’EPO, era previsto un

range

da 150 a 350 mg di acido butirrico o suo sale, nella rivendicazione 1 "limitata" da Alpiflor è previsto un

range

che va da 62,5 a 1000 mg di acido butirrico e/o suo sale organico e/o inorganico (il

range

è ancorato a valori pari quasi al quintuplo rispetto alla rivendicazione 1 concessa dall’EPO). Come è stato correttamente osservato dal giudice di prima istanza, il titolo brevettuale invocato nel caso di specie è quello italiano, e non quello europeo; tuttavia, alla luce delle modifiche apportate (che si risolvono in un ampliamento, anziché in una limitazione) delle differenze riscontrate fra i

range

previsti per il brevetto europeo e quelli previsti per il brevetto italiano, all’esito della limitazione, non è possibile Pagina 9

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affermare che il brevetto italiano è valido perché è stato reso conforme a quello europeo. A prescindere dalle difformità tra i due brevetti, è stata attribuita rilevanza, ai fini della valutazione sulla sussistenza del

fumus boni iuris

, alla circostanza che la società reclamante abbia spontaneamente deciso di “

tenere conto di quanto emerso durante la procedura di opposizione in sede europea

", così implicitamente riconoscendo la parziale invalidità del brevetto italiano nella sua versione originaria. Se, infatti, il brevetto europeo, del quale il brevetto italiano costituisce priorità, non fosse stato limitato attraverso l’introduzione dei

range

specifici sopra indicati, sostengono le resistenti, lo stesso non sarebbe stato ritenuto valido, ed Alpiflor, consapevole della nullità del brevetto italiano, ha inserito anche in quest’ultimo intervalli di valori. La tesi di parte resistente, in particolare della Euro-Pharma, è che i

range

indicati in sede di limitazione siano stati inseriti solo per ottenere una pronuncia di contraffazione nei confronti del proprio brevetto. Non è questa, comunque, la sede per valutare la validità del brevetto. Infatti, come evidenziato nell’ordinanza impugnata, la questione della validità dovrà essere approfondita nell’ambito di un giudizio ordinario, previo espletamento di c.t.u. Allo stato, può soltanto affermarsi che gli elementi raccolti non sono sufficienti per ritenere soddisfatto il requisito del

fumus boni iuris

, che deve necessariamente sorreggere la domanda cautelare.

7.2

Quanto poi alla contestazione riguardante la concorrenza sleale prevista dall’art.2598 n.3 c.c., si rileva che il giudice di prime cure ha reputato inammissibile la domanda sul punto, osservando che l’affermazione di parte ricorrente, riportata a pagina 3 del ricorso introduttivo del giudizio, secondo la quale

ColonLife

riprende le caratteristiche salienti del

FeedColon

, appropriandosi della combinazione di caratteristiche che contraddistinguono quest’ultimo, è troppo generica, non individuando i fatti costitutivi alla base della domanda di concorrenza sleale. Pagina 10

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Tale valutazione del giudice della prima fase va condivisa, in quanto l’omessa descrizione delle condotte che costituirebbero atti di concorrenza sleale non consente alle controparti di svolgere le proprie difese e quindi di contraddire efficacemente sul punto.

7.3

Infine, appare del tutto infondata la doglianza relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali, dal momento che la stessa costituisce mera applicazione del principio sancito dall’art.91 c.p.c., che va rispettato anche in sede cautelare, e gli importi liquidati sono stati correttamente calcolati in base al valore della causa ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55 per ciascuna delle parti del giudizio. Anche sotto quest’ultimo profilo, pertanto, il reclamo proposto si appalesa infondato e va respinto. Le spese di lite, come di seguito liquidate, ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55, seguono la soccombenza. In conseguenza del rigetto del reclamo, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1

quater

dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall’art. 1, comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 bis del D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

Il Collegio 1) respinge il reclamo proposto da Alpiflor S.r.l. nei confronti di Euro Pharma S.r.l., Probiotical S.p.A., Farmacia Stazione Centrale di Pedretti Laura & C. S.a.s. e Farmacia Formaggia S.n.c., confermando integralmente l’ordinanza reclamata; 2) condanna la reclamante a rifondere alle parti reclamate le spese di lite, liquidate in € 7.000,00 ciascuna, oltre 15% a titolo di rimborso spese

forfetario

, i.v.a. e c.p.a., quanto alla Euro Pharma S.r.l. e alla Probiotical S.p.A., e in € 4.000,00, oltre 15% a titolo di rimborso spese

forfetario

, i.v.a. e c.p.a., quanto alla Farmacia Formaggia S.n.c.; Pagina 11

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3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall’art. 1, comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1

bis

del D.P.R. 115/2002. Si comunichi. Milano, 13 ottobre 2016 Il Giudice estensore Il Presidente Anna Bellesi Claudio Marangoni Pagina 12

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