Transcript scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

N.R.G. 88580/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE
“A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati:
dott. Fernando Ciampi
dott. Claudio Marangoni
Presidente
Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 88580/2012 promossa da:
SERVIZI CONSORTILI COSTA SMERALDA SPA (C.F. 01189270901), con il patrocinio
dell’avv. FRANCETTI MARCO FRANCESCO ANTONI elettivamente domiciliato in VIA
SENATO, 8 20121 MILANO presso il difensore avv. FRANCETTI MARCO FRANCESCO
ANTONIO
ATTORE
contro
GIULIO FRANCESCO LAURO MARIA ALBERONI, con domicilio eletto in sede di
registrazione di
marchio presso lo studio Rapisardi, via Serbelloni n.12,
Milano
CONVENUTO CONTUMACE
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Firmato Da: CIAMPI FERNANDO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e245c - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622
Sentenza n. 12359/2014 pubbl. il 22/10/2014
RG n. 88580/2012
Repert. n. 10551/2014 del 22/10/2014
Parti attrice ha concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di
precisazione
delle
conclusioni
del
24.6.2014,
da
intendersi
qui
integralmente richiamato
OGGETTO:dichiarazione di nullità di marchio nazionale per difetto di novità
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Sentenza n. 12359/2014 pubbl. il 22/10/2014
RG n. 88580/2012
CONCLUSIONI Repert. n. 10551/2014 del 22/10/2014
1.Le vicende processuali
Con atto di citazione notificato in data 12.12.2012, Servizi Consortili
Costa Smeralda s.p.a. -società avente quale unico socio l’omonimo Consorzio
promotore negli anni ’60 di una vasta iniziativa immobiliare nel territorio
di Azachena, titolare dei marchi “Costa Smeralda” e “Costasmeralda”- ha
convenuto in giudizio Alberoni Giulio Francesco Lauro Maria. E ciò al fine
di fare accertare la nullità del marchio italiano “Miss Costa Smeralda”,
registrato in data 6.8.2004-11-01.2008 da controparte per le classi di
prodotto e servizi n.16,25,35,38,41,43 e 45, per mancanza di novità,.
Parte attrice ha precisato di non avere verificato sul mercato l’utilizzo
del brand accusato di nullità; ha chiesto quindi solo in via subordinata,
in caso di riscontro dell’impiego del marchio litigioso, l’accertamento
della contraffazione e l’inibitoria.
Nessuno si è costituito per la convenuta, seppure ritualmente citata.
La causa è stata rimessa alla fase decisoria sulla precisazione delle
conclusioni rassegnate dalla sola attrice all’udienza del 24.6.2014 e
decisa
dal
Collegio
nella
camera
di
consiglio
del
16.10.2014,
previo
deposito della sola comparsa conclusionale dell’attrice.
2.Motivi della decisione
2.1. la declaratoria di contumacia
In primo luogo, va sottolineata la corretta dichiarazione di contumacia del
convenuto, essendo stata eseguita la notificazione dell’atto introduttivo
presso il domicilio eletto dal titolare del marchio litigioso in sede di
registrazione.
L’art.
120,
comma
3,
c.p.i.
prevede
infatti
che
tale
elezione valga quale domicilio esclusivo- oltre che per la determinazione
della competenza- anche per la notificazione di ogni atto del procedimenti
innanzi ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative.
2.2.la domanda di nullità
Ciò
premesso,
la
domanda
di
nullità
è
fondata
e
merita
pertanto
accoglimento, avendo assolto parte attrice a tutti gli oneri probatori
posti a suo carico.
Sotto
quest'ultimo
profilo,
sembra
quasi
superfluo
richiamare
l'ormai
consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale secondo la quale- in
relazione a segni simili- al fine del giudizio di interferenza, anche per
le domande di nullità, il rischio di confusione va valutato globalmente,
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Concisa esposizione delle ragioni
Sentenza n. 12359/2014 pubbl. il 22/10/2014
RG n. 88580/2012
n. 10551/2014
del 22/10/2014
di fattoRepert.
e di diritto
della decisione
in
avuto
rapporto
di
interdipendenza,
in
particolare
riguardo
alla
somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati (sentenza
Corte di Giustizia, 11.11.1990, causa C-251/95). Così, è stato osservato,
un tenue grado di affinità tra i prodotti o servizi designati può essere
compensato
da
un
elevato
grado
di
somiglianza
tra
i
marchi
e
viceversa(Corte di Giustizia, 29.11.1998 C-3997 Canon Kabushiki Kaischa v
Metro Goldwyn -MOyer INC). Inoltre, il rischio di confusione è tanto più
elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del segno anteriore:
in
effetti,
i
marchi
dotati
di
un
elevato
carattere
distintivo,
o
intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una
tutela
più
ampia
rispetto
ai
marchi
il
cui
carattere
distintivo
è
inferiore. Occorre altresì tener conto del fatto che il consumatore medio
solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei
vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ha
mantenuto nella memoria e che il suo livello di attenzione
può variare in
funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (v.
sentenza
della
Corte
di
giustizia
22.6.1999,
causa
C-
324/97,
Lloyd
Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/klijsen Handel BV Lloyd, GU UAMI, 1999, pag.
3819, punto 26).
Ciò premesso, in questa sede è provato che:
-parte
attrice
è
titolare
del
marchio
italiano
“Costa
Smeralda”
e/o
“Costasmeralda” registrato o a partire dagli ’60 (doc. 4 e 5 di parte
attrice) per tutte le classi merceologiche (cfr. registrazione n. 181.814
del 17.2.1966 e il numero 500.954 del 15.7.1988). La mancanza di aderenza
ideologica alle classi di cui si fa questione in questa, il lungo lasso
temporale dal quale è utilizzato, la sua tutela riconosciuta presso altro
Tribunale (Trib., Roma, 14.10.1997) consente in questa sede di ritenerlo un
marchio forte;
-parte convenuta è titolare di un segno successivo “Miss Costa Smeralda”
depositato per le classi merceologiche 16,25,35,38,41,43,45 il 6.8.2004 e
registrato il successivo 30.6.2008 (doc. 6 di parte attrice);
-i due segni sono confondibili, essendo tra loro molto simili, atteso
l’identico nucleo ideologico “Costa Smeralda” che li contraddistingue. In
proposito, non assolve ad alcuna reale funzione differenziatrice il termine
“miss” utilizzato nel logo del convenuto. Tale locuzione, anzi, accentua
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prendendo in considerazione tutti i
Sentenza n. 12359/2014 pubbl. il 22/10/2014
RG n. 88580/2012
fattori Repert.
pertinenti
del caso didel
specie,
n. 10551/2014
22/10/2014
dal primo. Il giudizio si somiglianza è dunque positivo.
Quanto
all’affinità
dei
prodotti
e
dei
servizi
dagli
stessi
contraddistinti, le classi per le quali il segno litigioso è registrato in
parte coincidono ed in parte sono affini a quelle contraddistinte dai
marchi dell’attrice. Ed in particolare:
-sono coincidenti le registrazioni per le classi di prodotto e di servizi
nn. 16,25,35,38,41;
-sono del tutto sovrapponibili la registrazioni
per la classe n. 43 di
parte convenuta (ristorazione, alloggi temporanei) e per la classe n. 42 di
parte
attrice,
contrassegnata
trattandosi
da
diverso
della
numero
stessa
solo
in
categoria
virtù
di
del
servizi
deposito
ma
delle
registrazioni nella vigenza di due versioni diverse della Classificazione
di Nizza;
-si tratta di servizi affini quanto alla classe n. 45 di parte convenuta
(servizi personali e sociali, resi da terzi, per il soddisfacimento di
bisogni
personali;
servizi
di
sicurezza
individui) e n. 42 di parte attrice.
per
la
protezione
di
beni
e
(“case di riposo e di convalescenza,
nidi d’infanzia, servizi di accompagnamento in società). Infatti quelli
dianzi descritti sono servizi destinati a soddisfare bisogni simili ed in
parte interscambiabili, apparendo i secondi (ad esempio casa di riposo)
quali una sorta di specificazione dei primi (servizi personali e sociali).
Il marchio oggetto del contendere, dunque, è carente del requisito della
novità e va pertanto dichiarato nullo alla luce del dettato di cui all’art.
12 c.p.i. per tutte le classi di prodotto per le quali è stato registrato.
3.Il comando giudiziale
La domanda di nullità va dunque accolta per tutte le classi di prodotti e
di servizi per i quali il marchio litigioso è stato registrato.
La mancanza di qualsivoglia prova dell’’utilizzo di tale marchio esonera il
Tribunale dall’esaminare la domanda svolta in via subordinata da parte
attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
tenuto
conto
della
rapida
scansione
nella
quale
si
è
articolata
la
controversia, senza necessità di dare corso all’istruzione probatoria.
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l’accostamento dei due segni,
Sentenza n. 12359/2014 pubbl. il 22/10/2014
RG n. 88580/2012
apparendo il secondo
sorta di derivazione
Repert. una
n. 10551/2014
del 22/10/2014
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande svolte da Servizi
Consortili Costa Smeralda s.p.a. contro Alberoni Giulio Francesco Lauro
Maria con atto di citazione notificato in data 12.12.2012, ogni altra
domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1)accerta e dichiara la nullità del marchio italiano n.1087106 depositato
in data 6.8.2004-11.1.2008 “Miss Costa Smeralda” registrato dal convenuto;
2)dispone la trasmissione di copia della sentenza all’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi per quanto di competenza a cura della Cancelleria;
3) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le
spese di lite, che si liquidano in € 7.500,00, di cui € 450,00 per spese ed
il residuo per compensi, 15% per rimborso spese forfettarie, IVA CPA e
spese di registrazione.
Milano, 20 ottobre 2014
Il Presidente
dott. Fernando Ciampi
Il giudice estensore
dott.ssa Alima Zana
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Sentenza n. 12359/2014 pubbl. il 22/10/2014
RG n. 88580/2012
P.Q.M.
Repert. n. 10551/2014 del 22/10/2014