Transcript Presentación Luis Naranjo. Protectia

La importancia del registro de marcas y dominios en el
e-commerce
www.protectia.eu
IP SIMPLIFIED
Simplificamos la Propiedad Industrial
PROTECTIA
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Agencia oficial de Propiedad Industrial. En exclusiva a la defensa de marcas y patentes.
Central en España gestionamos Europa.
Oficina Santiago de Chile para Sudamérica.
Red de corresponsales en todo el mundo.
Representantes oficiales ante: OEP, OEPM, OAMI, INPI y OMPI
Filosofía de trabajo basada en un asesoramiento profesional previo que facilite la toma de
decisiones estratégicas acertadas.
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
Índice
¿Por qué es importante registrar la marca?
Marca Registrada Vs Nombre de Dominio
Registro de marca: Nociones esenciales
¿Por que es importante vigilar la marca
registrada?
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
¿Por que registrar la marca?
 Si no registras tu marca, no te pertenece y no puedes:
 Prever que estas cometiendo una infracción de marca.
Clasificación de Niza:
 Impedir el uso de tu marca a terceros. También como dominio y en
redes sociales
 Cuantificar el valor de tu marca para venderla o licenciarla.
 Todo el trabajo de marketing, reputación online y posicionamiento
en buscadores reside en la marca
En definitiva: ¨Se fabrican productos pero lo que se venden son marcas¨
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
El valor práctico de la marca
Clasificación de Niza:
1 Google:158.843 m $
2 Apple: 147.880 m $
2 OBM: 107.541 m $
Amazon es el 10º
64.255 millones de $
Mayo 2014
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
REGISTRO DE MARCAS Vs
NOMBRES DE DOMINIO
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
Marca Registrada Vs Nombre de dominio
DIFINICIÓN TÉCNICA
Marca: Todo signo distintivo susceptible de representación que sirve para distinguir
Clasificación
Niza: ("traducción" a caracteres alfanuméricos de una IP)
Dominio:
es una direcciónde
nemotécnica
DIFERENCIAS LEGALES
•
MARCA REGISTRADA
 Derecho de PI excluyente
•
NOMBRE DE DOMINIO
 Aplicación contra dominios
 No es derecho, solamente es la
ocupación de un nombre
 Acciones civiles y penales
 No excluye a terceros
 Ámbito de protección limitado
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
Defensa de marca registrada
Clasificación de
En consecuencia, en casos de infracción
puede usarse el derecho de marca
Niza: registrada como defensa
Si un tercero usa mi marca en el mercado para identificar su
empresas, sus productos o servicios para lucrarse puedo
requerirle y demandarle ante los tribunales competentes
Pero ¿Que sucede si usan mi nombre de dominio?
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
Disputa de nombre de dominio
Se resuelven ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Mediante la política uniforme de resolución de disputas de nombres
de dominio
Clasificación
de
Niza:
Resolución:
Un comité de expertos emite un laudo (sin recurso):
Resolución Disputas
Nº total de casos
Porcentaje
Cancelados
351
1.61%
Transferidos
18.689
85.65%
Denegados
2.780
12.74%
Mayo 2014
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
REGISTRO DE MARCA
NOCIONES ESENCIALES
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
Nociones esenciales
 Quien primero registra tiene un mejor derecho y ¨gana¨
Clasificación de Niza:
 El registro es temporal y renovable (generalmente cada 10 años)
 Se protege para una actividad o producto concreto. Para lo que se emplea:
La clasificación de Niza: Un acuerdo internacional por el que se utilizan 45
clases.
 De la 1 a 34 son productos y de 35 a 45 servicios.
 Puedes elegir tantas como necesites
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
Nociones esenciales: Ejemplo Clasificación de Niza
SantaFixie.com
 Clase 12: Bicicletas; triciclos; cuadros de bicicletas; componentes de bicicletas; partes, piezas y
accesorios para bicicletas y triciclos; neumáticos; cámaras de bicicletas; juegos de herramientas
para la reparación de bicicletas
 Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería
 Clase 35: Venta minorista, venta online y venta mayorista de bicicletas, partes y piezas para
bicicletas, ropa, calzado y sombrerería, equipos de protección para los deportes, equipos de
ciclismo y deportes; servicios de promoción de acontecimientos y competiciones deportivas para
terceros, en concreto, promoción de equipos de ciclismo, ciclistas, carreras y eventos
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
Nociones esenciales: Territoriedad
Clasificación de Niza:
 La protección que otorga una marca registrada es territorial. Por cada país un
registro. Excepto para marcas comunitarias
 Internet es un espacio sin fronteras, pero se debe registrar allí donde se puede
y se comercializa. Por cada país hay un gasto
 Puede existir un registro anterior, idéntico o parecido al pretendido, que
impida registrar y utilizar la marca en un País
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
Registro de marca: Nociones esenciales
 Puede existir un registro anterior que impida el pretendido
 Para evitarlo es fundamental hacer un estudio de viabilidad.
Búsqueda de nombres de dominio registrados y marcas idénticas o parecidas
ya solicitadas o concedidas para compararlas con la marca pretendida
Bases de consulta online gratuitas:
 Localizadores de marcas de las propias
oficinas como OAMI y OEPM
 Específicos: TmView, Markify, etc.
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
¿Por qué es importante vigilar una marca
registrada?
 Para estar informado de nuevas solicitudes de dominios y marcas
 Oficinas como la OEPM no deniega de oficio por motivos relativos y
Clasificación de Niza:
 No están obligadas a comunicar nuevas solicitudes parecidas o idénticas
 Por tanto, es necesario mantener una vigilancia.
 Profesionales con herramientas especificas comparan las nuevas solicitudes
con los registros de sus clientes e informan puntualmente en caso de
potencial conflicto.
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
FIN DE LA PRESENTACIÓN
¿Alguna duda?
Luís Naranjo
T + 34 91 383 35 81
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