N.R.G. 62474/2015 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa A - ORDINANZA ISTRUTTORIA

Il Giudice dott.ssa

Alessandra Dal Moro

, Letti gli atti, esaminati i documenti prodotti, così provvede: Il Giudice designato, a scioglimento della riserva che precede, esaminati gli atti ed i documenti del procedimento; viste le difese dei resistenti

A.

Osserva Sulla conferma della “descrizione”

disposta con provvedimento emesso inaudita altera parte:     la misura della

descrizione

costituisce uno strumento istruttorio preventivo concesso a fronte del rischio che il pieno dispiegarsi del contraddittorio impedisca di acquisire gli elementi probatori indispensabili o utili ai fini dell’accertamento dei diritti che parte ricorrente intende far valere in sede di merito; poiché si tratta di uno strumento correlato al diritto di esercitare l’

onus probandi,

certamente condivide con le altre misure anticipatorie la natura cautelare, ma se ne discosta poiché esso non riguarda situazioni giuridiche soggettive, bensì la prova della violazione delle stesse; i presupposti della concessione

inaudita altera parte

, così come della conferma ovvero della revoca, vanno valutati, quindi, in relazione alla salvaguardia del diritto processuale alla “prova” di fatti che in astratto ammettono la cautela richiesta e non del “diritto sostanziale” sotteso; con la “descrizione”, in altre parole, non si tratta di confermare o escludere (seppure in via di cognizione sommaria) la prospettata violazione dei diritti azionati dalla ricorrente ( in tal caso di cui all’art. 45 c.p.i.), bensì di valutare l'utilità/rilevanza del materiale probatorio di cui si chiede l’acquisizione ai fini degli apprezzamenti che dovranno essere effettuati in sede di cognizione piena a proposito di un fatto illecito in relazione al quale la legge consenta tale misura cautelare di istruzione preventiva; * nel caso in esame parte ricorrente ha prospettato la sussistenza di illeciti (perpetrati in tesi dai resistenti in concorso) di contraffazione dei brevetti europeo ed italiano e di concorrenza sleale (per i quali intende promuovere le relative azioni di merito di inibitoria, ordine di ritiro definitivo dal commercio dei macchinari contraffattori, pubblicazione della sentenza, condanna al risarcimento del danno con retroversione degli utili) ed ha corredato la prospettazione di un’allegazione in fatto idonea in astratto a configurarli sì da far ritenere che nella specie ricorrano sia i presupposti di

ammissibilità

della cautela descrittiva,

sia

quelli di

concedibilità

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della stessa in termini di

fumus boni iuris

e

periculum in mora

, come già illustrato in sede di sua emissione; *

parte resistente Da Kong

alla conferma del provvedimento

inaudita altera parte

ha eccepito:

a)

la carenza di giurisdizione della sezione specializzata con riferimento alle domande cautelari promosse fondate sulle porzioni

non italiane

del brevetto EP’086 e relative ai paesi differenti dall'Italia;

b)

la nullità dei brevetti invocati;  il brevetto europeo sarebbe un titolo totalmente sprovvisto di validità perché:

(a)

anticipato da soluzioni tecniche note da tempo anteriore alla data di priorità 1 ;

(b)

caratterizzato da insufficiente descrizione nella sua rivendicazione principale di metodo e nelle rivendicazioni da essa dipendenti (1-9) così come nelle rivendicazioni (10-19) che si limitano a definire in termini di apparato quanto già rivendicato in  termini di metodo;

(c)

avente un oggetto che si estende oltre il contenuto della domanda originaria essendovi (in tesi) una formulazione delle rivendicazioni - in particolare della rivendicazione 1- esorbitante rispetto quanto descritto;

(d)

carente dei requisiti della novità a fronte del brevetto statunitense US 1.715,399 pubblicato il 4 giugno1929, che anticiperebbe quanto meno le rivendicazioni 1-4 e 10 - 14 del brevetto EP’086;

(e)

carente di passo inventivo alla luce di

prior art

derivanti da combinazioni di brevetti statunitensi; il brevetto italiano IT’657 (che Lonati considera essere un perfezionamento del brevetto europeo EP’086) sarebbe radicalmente nullo per mancanza di novità, come confermerebbe il rapporto di ricerca internazionale (depositato all'esito di domanda di Lonati di estensione del brevetto a livello internazionale) che ha evidenziato otto anteriorità di particolare rilevanza in grado da sole di togliere novità e o altezza inventiva al brevetto stesso e quindi alla privativa azionata in questo procedimento cautelare;

c)

l'insussistenza, in subordine, del

fumus

della contraffazione: Lonati non avrebbe fornito alcuna prova in proposito, in quanto le iniziative cautelari assunte dalla ricorrente in precedenza sarebbero, rispettivamente: insufficienti e inidonee a suffragare l'ipotesi di contraffazione oggetto di causa (quelle eseguite in Turchia e Italia), e inaffidabili in quanto assunte al di fuori del controllo dell'autorità giudiziaria (quelle eseguite in Cina); nè potrebbero costituire riscontri indiziari dell’assunto della ricorrente le relazioni tecniche dell'ing. Ottini (fondata sulla descrizione di un macchinario predisposta dall'ing. Tellaroli, tecnico di parte) o dell'ing. Pezzoli (resa nell'ambito del procedimento cautelare promosso avanti al Tribunale di Brescia solo contro la società Sunrise e non contro l'odierna resistente taiwanese);

d)

la descrizione sarebbe, infine, “nulla” in quanto eseguita al di fuori delle indicazioni anche temporali indicate dal giudice;

parte resistente Sunrise,

pur replicando alla richiesta di emissione delle ulteriori richieste cautelari, ha precisato di non poter avanzare ipotesi difensive rispetto alla “descrizione”, che è stata eseguita nei confronti di altro soggetto; * ciò premesso,

all’esito del contraddittorio

si osserva: 1 la società resistente avrebbe già provveduto a notificare un atto di citazione volto dichiarare la nullità della frazione italiana del brevetto EP’086: si tratterebbe del procedimento R.G. 67182/2015, prima udienza 15 marzo 2016

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1) 2)

che l'eccezione di giurisdizione appare superabile in considerazione il fatto che la richiesta di descrizione è funzionale ad ottenere l’inibitoria “

della produzione, importazione ed esportazione, commercializzazione, pubblicizzazione anche attraverso la rete Internet, e utilizzazione qualsiasi forma, in Italia e all'estero, della macchina …e di ogni altra macchina che costituisca contraffazione dei brevetti europeo e ed italiano invocato”,

onde essa potrebbe rilevare per paralizzare, appunto, solo le domande fondate sulle porzioni

non italiane

del brevetto EP’086; che, quanto al

fumus,

le ragioni poste a fondamento del provvedimento di descrizione nel decreto emesso inaudita altera parte conservano la loro validità - pur sulla base di una cognizione necessariamente sommaria degli aspetti di fatto che fondano la domanda – e vanno qui richiamate, atteso che, da un lato, in questa sede la ricorrente non deve certo fornire la

prova

della contraffazione (come parte resistente inopinatamente pretenderebbe, nel sottolineare che la parte avversa non avrebbe raggiunto siffatto risultato), bensì elementi indiziari capaci di sostenere il

fumus

della stessa; dall'altro non può che convenirsi con la ricorrente circa il fatto che la difficoltà di acquisire la

prova tecnica

di tale contraffazione o anche solo il presupposto di fatto (la descrizione del macchinario) per poterla eventualmente fornire, è stata determinata dalla condotta della società resistente: più esplicitamente nel corso del procedimento svoltosi presso il Tribunale di Brescia (ove espressamente fu rimossa la porzione del macchinario che avrebbe dovuto essere descritta e valutata dal c.t.u. nominato dal Tribunale 2 ) e più ambiguamente a Milano durante l'esposizione fieristica (ove il rappresentante della resistente si è rifiutato di far funzionare il macchinario senza dare spiegazioni tecniche circa l'impossibilità di attivarne il funzionamento, come pure richiesto dal c.t.u.): sicchè appare paradossale che parte resistente lamenti l’assenza di una “prova”, necessariamente

tecnica

, cui essa stessa sembra volersi sottrarre impedendo che il proprio macchinario sia sottoposto alla verifica che parte ricorrente non puo’ che chiedere se vuole assolvere al suo

onus probandi

; peraltro (per quanto gli esiti di un precedente procedimento cautelare non siano preclusivi per loro natura di un ulteriore autonomo accertamento) non appare condivisibile comunque quanto affermato dalla resistente a proposito del merito delle conclusioni cui sarebbe giunto in quello svoltosi a Brescia (presso Sunrise) l’ing. Pezzoli, il quale nella relazione conclusiva del procedimento bresciano ha; invero; precisato che: o o o “

In mancanza di dati tecnici sull’effettivo funzionamento della macchina Da Kong, il CTU non può svolgere alcun confronto diretto con l’ambito di protezione del brevetto EP’086” D’altra parte, il CTP Sunrise non ha contestato in alcun modo le affermazioni sopra riportate relative alla conformità della macchina Da Kong con il brevetto Da Kong. In considerazione di quanto sopra, la valutazione dell’interferenza della macchina Da Kong con il brevetto EP’086 sarà svolta nel seguito sulla base del brevetto Da

o o

Kong

. (…)

(“

“

In considerazione di quanto sopra (nell’ipotesi che sia effettivamente dimostrato che la macchina Da Kong è conforme al brevetto Da Kong e/o alla dichiarazione Tellaroli), la macchina da Kong è in grado di implementare il metodo della rivendicazione 1, per cui interferisce con essa in modo contributivo

contributory infringement”). (…) “

in considerazione di quanto sopra (nell’ipotesi che sia effettivamente dimostrato che la macchina Da Kong è conforme al brevetto Da Kong e/o alla

2 in quel procedimento, invero, ove la descrizione non veniva concessa inaudita altera parte, a dire dello stesso A.U.di Sunrise “

la macchina ITOE non montava il dispositivo contestato in quanto Da Kong , alla luce della descrizione eseguita da Lonati, ha preferito trattenere il prototipo del dispositivo a scopo cautelativo”

; tanto che il CTU ha affermato: “Nel corso delle operazioni peritali, non è stato possibile visionare alcun esemplare della macchina Da Kong. Infatti, la macchina per calze visionata presso Sunrise nel corso del sopralluogo del 14 maggio 2014, e identificata da Sunrise come quella presentata alla fiera turca, era priva del dispositivo per chiudere la punta delle calze rilevante per la presente vertenza”. .

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o

dichiarazione Tellaroli), la macchina da Kong implementa l’apparecchiatura della rivendicazione, per cui interferisce con essa in modo diretto”

(cfr pag. 49 doc. 43 ric) (…) “

in ogni caso (anche nell’ipotesi che sia effettivamente dimostrato che la produzione Da Kong è conforme al parere tecnico agli atti come doc.8 del fascicolo Lonati e/o alla dichiarazione del Sig. Massimo Tellaroli,), non è invece possibile stabilire se la produzione Da Kong interferisce con l’ambito di protezione del brevetto IT’657”

(pag.53),

3) 4)

semmai, quindi, confortando, seppure alla luce dell’astratta considerazione delle privative in conflitto, la sussistenza del

fumus

dell’iniziativa della ricorrente; che, quanto al

periculum,

si tratta di requisito che va valutato alla luce della speciale natura del mezzo di istruzione preventiva richiesto, che, in quanto teso - come detto - all’acquisizione di una prova dell’illecito che la parte può reperire solo ricorrendo ad esso, non potrà che essere disposto inaudita altera parte, poiché per le sue stesse caratteristiche è suscettibile di essere efficace solo se la parte nei cui confronti la prova va ricercata non è posta nelle condizioni di occultare le risultanze probatorie oggetto di ricerca; che la descrizione è stata eseguita secondo le indicazioni che il Giudice stesso ha fornito all'Ufficiale Giudiziario - onde evitare di creare confusione e salvaguardare l’immagine

5)

della società resistente - nel corso dell'esecuzione, avendola questi contattata - unitamente ai difensori delle parti presenti in loco - al fine di rappresentare la difficoltà di dare stretta attuazione a quanto raccomandato in decreto stante la concomitante urgenza di dare attuazione ad analoghi adempimenti; che, infine, l'esecuzione della misura disposta ha consentito di acquisire informazioni utili sul piano probatorio (come confermato dall’ing. Marietti interrogato sul punto) che vanno senz'altro conservati ai fini istruttori, non solo in funzione del successivo giudizio di merito, ma anche in funzione della decisione circa l’emissione delle ulteriori misure cautelari richieste, come previsto dall’art. 129 u.c. CPI, su cui il Giudice si era riservata all’esito della descrizione disposta;

pertanto

, il Tribunale, visto l'art. 129 c.p.c. e l’art. 669 sexies c.p.c.

conferma

la misura della descrizione concessa con decreto inaudita altera parte il 12.10.2015.

B.

*

Sulle ulteriori richieste cautelari,

sulle quali il Giudice adito si era riservato di provvedere.

Lonati,

all'esito del contraddittorio, ha insistito per l'emissione dei provvedimenti di : 1.

inibitoria:

a.

della produzione, importazione ed esportazione, commercializzazione, pubblicizzazione anche attraverso la rete Internet, e utilizzazione qualsiasi forma, in Italia e all'estero, della macchina oggetto di “descrizione” e di ogni altra macchina che costituisca contraffazione dei brevetti predetti; b.

della prosecuzione degli atti di concorrenza sleale; 2.

l'emissione di un

ordine di ritiro

dal commercio anche tramite riacquisto dai clienti, e di

sequestro

, dei prodotti di cui ai punti che precedono.

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A tale scopo ha chiesto che il giudice disponga una c.t.u. onde verificare la contestata validità dei brevetti di cui assume la contraffazione ad opera delle resistenti ma soprattutto l'attitudine contraffattoria della macchina che è stata oggetto della descrizione. Considerate peraltro che - come emerge dal verbale della descrizione - al termine dell'ispezione visiva delle apparecchiature il c.t.u. non ha potuto eseguirne una descrizione completa anche sul piano funzionale, poiché il rappresentante della resistente ha rifiutato di metterla in funzione - come pure aveva richiesto il c.t.u. - dichiarando che la macchina non era pronta per il funzionamento, Lonati ha chiesto che il giudice dia incarico al c.t.u. anche di verificare tecnicamente il procedimento che non ha potuto essere descritto alla luce dei fotogrammi in successione che sono stati scaricati dal sito www.dakong.ru, previa verifica del fatto se il macchinario ivi rappresentato corrisponde alla macchina oggetto della descrizione avvenuta in Fiera.

Da Kong

si è opposta all’emissione dei provvedimenti per le ragioni già dette, osservando, inoltre, che non sussisterebbero neppure in astratto i presupposti della concorrenza sleale “dipendente” nè di quella “per appropriazione di pregi” che sarebbe smentita nei fatti dalla intervenuta concessione a Da Kong delle privative accolte da parte degli uffici brevetti di numerosi paesi; circa l’ambito della CTU ha contestato la richiesta di estenderla al procedimento alla luce dei fotogrammi prodotti da parte resistente, osservando che il sito in questione non le apparterebbe e non si rivolgerebbe al mercato europeo;

Sunrise

ha chiesto al Tribunale di scindere le posizioni delle due resistenti e di "estrometterla" immediatamente dal presente procedimento, poiché non producendo né avendo mai prodotto o commercializzato la macchina oggetto di descrizione, sarebbe del tutto estranea all’illecito anche concorrenziale contestato 3 ; benchè fornitore della società taiwanese Da Kong Enterprise Co. Ltd fornirebbe un software per impostare il tipo di calza da produrre sulla macchina ( i relativi disegni o ricami, i colori la taglia ecc.), che nulla avrebbe a che fare col dispositivo brevettato da Lonati; poiché, inoltre, il dispositivo elettronico fornito da Sunrise riguarderebbe il funzionamento

dell'intero

macchinario non sarebbe univocamente destinato a far funzionare il meccanismo oggetto di brevetto, quindi non potrebbe costituire

contributory infringment;

* Ciò premesso, si osserva che: quanto alla sussistenza di un’attività illecita di contraffazione dei brevetti Lonati, pur dovendosi richiamare i presupposti del

fumus boni iuris

già evidenziati in sede di emissione del procedimento di descrizione 4 , appare senz’altro necessaria una previa CTU, 3 come avrebbe acclarato il Tribunale di Brescia, che avrebbe escluso la sussistenza di un contributo alla contraffazione ovvero di contraffazione "cross morder" nei confronti di Sunrise per il fatto della predisposizione di un software gestionale di una macchina la quale interferirebbe con il brevetto sotto aspetti di natura meccanica; peraltro anche a ritenere che le questioni di contraffazione "cross morder" si risolvano sulla base del criterio della prevalenza dell'attività svolta, nel senso di ritenere la violazione del brevetto azione avente efficacia in Italia ove i vi sia stata attuata parte rilevante dell'oggetto rivendicato circostanza sarebbe esclusa nel caso di specie laddove il software realizzato sarebbe estraneo al contenuto brevettuale; per aversi contraffazione a fronte della produzione e commercializzazione di componenti di un macchinario brevettato, occorre che le componenti del macchinario riprodotte commercializzate siano quelli in cui essenzialmente si esplica la valenza inventiva di quanto brevettato" le cassazione sezione prima 19 ottobre 2006i numero 22495; 4 - la resistente Da Kong produce e commercializza macchine tessili circolari per la produzione di calze dotate di un dispositivo per la chiusura automatica della punta che - in più occasioni, anche a seguito dell’attivazione di altre giurisdizioni – è già stata oggetto di iniziative giudiziarie a tutela di privative che, quali porzioni nazionali, hanno ad oggetto i medesimi insegnamenti e rivendicazioni oggetto dei brevetti EP’086 e IT’657;

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poichè il

fumus

come già

astrattamente

emerso

va in concreto verificato

necessariamente mediante c.t.u., anche con riguardo al contributo che la resistente Sunrise avrebbe fornito alla dedotta contraffazione in termini di governo elettronico del funzionamento della macchina mediante il software prodotto e fornito a Da Kong; a questo fine rileva che l’ing .Marietti, interrogato sul punto, ha riferito che, alla luce della descrizione compiuta in Fiera, potrebbe effettuare una valutazione tecnica circa il brevetto italiano che riguarda la fase di taglio della macchina, “

ma non circa quello europeo che riguarda il procedimento di movimentazione e chiusura del tubolare”

; tuttavia i fotogrammi in successione che sono stati scaricati dal sito www.dakong.ru, paiono -

prima facie,

e salvo le diverse conclusioni cui il c.t.u. dovesse arrivare all'esito del necessario approfondimento - riferibili al medesimo macchinario oggetto di contestazione, così come il sito da cui i fotogrammi sono stati tratti appare riferibile alla resistente, in ragione delle caratteristiche della

home page

del sito, che riporta il marchio della stessa e la rappresentazione del macchinario denominato appunto “DK-B318”; quanto al

periculum in mora,

- riservata ogni più approfondita valutazione anche sotto questo profilo all’esito della CTU – su deve comunque osservare che quantomeno la pubblicizzazione della macchina DK-B318 (già ITOE) realizzata da Da Kong (che sta proseguendo a livello mondiale) ha certamente raggiunto anche il territorio italiano – come è evidente alla luce dell’esposizione fieristica ove è avvenuta la descrizione - onde appare sussistente il pericolo che gli effetti pregiudizievoli di un’attività contraffattoria (di cui sussiste il

fumus)

si espandano anche al territorio italiano 5 , con un effetto perturbatore del mercato - sia in termini di storno di clientela sia in quelli del pregiudizio all’immagine - con conseguenze, per loro natura, difficilmente riparabili ex post;

riservato ogni provvedimento all’esito della CTU

formula e sottopone all’ Ing. Marietti il seguente quesito: “Dica il CTU sentite le parti ed i CTP, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, nonché quelli che saranno eventualmente prodotti:

a)

se la frazione italiana del brevetto europeo EP’086 presenti i necessari requisiti di

b)

novità, altezza inventiva, sufficienza della descrizione per la sua valida brevettabilità; se il brevetto italiano IT’657 presenti i necessari requisiti di validità in particolare sotto il profilo della novità, che parte resistente contesta

in ogni caso: la resistente ha avviato un'attività di promozione del proprio dispositivo a "punta chiusa” (doc. 34 e 35), pubblicizzando quella che,

in tesi,

sarebbe la medesima macchina già oggetto delle iniziative cautelari predette, pur con una nuova denominazione: “DK-B318”; lo sviluppo del macchinario

in presunta

contraffazione dei brevetti di Lonati avverrebbe, attraverso la collaborazione della società italiana Sunrise s.r.l. nei confronti della quale il 22 gennaio 2014 la ricorrente ha promosso un ricorso per descrizione, inibitoria e sequestro, nel corso del quale l'amministratore unico della società italiana confermava di sviluppare "un software gestionale di un prototipo meccanico di proprietà di Da Kong coerente al brevetto americano e alla domanda europea dalla stessa vantati, di proprietà del sig. Mustafà Inli, noto tecnico del settore meccanotessile” (doc. 40) e cioè coerenti al brevetto europeo EP’979 che nei mesi scorsi Da Kong ha provveduto a rendere efficace in Italia mediante il deposito della traduzione delle rivendicazioni (doc. 42); brevetto, tuttavia, risalente al 2012 quindi, secondo la ricorrente, successivo al brevetto di Lonati; la contraffazione dedotta, sarebbe confermata: o da un parere tecnico pro veritate dell’Ing. Ottini (redatto sulla base della relazione effettuata da parte dei tecnici Lonati presenti alla fiera turca dove era stata esposta la macchina di Da Kong che parte ricorrente afferma appunto sia la stessa che- pur con nome diverso- la resistente di apprestava ad esibire anche a Milano); o ma anche dalla consulenza tecnica d’ufficio resa dall’ing. Pezzoli nell’ambito del giudizio cautelare svoltosi avanti al giudice di Brescia nel contraddittorio di quella che la ricorrente reputa la concorrente italiana dell’illecito contraffattorio, qui anch’essa chiamata in veste di resistente.; 5 come il doc. n. 38 di parte attrice in effetti apre confermare

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c) d)

se la macchina prodotta Da Kong interferisca con le privative qui azionate da Lonati S.p.A., alla stregua delle risultanze del procedimento di descrizione svolto in Fiera a Milano e dei fotogrammi in successione che sono stati scaricati dalla ricorrente dal sito www.dakong.ru, previa verifica del fatto se il macchinario ivi rappresentato corrisponda alla macchina oggetto della descrizione avvenuta in Fiera; se l’oggetto del brevetto Da Kong n. EP 2377979 implica l’attuazione del brevetto Lonati EP 0942086 e quindi se quest’ultimo ne costituisce un’anteriorità che lo priva di validità ;

verifichi inoltre

:

e)

la natura e le caratteristiche del contributo tecnico che Sunrise ha offerto alla realizzazione dell’apparecchiatura della resistente (avendo la difesa ricorrente esplicitamente allegato in udienza l’ipotesi del “contributory infringement”);

dispone che nel termine di

60 gg. dall’inizio

delle operazioni peritali – inizio che il CTU avrà cura di concordare con le parti - sia trasmessa ai CTP la “bozza” di relazione tecnica, che nei successivi 15 gg. le parti facciano pervenire le loro osservazioni, e che nei successivi 15 gg. il CTU depositi la relazione conclusiva; stabilisce che le parti avranno termine sino all’inizio delle operazioni peritali per nominare il proprio CTP. Fissa per la discussione della cautela richiesta l’udienza

del 3.5.2016 ore10,30

Si comunichi. Milano, 21 dicembre 2015 Il giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro

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