Transcript 1. 중국의 지적 재산권 동향(계속)

중국 지적재산권 관리 전략
코엑스 국제특허법률사무소
135-729 서울시 강남구 삼성동 159-1
무역센터 트레이드 타워 4202호
TEL: 02-551-8934 FAX: 02-551-8938
E-mail : [email protected]
Http://www.coexpatent.com
1. 중국의 지적 재산권 동향
♣ 연간 지적 재산권 출원 건수
(1) 2002년 기준 62만 5000여건으로 세계 1위
(2) 2001년 기준 47만 3990건, 세계 3위에서 급등
* 2002년 기준 출원 국가 순위
-1위: 중국(62만 5000여건)
-2위: 일본(58만 4000여건)
-3위: 미국(55만 9000여건)
-4위: 한국(30만 5000여건)
-5위: 독일(20만 7000여건)
1. 중국의 지적 재산권 동향(계속)
♣ 중국내 외국 특허출원 및 보유 현황
순위
출원(건)
특허보유(건)
1위
일본(125,976)
일본(49,460)
2위
미국(86,896)
미국(29,756)
3위
독일(31,482)
독일(11,689)
4위
한국(24,003)
한국(8,277)
5위
프랑스(14,520)
프랑스(5,731)
*2004년 3월 기준 누적
*발명/실용신안/의장 포함
1. 중국의 지적 재산권 동향(계속)
♣ 지적재산권 침해 동향
(1) 2004년 2월 기준, 한국 기업의 아시아 지역 지적 재산권 침해
건수는 138건
(2) 138건중 중국이 전체 침해건수의 43.5%인 60건 점유
(3) 60건중 상표권 관련 침해 분쟁이 35건을 점유
- 상표권은 타권리에 비해 도용이나 모방이 용이
2. 중국 출원의 기초
♣ 중국 출원시 check points
(1) 유효권리 확보 가능성
(2) 관련기술의 시장 규모, LIFE CYCLE, 경쟁사 기술 동향
(3) 제품 수출 및 현지생산 가능성
(4) 경쟁사 제품 대비 경쟁력
(5) 특허권리 행사 시 수익성
(6) 타사로의 라이센스 가능성 및 예상 로열티 수입액
2. 중국 출원의 기초(계속)
♣ 중국 출원시 비용절감 방안
(1) 명확하게 계약서를 작성
1) 대부분의 외국 대리인들은 타임 챠지(Time Charge)에
의하여 비용 산출
2) 해외 비용에 대한 일정 보증료를 예치하고 추후 송금액을
정산하는 방식이 선호
2. 중국 출원의 기초(계속)
♣ 중국 출원시 비용절감 방안
(2) 현지 대리인이 충분한 시간을 가지고 서류를 꾸밀 수 있도록
기간 보장 (급행료 별도 지급 우려)
(3) 중국 법령에 맞게 명세서 및 청구 범위를 재조정하여 비용
절감
(4) 번역은 반드시 전문가에게 번역을 의뢰하는 것이 바람직
2. 중국 출원의 기초(계속)
♣ 파리 루트와 PCT 루트
(1) 파리 루트
1) 근거 법규: 파리협약
2) 특징: 협약 가맹국 중 제1국에 출원한 후 1년 이내에 제2국
에 출원하는 경우 특허받을 수 있는지 여부의 판단은
제1국 출원시를 기준으로 함 (우선권의 이익)
3) 장단점: 출원 대상국가가 명확한 경우에 필요한 국가에만
출원하므로 비용이 절감되지만, 1년의 기간이 경
과된 후에는 우선권의 이익을 누릴 수 없음
2. 중국출원의 기초(계속)
♣ 파리 루트와 PCT 루트(계속)
(2) PCT 루트
1) 근거법규: 국제특허협약 (Patent Cooperation Treaty)
2) 특징: 협약국 중 어느 한 국가에 출원하면 전 협약국에 동
시에 출원한 효과가 발생
3) 장단점: 여러나라에 출원시 절차가 간편하고, 국제 단계에
서 특허 가능성을 미리 검토할 수 있으나, 국제 단
계에서의 비용이 추가로 발생함
3. 중국 지적재산권 제도 개요
♣ 중국의 지적재산권 체계
한국
중국
지적재산권
관련법
지적재산권
관련법
특허권
특허법
발명전리권
전리법
실용신안권
실용신안법
실용신형
전리권
의장권
의장법
외형설계
전리권
상표권
상표법
상표권
상표법
저작권
저작권법
저작권
저작권법
3. 중국 지적재산권 제도 개요(계속)
♣ 중국 전리제도 주요 내용
 발명창조라 함은 발명, 실용신형 및 외관설계를 말한다
 선출원 제도
 출원공개 제도
1)
2)
3)
4)
초기심사후 출원일로부터 18개월후
보상금 청구권 발생
조기공개가능
누구든지 의견제공 가능
3. 중국 지적재산권 제도 개요(계속)
♣ 중국 전리제도 주요 내용
 발명/실용신형 전리권 수여의 실질조건
1) 신규성: 출원일 이전에 동일한 발명 또는 실용신형이 국내외
출판물상에 공개 발표된 적이 없으며, 국내에서 공개 사용되
거나 다른 방식으로 공중이 알고 있지 않으며, 또한 동일한
발명 또는 실용신형이 타인이 국무원 전리행정부문에 출원
하 여 출원일 이후에 공개된 전리출원서류 중에 기재되어
있지 아니한 것
3. 중국 지적재산권 제도 개요(계속)
♣ 중국 전리제도 주요 내용
2) 창조성: 출원일 이전에 이미 존재하는 기술과 비교해 볼 때,
발명은 돌출한 실질적 특징과 현저한 진보가 있으며, 실용
신형은 실질적 특징과 진보가 있는 것
3) 실용성: 그 발명이나 실용신형이 제조 또는 사용될 수 있고,
긍정적인 효과를 생산할 수 있는 것
3. 중국 지적재산권 제도 개요(계속)
♣ 중국 전리제도 주요 내용
 신규성 상실 예외
1) 중국정부가 주관하거나 승인한 국제 박람회에 최초로
전시한 경우
2) 규정된 학술회의나 기술회의에 최초로 발표한 경우
3) 타인이 출원인의 동의를 얻지 아니하고 그 내용을 누설한
경우
4) 6월내 출원
5) 1),2)의 경우 출원시 언급. 출원일로부터 2월내 증명서류 제출
3. 중국 지적재산권 제도 개요(계속)
♣ 중국 전리제도 주요 내용
 전리권 불수여 대상
1) 과학발견
2) 지적활동의 규칙 및 방법
3) 질병의 진단 및 치료방법
4) 동물 및 식물의 품종
5) 원자력 변환방법을 이용하여 획득한 물건
3. 중국 지적재산권 제도 개요(계속)
♣ 중국 전리제도 주요 내용
 조약우선권 출원
1) 발명/실용신형은 12개월 이내
2) 외관설계는 6개월 이내
3) 출원시 서면 성명서를 제출
4) 출원후 3개월 내에 최초로 제출한 전리출원서류의 부본 제출
3. 중국 지적재산권 제도 개요(계속)
♣ 중국 전리제도 주요 내용
 보정 제도
1) 발명/실용신형: 원 설명서 및 권리 요구서의 기재범위를
초과할 수 없음
2) 외관설계: 원 도면 또는 사진표시의 범위를 초과할 수 없음
3) 실질심사청구서 제출시 보정가
4) 심사의견 통지서 받은 후 보정가
5) 출원일로부터 2월내 보정가
3. 중국 지적재산권 제도 개요(계속)
♣ 중국 전리제도 주요 내용
 참고자료 제출
1) 심사청구시 관련 참고자료 제출
2) 외국출원된 적이 있는 경우 출원인에게 검색을 진행한
자료나 심사결과의 자료를 지정된 기간내에 제출하도록
요구할 수 있음
-> 기간내 미제출시 취하 간주
 심사청구
1) 출원일로부터 3년내 청구
2) 기간 경과시 출원 취하 간주
3. 중국 지적재산권 제도 개요(계속)
♣ 중국 전리제도 주요 내용
 출원거절결정에 대한 불복청구
1) 통지를 받은 날로부터 3개월내에 전리복심위원회에 청구
2) 전리복심위원회의 복심결정에 불복시 통지받은 날로부터
3개월내에 인민법원에 제소
 권리보호기간
1) 발명전리권: 출원일로부터 20년
2) 실용신형/외관설계 전리권: 출원일로부터 10년
3. 중국 지적재산권 제도 개요(계속)
♣ 중국 전리제도 주요 내용
 전리권의 보호범위
1) 발명 또는 실용신형 전리권의 보호범위는 권리청구의
내용에 의하여 정해짐
2) 명세서 및 도면은 권리청구의 해석에 이용될 수 있음
3) 외형설계 전리권의 보호범위는 도면 또는 사진에 표시된
외형설계 제품에 의하여 정해짐
3. 중국 지적재산권 제도 개요(계속)
♣ 중국 전리제도 주요 내용
 전리권의 침해
1) 전리권자의 허가 없이 어떠한 법인, 개인도 생산, 경영을
목적으로 전리제품을 제조, 사용, 판매 및 수입하거나 전리
방법을 이용하여 만들어진 제품을 사용, 판매 및 수입하는
행위는 침해가 성립
2) 외국의 전리권자가 중국에서 전리권 침해를 받은 경우,
인민 법원에 소를 제기하거나(사법수단), 전리업무관리부문에
침해 정지 청구 가능(행정수단)
3) 현재 중국에서의 전리권 침해사건은 30%가 행정수단으로,
70%가 사법수단으로 해결
3. 중국 지적재산권 제도 개요(계속)
♣ 중국 상표제도 주요 내용
(1)중국의 상표제도는 우리나라의 제도와 대체로 유사함.
우리나라와 마찬가지로 상표로서의 식별력 여부, 공익에
대한 위해 여부, 기등록 상표와의 저촉여부를 모두 심사함
(2) 의약품 및 유아용 식품의 출원인은 유관 보건관련부서에서
발행한 증명서를 제출해야 함
(3) 다류 출원이 인정되지 않으므로 류별로 각각 출원하여야 함
(4) 의견서 제출기회는 없음. 단, 보정기회는 부여
3. 중국 지적재산권 제도 개요(계속)
♣ 중국 상표제도 주요 내용
(5) 거절결정에 대해서 상표재심조정위원회에 재심을 청구할 수
있으나, 이것이 최종적인 것이고 우리나라와 같이 법원에 다시
소를 제기할 수 없음
(6) 3개월간의 출원공고 기간이 있음
(7) 인체에 대한 의약품 및 담배의 경우 등록을 반드시 하여야
판매할 수 있음
(8) 상표등록을 받은 경우 반드시 등록상표임을 표시해야 함
(9) 권리취득 소요기간은 약 12-18개월임
4. 중국 진출에 따른 지적재산권 관리 전략
♣ 자사제품 관련 국내외 특허동향은 항상 파악하고 있어야 한다
사례
 외국업체인 A사는 국내 PC 업계의 제품이 자사의 특허160건을
침해하였다고 주장
국내 PC업계는 A사의 특허를 면밀히 검토한 결과 한국에 등록된
특허는 단 1건에 불과하였고, 특허 침해된 1건에 대한 특허료만 지
급함으로써 협상 완료
시사점
이 건처럼 일시에 100건이 넘는 특허침해를 통보함으로써 단기간의
응답을 사실상 불가능하게 하여 종국적으로 협상에서 유리한 위치를
점하려는 전략에 휘말리지 않기 위해서는 평상시 경쟁사의 특허취득
동향과 기술 내용을 미리 파악하는 것이 필요
4. 중국 진출에 따른 지적재산권 관리 전략(계속)
♣ 상대방의 무분별한 침해소송에 대해서는 단호한 대응을 하여야
한다
사례
 국내회사인 A사는 Amikancin이라는 항생제를 개발하여 제품화를
진행하고 있던 중 외국회사인 B사로부터 동제품에 대한 사업포기를
요구하는 경고장을 받음
 A사는 신중한 검토없이 “침해를 인정한다”는 회신문을 보내 특허
침해소송에서 애로를 겪음
시사점
외국의 경쟁업체로부터 침해소송을 당하더라도 섣불리 침해사실을
인정하지 말고 면밀한 분석을 통하여 적극적으로 대응하여야 함
4. 중국 진출에 따른 지적재산권 관리 전략(계속)
♣ 상대방의 무분별한 침해소송에 대해서는 단호한 대응을 하여야
한다(계속)
사례
 국내업체 A사는 폴리에스테르 타이어코드 시장의 28%의 시장점
유율로 이 부분 세계 1위를 달리고 있는 업체이고, 외국업체 B사는
이 분야에서 선두를 다투는 경쟁업체임
 B사는 A사가 자신들이 보유한 특허를 허가없이 사용하여 제조한
폴리에스터 강력사와 직물을 자국시장에 판매하고 있다고 주장하며
침해소송제기
 A사는 이에 적극적으로 대응하여, 동사의 폴리에스터 타이어 코
드 제조기술 및 제품은 B사의 특허를 침해하지 않았다는 판결 및 B
사의 특허자체가 무효라는 판결을 잇달아 이끌어 냄
4. 중국 진출에 따른 지적재산권 관리 전략(계속)
♣ 상대방의 무분별한 침해소송에 대해서는 단호한 대응을 하여야
한다(계속)
시사점
외국경쟁업체의 특허침해소송에 대해서 면밀한 분석을 통한 적극적
대응을 함으로써, 제조기술 및 제품의 독자성을 세계시장에서 인정받아
이 분야 선두기업으로서의 입지를 확고히 할 수 있었음
4. 중국 진출에 따른 지적재산권 관리 전략(계속)
♣ 제품 출시보다 특허 출원이 우선이다
사례
 외국업체 A사는 연사기에 관한 특허를 출원하여 등록을 받았음
 국내업체 B사가 동제품을 생산하여 판매하자 A사가 특허침해소
송을 제기함
 A사가 특허출원 전에 이 제품의 카다록 및 팜플렛을 다량 배포하
여 누구나 알 수 있는 상태가 되었다는 점이 인정되어 패소함
시사점
제품출시 또는 제품광고 전에 반드시 특허출원을 먼저 해야 함
4. 중국 진출에 따른 지적재산권 관리 전략(계속)
♣ 제품 출시보다 특허 출원이 우선이다(계속)
사례
 ㈜은성디벨럽먼트는 속눈썹 성형구 “아이컬”을 개발, 중국특허출
원을 한 후 인기리에 수출을 해 오던 중, 중국 현지기업이 “아이컬”
과 똑같은 모조품을 제조 및 유통하고 제3국에도 수출함으로써 피해
발생
 수출전에 중국 및 제3국에 출원하여 등록받은 특허를 기초로 현지
에서 침해업자에 대한 경고장 발송, 소송제기 및 세관의 통관보류 요
청 등 적절한 조치로 보호받을 수 있었음
시사점
제품 개발과 동시에 국내 출원을 먼저 하고 이를 우선권 주장하여
외국출원을 함으로써 현지에서의 침해행위에 대하여 효과적인 법적
대응이 가능하였음
4. 중국 진출에 따른 지적재산권 관리 전략(계속)
♣ 세계 특허는 없다
사례
 국내업체 S사는 압축포장용기를 생산하여 중국에 수출하는 것을
목표로 설비투자를 함
 S사는 동제품을 수입하여 중국에 판매하는 중국측 협력 파트너인
J사가 자기명의로 중국특허청에 의장 출원하는데 동의
 이후 중국에서 동 제품 판매와 관련한 이권 때문에 중국에서 의장
권을 획득한 J사와의 관계가 악화되어 S사 제품의 중국 수출이 무산
됨으로써 도산 위기에 처함
시사점
S사는 중국 시장을 염두에 두고 설비투자를 하면서도 중국 내에서의
지재권 확보에 소홀하였고, 중국에서 권리를 가진 J사와 중국수출과
관련한 지재권 문제를 명확하게 처리하지 않음으로써 주된 시장으로
고려하였던 중국으로의 수출길이 막혀 도산 위기를 맞음
4. 중국 진출에 따른 지적재산권 관리 전략(계속)
♣ 해외출원에도 마감이 있다
사례
 국내업체 A사는 휴대폰 안테나에 관한 특허를 2000.11.3에 한국
에 출원한 후, 이를 기초로 우선권 주장을 하면서 2002.7.7에 중국
에 출원하였음
 A사의 중국출원은 한국출원일로부터 12개월로 되어 있는 우선권
주장기간을 넘겼을 뿐만 아니라, 한국에서 동출원이 공개된 시점마
저도 넘기고 뒤늦게 출원된 것으로 특허등록이 거절되었음
시사점
국내에서 특허출원을 하고 이를 기초로 해외에 출원을 하고자 하는
경우에는 국내출원일로부터 12개월 이내에 출원하도록 유의해야 함
4. 중국 진출에 따른 지적재산권 관리 전략(계속)
♣ 특허권 매입도 방법이다
사례
 국내업체 A사는 중국에서 PCI Bus에 관한 특허를 출원하여 취득
(1건)하는 한편, 주변 기술에 관한 특허권을 적극적으로 매입(5건)함
으로써 경쟁기업의 진입 방지책을 마련한 후 수출
 미국의 B사 및 중국내 자회사 등이 동제품을 생산, 판매하자 이들
을 상대로 특허권 침해소송 제기
 주변기술까지 특허권을 확보하고 있어 유리한 입장에서 소송과
협상을 병행하고 있음
4. 중국 진출에 따른 지적재산권 관리 전략(계속)
♣ 특허권 매입도 방법이다(계속)
시사점
특허출원을 통하여 특허권을 획득하는 한편, 주변기술에 대한
특허권까지 적극적으로 매입하여 법적 지위를 확고히 함으로써,
특허분쟁에서 유리한 입지를 확보할 수 있었음
제품을 수출하고자 하는 나라에서 특허권을 확보하고 있지 못한
상태라면 실제 제품을 수출하기에 앞서 특허권을 매입하는 방법
으로 특허권을 확보한 후 시장진입하는 것도 적극 고려할 필요 있음
4. 중국 진출에 따른 지적재산권 관리 전략(계속)
♣ OEM 생산시는 특허분쟁의 책임소재를 명확히 해야 한다
사례
 국내업체 H사는 A사의 OEM 주문을 받아 반도체 기억소자
(EPROM)를 생산하여 중국에 수출하던 중, EPROM에 대한 중국 특
허권을 보유하고 있는 B사로부터 특허권 침해로 제소당함
 H사는 법원으로부터 EPROM 및 관련 제품의 중국내 수입 및 판매
를 중지하라는 판결을 받음
시사점
특허침해소송은 특허권을 침해하는 제품을 직접 생산하는 자 뿐만
아니라 그 제품의 제조 및 유통에 관계한 모든 사람에 대하여 제기하는
것이 가능하므로, 특히 OEM 방식의 수출이나 부품을 수입하여 완제품을
수출하는 형태의 사업을 하는 경우에는 만약의 특허분쟁에 대한 책임
소재를 계약으로 명시하는 것이 중요함
4. 중국 진출에 따른 지적재산권 관리 전략(계속)
♣ 핵심기술인력은 어떠한 경우에도 우선적으로 보호해야 한다
사례
 국내업체 H사의 황OO가 중국 TRULY사에 기술제공시 고액연봉
을 약속받고, 휴대폰 컬러모듈 설계기술을 유출함으로써 4조 3천억
원 상당의 손해를 입힐 뻔함
시사점
핵심 연구인력에게 스톡옵션 혹은 고액연봉을 제시하여 인력과 첨단
기술을 동시에 입수하는 경우가 빈발하고 있으므로, 연구개발의
성과에 합당한 보상체계를 마련하고, 기술입력에 대한 처우를 개선하여
핵심기술인력이 유출되지 않도록 보호해야 함
4. 중국 진출에 따른 지적재산권 관리 전략(계속)
♣ 협상단계에서는 기술의 전모를 밝히지 마라
사례
 칫솔살균업체인 국내업체 E사는 수출을 제의한 중국의 가전제품
제조업체인 CH일렉트로닉으로부터 중국강제인증을 따는데 필요한
기술과 제품정보를 요구받고 이를 제공함
 CH일렉트로닉은 E사로부터 가져간 기술제품정보를 이용해
100% 동일한 칫솔 살균기를 생산, 본래 가격의 절반으로 마케팅하
여 일본 홈쇼핑업체와 계약하였음
 이로 인하여 E사의 일본 홈쇼핑 업체와의 대규모 칫솔살균기 수
출 계약이 파기됨
4. 중국 진출에 따른 지적재산권 관리 전략(계속)
♣ 협상단계에서는 기술의 전모를 밝히지 마라(계속)
시사점
각종 제품 공급계약 또는 기술이전 계약 체결과 관련, 기술자료를
요구하거나, 정부 인허가 취득에 필요하다는 이유로 소스코드,
설계도 등 핵심기술을 요구하여 자료를 제공받은 후 계약을 불이행
하거나 파기하는 경우가 많으므로 협상단계에서 핵심기술의 전모를
제공하는 것은 위험함
4. 중국 진출에 따른 지적재산권 관리 전략(계속)
♣ 영업비밀보다는 특허출원을 우선 고려하라
사례
 국내업체 K사는 중국의 경우 해외출원비용은 미국, 일본 등 선진
국 수준인 반면, 보호수준은 낮은 것으로 판단하여 중국에 특허 출원
을 하지 않고 영업비밀로 보호하기로 결정함
 이후 중국 업체가 2000만개 이상의 반도체 트랜지스터를 무단으
로 복제 및 유통함으로써 매출액 감소 및 브랜드 이미지 손실 등 막
대한 손해를 입음
시사점
영업비밀은 비밀로 유지되는 경우에만 보호가 되므로 특허에 비하여
침해에 극히 취약한 형태의 지적재산권임. 특히 모방이 쉬운 기술은
반드시 특허권으로 보호받는 전략이 필요함
4. 중국 진출에 따른 지적재산권 관리 전략(계속)
♣ 제품 수출 계약 전에 상표출원을 하라
사례
 국내의류업체인 Y사는 중국업체 B사와 의류 수출계약을 맺고 상
표사용에 따른 로열티를 받기로 했다가, 며칠 후 이미 똑같은 상표가
등록되어 있어 로열티를 지급받을 수 없다는 통보를 받음
 확인 결과 상표권자는 Y사와 과거에 거래했던 중국업체 A사였음
시사점
제품 수출 계약 전에 상표출원을 등한시 함으로써 영업에 큰 타격을
입음. 따라서 상표출원을 먼저한 후 수출계약을 체결하여야 함
5. 결론
 폭발적으로 시장이 성장하고 있는 중국에 진출시, 중국 특유
의 지적재산권 제도를 정확히 이해하고 이를 잘 이용해야 함
 특히 중국은 2001년말 WTO에 가입하는 등 세계 경제질서
에 편입되었으나, 지적재산권 보호에 대한 인식부족으로 모방
및 침해행위가 성행하므로 이에 대한 철저한 지적재산권 관리
전략을 수립하여 중국 진출을 도모할 필요가 있음
6. 강사 소개
▶ 대표 변리사 전영일
▶ E-mail: [email protected]
학력
서울대학교 공과대학 항공우주공학과 졸업
경력
차&차 합동특허법률사무소 전자기계부 근무
중앙국제특허법률사무소 전자기계부 근무
제 31회 변리사시험 합격
김영철 국제특허법률사무소 근무
영일테크노리서치(주) 설립
영일국제특허법률사무소 설립
코엑스국제특허사무소 대표 변리사
(주)TTM sys. 대표이사