Transcript VM 13/080
AVGJØRELSE 12. mars 2014 Sak VM 13/080 Klager: Eurail Group GIE Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og Thomas Strand-Utne Utreder: Margrethe Lunde har kommet frem til følgende Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. oktober 2012 hvor ordmerket INTERRAIL, internasjonal registrering nr. 1009518 ble nektet vern for følgende tjenester: Klasse 39: Transport of travellers; booking, including online, of seats for travel; information for travellers as regards transport, including online; vehicle rental; providing travel documents available on subscription. 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet virkning i Norge som følge av manglende særpreg etter varemerkeloven § 14 første og annet ledd. 4 Klagen innkom 26. november 2012 og Patentstyret har den 12. april 2013 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Annen avdeling for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 annet ledd. I henhold til overgangsregler til lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar nr. 5 overtar Klagenemnda alle saker fra Patentstyrets annen avdeling fra 1. april 2013. 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: - Den internasjonale registreringen består av ordelementet INTERRAIL. Selve uttrykket betyr isolert sett “mellomtogbane”. Imidlertid har uttrykket i dag en mer utfyllende betydning, nemlig et “togpass som gir adgang til å reise ubegrenset med tog i Europa for en definert periode”. - Når merket INTERAIL brukes for de aktuelle tjenester, vil merket direkte og umiddelbart beskrive adgangen til å reise ubegrenset med tog i Europa i en bestemt periode, inkludert de tjenester som fremgår i klasse 39 som er nødvendig for å gjennomføre en slik togtur. - Varemerket INTERRAIL vil oppfattes innholdsbeskrivende for tjenestene. - Den omstendighet at billetter kan kjøpes hos flere av jernbaneselskapene i Europa, slik som NSB, forsterker det syn at den relevante omsetningskretsen kun vil oppfatte INTERRAIL som en betegnelse på en type reise/billett som tilbys av flere aktører og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. - Merket vil bli oppfattet som en produktbeskrivelse som angir formål og innhold ved tjenestene. Merket har derfor ikke gjenkjennelseseffekt som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og oppfyller således ikke garantifunksjonen som er varemerkers hovedformål, og som et varemerke må ha for å kunne gis virkning. - Det er ikke avgjørende at det pr i dag kun finnes en tilbyder-innehaver til den internasjonale registreringen- av de aktuelle tjenestene. som formålsangivende og 2 - Patentstyret har ikke funnet å tillegge registreringene fullmektigen viser til avgjørende vekt. 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: - Ordet INTERRAIL ble konstruert av søker da deres tjenester ble lansert i 1972. - I kunnskapsforlagets fremmedordbok er “interrail” definert som “reisetilbud til ungdom og pensjonister for nedsatt pris, gitt av den internasjonale jernbaneunionen”. - Fremlagt dokumentasjon viser at INTERRAIL helt siden starten i 1972 har vært brukt for en bestemt aktørs produkter og tjenester, administrert gjennom de deltagende lands jernbaneselskaper. - INTERAIL beskriver ikke tjenesten som navnet/kjennetegnet på en tjeneste som tilbys. - Dersom INTERRAIL hadde blitt søkt for tilsvarende tjenester i klasse 39 før merket var blitt tatt i bruk, ville merket med all sannsynlighet ha blitt registrert. At merket har blitt godt kjent gjennom nesten 40 års bruk frem til søknadsdato skal ikke stille merket i noen svakere posisjon. - Det at en aktør er den eneste aktøren som tilbyr en tjeneste er i seg selv ingen registreringshindring. Det vises i denne forbindelse til Rt 05/1601, GULE SIDER, der merket var blitt innarbeidet som innehavers særlige kjennetegn, til tross for daværende Televerkets monopolsituasjon. - NSBs hjemmesider viser at INTERRAIL benyttes som et varemerke ved at merket skrives “InterRail” med store forbokstaver. - Videre vises at varemerket INTERRAIL benyttes i sammenheng med de generiske produktnavnene, nemlig “Interrail GlobalPass” og “Interrail OneCountry Pass”. Om INTERRAIL skulle bety “togpass”, som Patentstyret legger til grunn, ville disse produktene altså være “togpass pass”. - Merket er akseptert til registrering av OHIM for tilsvarende tjenester i klasse 39. Merket er også akseptert til registrering i Albania, Aserbajsjan, Bosnia, Hviterussland, Sveits, Georgia, Kroatia, Liechtenstein, Marokko, Moldova, Montenegro, Makedonia, Serbia, Tyrkia og Ukraina. sådan, men er 7 Klagenemnda skal uttale: 8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret. 9 Det aktuelle varemerket er ordmerket INTERRAIL. 10 I vurderingen av om et merke skal kunne registreres som et varemerke må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. 3 Etter varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller med uvesentlige endringer/tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. 11 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkelovens § 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EUorganene knyttet til direktivet og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 10, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være en garantist for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenester vil være både profesjonelle næringsdrivende og den vanlige sluttbruker som er involvert i reisevirksomhet. Omsetningskretsen vil derfor omfatte størstedelen av den norske befolkning. Gjennomsnittsforbrukeren vil således anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. 15 I henhold til rettspraksis må det være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene for at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel EU-rettens avgjørelse i T-19/04 PAPERLAB premiss 25. 16 Merket INTERRAIL kan oversettes med “mellomtogbane”. Selv om merket INTERRAIL isolert sett ikke var beskrivende for 40 år siden, mener Klagenemnda at INTERRAIL har blitt et alminnelig uttrykk for en reiseform med tog. Klagenemnda anser at INTERRAIL har gått over til å bli en vanlig tjenestebetegnelse som brukes som en del av språket. Wikipedia definerer INTERRAIL som en togbillett som gir ubegrenset togreiser i visse land i Europa for en bestemt periode. INTERRAIL har gått opp i språket som en generisk betegnelse på denne reiseformen. 17 Klager hevder at det at merket har blitt godt kjent gjennom 40 års bruk frem til søknadsdato ikke skal stille merket i noen svakere posisjon. Klagenemnda mener at på grunn av merket INTERRAIL sin sterke posisjon og monopolsituasjon i markedet, har navnet på tjenesten blitt overført til selve 4 tjenesten. 18 På siden http://www.interrail.eu/ står det følgende: “interrailing through Europe with a rail pass”. Og videre: “What is InterRail? InterRail is your key to exploring Europe. Hop on and off many of Europe´s trains by simply showing your InterRail pass”. Linken til ovennevnte side ligger på NSB sine sider under overskriften InterRail. Klagenemnda er av den oppfatning at denne bruken av merket INTERRAIL bygger opp under påstanden om at ordet har blitt en generisk betegnelse på en type tjeneste. 19 Klager viser til GULE SIDER-dommen, Rt-2005-1601. Høyesterett kom i denne saken til at Telenor Medias omfattende markedsføring av varemerket på søknadstidspunktet medførte at det måtte anses som innarbeidet. Klagenemnda anser ikke denne henvisningen som relevant. Problemstillingen som skal vurderes i foreliggende sak, er om merket INTERRAIL, på grunn av bruk og kun en aktør i markedet, ikke lenger oppfattes som et kjennetegn for en bestemt virksomhet. 20 For de aktuelle tjenestene vil varemerket INTERRAIL på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum. 21 Registrering av det aktuelle merket i Albania, Aserbajdsjan, Bosnia, Hviterussland, Sveits, Georgia, Kroatia, Liechtenstein, Marokko, Moldova, Montenegro, Makedonia, Serbia, Tyrkia, Ukraina og av EUs varemerkemyndighet er tatt med i Klagenemndas vurdering. Disse registreringene har derimot ikke blitt tillagt avgjørende vekt. Klagenemnda viser her til blant annet Annen avdelings avgjørelse nr. 8122 ICE MINT hvor det påpekes at det er den generelle distinktivitetsnormen som skal utledes av EU-domstolens praksis, jf. særlig C-191/01 P, DOUBLEMINT, som er retningsgivende for norske myndigheters vurdering, og ikke (OHIMs) avgjørelser i enkeltsaker. 22 Mot denne bakgrunn har Klagenemda kommet til at Patentstyrets avgjørelse må stadfestes, slik at varemerket INTERRAIL nektes registrert i henhold til varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a og § 14 første ledd. På dette grunnlag stemmer vi for følgende 5 Slutning Patentstyrets avgjørelse stadfestes. Lill Anita Grimstad (sign.) Inger Berg Ørstavik (sign.) Thomas Strand-Utne (sign.) 6