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2008年度
新職務発明制度及び
先使用権制度について
ロータス法律特許事務所
弁護士 秋山 佳胤
http://www.lotus-office.net
職務発明制度について
議論の契機

最判H15．4．22〔オリンパス事件〕→資料2
職務発明規程による支払額が
特許法35条の相当対価額に
満たない場合の不足額請求
不足額？
会社支払額
裁判所認定額
不足額
特許を受ける権利の譲り受け
職務発明
→会社は無償の通常実施権
（特許法35条1項）
しかし，独占できない
→特許を受ける権利の譲り受け
譲り受けの方法
個別契約
←しかし，発明者が同意しない場合
←手続が煩雑
↓
 職務発明規程

職務発明規程の構築，内容
従業員の開発，発明へのインセンティブ
会社財産の維持，運用コスト
職務発明規程の運用
個別的に丁寧な対応
大量処理の必要
小括
職務発明制度をどう作るかは，
経営方針そのもの
新職務発明制度ーH16改正法
趣旨


譲渡対価決定の際の企業
の手続面（プロセス）の重視
会社「自治」の尊重
裁判所の判断フロー
会社の手続，
支払が不合理
かどうか
不合理でない
不合理
裁判所が決定
会社の決定・支払を尊重
「不合理」性の判断
基準の策定から対価の支払に至るま
での手続面、対価の額を総合的に評
価
（協議の状況、開示の状況、意見の聴
取は例示、「等」）
 発明者である個別の従業者等との間
で相対的に判断

総合的
不合理性
意見の
協議
開示
聴取
の状況 の状況
の状況
相対的
等
対価額
不合理性判断の相対性
同じ職務発明規程
不合理でない
A
不合理
B
協議の状況①
基準策定のための話し合い
 「協議」があったかどうかのポイント
 発明者である個別の従業者等と
の間で相対的に判断
 実質的に発言の機会があったか
どうか

協議の状況②



代表者との話し合い
 正当な代表か、黙示的な委任でも
よい。
協議の進め方
 実質的に協議が尽くされたと評価
できるか
 前提となる資料・情報が必要
証拠化しておく
開示の状況

方法に制約無し
ｅｘ. 掲示，備置，交付，イントラネット，
インターネット
アクセスしやすいことが重要
「見ようと思えばいつでも見られる」

意見の聴取の状況①


対価決定に際して、使用者等から当
該従業者等に対して意見の聴取を求
めたと評価できるような事実
事前または事後、または両者の併用
型
 異議申立制度などは、事後の1類
型である。
意見の聴取の状況②


前提となる資料、情報の提示、説
明が必要
発明者である個別の従業者等と
の間で相対的に判断
実績補償ないし特許法35条の
相当の対価額の算定式の概略

１ ライセンスの場合
×
ライセンス料
（
売上高
×
実施料
率
）
発明者貢献度
発明者
× 割合
（1－会社貢献度）
実績補償ないし特許法35条の
相当の対価額の算定式の概略


２ 自己実施の場合
① 仮想実施料率算定方式
超過
本件発
発明者貢献度
発明者
仮想実
売上高 × 売上高 ×
明の寄
×
×
× 割合
施料率
（1－会社貢献度）
の割合
与度
※超過売上高＝通常実施権を超えた部分
実績補償ないし特許法35条の
相当の対価額の算定式の概略


２ 自己実施の場合
② 利益率算定方式
超過
本件発
発明者貢献度
発明者
現実の
売上高 × 売上高 ×
明の寄
×
×
× 割合
利益率
（1－会社貢献度）
の割合
与度
※超過売上高＝通常実施権を超えた部分
問題となる規程例①

上限の定め

一括払い

等級（ランク）別評価
問題となる規程例②


売上高でなく利益額を基準とする
ことの可否
実績補償を顕著な売上高や利益
があった場合に限定している場合
問題となる規程例③

外国特許の取扱
最判H18.10.17〔日立製作所上告審〕
（→資料4）は特許法35条3項4項の類推
適用を認め、補償が必要と判示

いわゆるノウハウについて
発明性のあるノウハウには必要
問題となる規程例④


出願しないあるいは不要な
権利の「返却」
特許権を第三者に譲渡する
場合
小括
自社の規程の内容について、
裁判所に合理的に説明でき
るよう（筋がとおるよう）
準備しておく必要
職務発明訴訟の問題点①


発明者性
消滅時効→10年
勤務規則等に，使用者等が従業者等に
対して支払うべき対価の支払時期に関
する条項がある場合には，その支払時
期が相当の対価の支払を受ける権利の
消滅時効の起算点→最判H15.4.22
〔オリンパス事件〕、資料2
職務発明訴訟の問題点②



規程の不合理性
特許法35条の相当対価の額
 通常実施権を超えた「独占」の部分
 実施の有無
 特許の寄与度
外国特許の補償の要否
職務発明事件の実務①


争いになった場合の対応

警告書、回答書のやりとり

法律家への相談
立証資料の問題

退職後の訴訟提起

会社に資料は残っているか
（ISO問題）
職務発明事件の実務②

第1回期日から弁論準備手続、閲覧
制限（民訴92条）


→判決書も一部閲覧制限可能
プレスリリースの準備
先使用権制度について
先使用権制度の活用場面

ノウハウと特許出願

特許権行使に対する防御


無効論，非侵害論
先使用権（cf.公然実施との関係）
ノウハウと特許出願
公開に対する代償→独占
特許出願→公開
新技術
ノウハウ→非公開
先使用権
営業秘密
特許権行使に対する防御
特許侵害差止請求
Ａ
Ｂ
・無効論
・非侵害論
・先使用権
制度趣旨
先願主義において，
特許権者と先使用者の
衡平を図る（衡平説）
cf. 経済説
先使用権の主体（要件）




① 特許出願に係る発明の内容を知らな
いで自らその発明をし、又は特許出願に係
る発明の内容を知らないでその発明をした
者から知得して
② 特許出願の際現に
③ 日本国内において
④ その発明の実施である事業をしている
者又はその事業の準備をしている者
「事業の準備」
「法79 条にいう発明の実施である「事業の
準備」とは、・・・その発明につき、いまだ事
業の実施の段階には至らないものの、即
時実施の意図を有しており、かつ、その即
時実施の意図が客観的に認識される態様、
程度において表明されていることを意味す
る」
（最判S61.10.3 ，ウォーキングビーム事件）
先使用権の内容（効果）


⑤ その実施又は準備をしている発明及
び事業の目的の範囲内において
⑥ その特許出願に係る特許権について
通常実施権を有する
発明の範囲①

「『実施又は準備をしている発明の範囲』とは、特
許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使
用権者が現に日本国内において実施又は準備
をしていた実施形式に限定されるものではなく、
その実施形式に具現されている技術的思想すな
わち発明の範囲をいうものであり、したがつて、
先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張
日）に先使用権者が現に実施又は準備をしてい
た実施形式だけでなく、これに具現された発明と
同一性を失わない範囲内において変更した実施
形式にも及ぶものと解するのが相当である。」
発明の範囲②
「そして、その実施形式に具現された発明が特許発
明の一部にしか相当しないときは、先使用権の
効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばな
いのはもちろんであるが、右発明の範囲が特許
発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力
は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべき
である。」
（前掲最判S61.10.3 ，ウォーキングビーム事件）
特許発明の技術的範囲
実施形式に具現された発明
イ’
Ａ
イ
イ”
先使用権立証のポイント①

点ではなく、線の立証
①先使用発明に至る研究開発行為
②先使用発明の完成（又は発明者からの知
得）
③先使用発明の実施である事業の準備
④先使用発明の実施である事業の開始
の各段階における書証等
ガイドライン P14より
先使用権立証のポイント②
特許出願後に実施形式を変更する場合
→特許出願の明細書に相当する資料や、
発明範囲の判断に資する資料の準備


「事業を断念」していないことが客観的に認
識できるような証拠
先使用権立証のための
具体的資料例（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ36頁以下）
技術関連書類




研究ノート
技術成果報告書
設計図・仕様書
先使用権立証のための
具体的資料例
事業関係書類








事業計画書
事業開始決定書
見積書・請求書
納品書・帳簿類
作業日誌
カタログ、パンフレット、商品取扱説明書
製品等や物自体や工場等の映像を証拠として
残す手法の例
先使用権立証のための証拠確
保、管理体制の構築


資料確保・保管の担当部署、責任者の明
確化、組織的な資料の管理体制
資料確保のタイミング
時系列的、段階的に資料を確保。
ex. 発明完成に至る経緯，発明完成時，事業化
準備時，製品化決定時，製造開始時，販売開
始時

証拠力を高めるための具体的手法
ポイント
（ガイドライン58頁以下）
①いつ（日付証明）
 ②誰が（作成者証明）
 ③どのような内容（非改ざん証明）

の資料を作成したか。
証拠力を高めるための具体的手法
公証サービス






①確定日付
②事実実験公正証書
③契約等の公正証書
④私署証書認証
⑤宣誓認証
⑥電子公証制度
証拠力を高めるための具体的手法
その他

タイムスタンプと電子署名
タイムスタンプは、日付と内容（非かいざ
ん）証明
 電子署名は、作成者証明


郵便
①内容証明郵便
 ②引受時刻証明郵便

参考文献
職務発明制度について



特許庁「新職務発明制度における手続事
例集」
太田大三「職務発明規程実務ハンドブック」
（商事法務）
先使用権制度について


先使用権制度の円滑な活用に向けて－戦
略的なノウハウ管理のために－（平成18年
6月特許庁）＝「ガイドライン」
愛・感謝
ご清聴
どうもありがとうございました