Transcript 特许经营合同纠纷案件审理中相关问题的报告

知识产权司法审判实务
相关问题研究
北京市第二中级人民法院知识产权庭 张晓津
第四届中国知识产权执法论坛
2010年11月14日
天津
最高人民法院
北京市高级人民法院
一中院——海淀、西城、石景山、昌平、大兴
二中院——朝阳、东城、丰台、顺义、怀柔
第一部分 专利案件审判
一、知识产权是企业可持续发展的重要战略资源
 正泰集团V.施耐德天津公司侵犯“一种高分断小型断路器”
实用新型专利权纠纷案件，正泰集团是国内低压电器生产龙
头企业,施耐德公司是世界500强企业。
 温州中院一审判决认定构成侵权，判令被告停止侵权，并赔
偿原告损失人民币3.3亿元；2009年4月15日，浙江高院以调
解方式审结该案，施耐德公司向正泰集团支付1.575亿元补
偿金。
 调解协议不仅解决了双方长期存在的争议，为双方创造了良
性竞争、合作共赢的市场环境，而且揭示了自主创新、知识
产权的市场价值。调解的意义：案结事了；带动行业发展。
第一部分 专利案件审判
二、正确解释发明和实用新型专利的权利要求，准
确界定专利权保护范围。
 最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干
问题的解释》
 禁止反悔原则
对于权利人在专利授权确权程序中所做的实质性的放弃或者
限制，在侵权诉讼中应当禁止反悔，不能将有关技术内容再
纳入保护范围。
 不适用多余指定原则：凡写入独立权利要求的技术特征，均
应纳入技术特征对比之列。
大连新益建材有限公司V.大连仁达新型墙体建材厂侵犯
“混凝土薄壁筒体构件”实用新型专利权纠纷案
第一部分 专利案件审判
 权利要求书：
一种混凝土薄壁筒体构件，它由（1）筒管和（2）封闭筒
管两端管口的筒底组成，其特征在于（3）所述筒底以至少
二层以上的玻璃纤维布叠合而成，……。同样， （4）所述
筒管以至少二层以上的玻璃纤维布筒叠套而成，各层玻璃纤
维布筒之间由一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水
泥无机胶凝材料相粘接…… 。
一审：涉案专利的主体部分是筒管，筒底只起到防止水泥砂浆
渗入的作用，起次要作用，将特征3排除在外，认定侵权。
再审：筒底壁层结构是必要技术特征，被控侵权产品筒底无玻
璃纤维布，不构成侵权。
第一部分 专利案件审判
三、正确适用专利侵权判定原则和方法
 严格等同侵权的适用条件，探索完善等同侵权的适用规则，
防止不适当地扩张保护范围。
 大连新益建材有限公司V.大连仁达新型墙体建材厂案
一审：虽然被控侵权产品筒管部分在水泥无机胶凝材料中夹
有一层玻璃纤维布，但本领域普通技术人员可以根据需要选
择玻璃纤维层数量多少，无需经过创造性劳动就能想到，在
手段、功能和效果上与涉案专利构成等同侵权。
再审：仅含“一层”玻璃纤维布不能达到含有“至少二层以
上”玻璃纤维布基本相同的效果，故夹有一层玻璃纤维布不
属于与专利相应技术特征的等同特征因此，被控侵权产品亦
没有落入专利权的保护范围。
第一部分 专利案件审判
 BASF公司V.南通施壮化工有限公司、北京阳光克劳沃生化技
术有限公司侵犯“基本无粉尘四氢-3，5-二甲基-1，3，5噻二嗪-2硫酮颗粒的制备”发明专利权纠纷案
 新产品的认定
 侵权判断：BASF公司应承担举证责任。根据原告BASF公司及
上海市农药研究所检测中心分别出具的检验报告，被告南通
施壮公司生产、销售的涉案“垄鑫综合土壤消毒剂”产品中
含有三种特征杂质，且杂质中的两个棉隆型杂环通过乙烯基
桥相连。
上述三种特征杂质系使用涉案专利方法制备棉隆产品过程中
出现的典型杂质，即由于在制备过程中加入涉案专利方法中
的亚烷基二胺，才形成上述三种杂质。故法院认定，被告南
通施壮公司生产、销售的涉案产品使用了与涉案专利方法基
本相同的方法，侵犯了涉案专利权。
第一部分 专利案件审判
四、关于标准中的专利保护问题
最高法院（2008）民三他字第4号答复（辽宁高院
关于按照建设部颁布的行业标准设计、施工而实施
标准中专利的行为是否构成侵权问题的请示）
鉴于目前我国标准制定机关尚未建立有关标准中专利信
息的披露及使用制度的实际情况，专利权人参与了标准的制
定或者经其同意，将专利纳入国家、行业或者地方标准的，
视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利，他人
的有关实施行为不属于专利法第十一条所规定的侵犯专利权
的行为；专利权人可以要求实施人支付一定的使用费，但支
付的数额应明显低于正常的许可使用费；专利权人承诺放弃
专利使用费的，依其承诺处理。
第一部分 专利案件审判
五、药品制备方法专利保护
保护背景
药品专利和药品制备方法专利 化学药品
BOLAR例外与我国专利法的修订 三共案
六、恶意诉讼问题
南京案
维纳尔案
第一部分 专利案件审判
七、专业技术问题的解决
 专利代理人及相关单位技术人员的陈述
 具有专业技术知识的人民陪审员的参与
 专家证人的陈述
 专家咨询意见
 司法鉴定结论
涉案技术日益复杂、
领域日趋扩大
1、“三人技术组，五人合议庭”审判模式的探索与完善
审判长
理工科背景
审判员
合议庭
审判员
理工科背景
审判员
三人技术组
五人合议庭
专家型
人民陪审员
技术组的职责主要在于对案件
所涉及到的相关技术问题进行
调查，查明被控侵权物的整体
技术方案及其所包括的相应技
术特征，完成相关的技术比对
工作，判断被控侵权物是否落
入涉案专利的保护范围内以及
现有技术抗辩是否成立等，并
将具体的比对过程和比对结果
以书面技术分析报告的形式提
交合议庭，合议庭负责共同对
技术问题及技术问题以外的其
他法律问题进行合议并形成处
理意见。
经过前期的实践
和总结，我们制
定了《“三人技术
组、五人合议庭”
审判模式操作规
范》，对该模式
的工作流程进行
了详尽的规定,
并于今年8月开
始试行。
2、与专利行政管理部门的协调机制
国家知识产权局专利复
审委员会与我院召开专利案
件研讨会
国家知识产权局到我院召开调研
课题讨论会
《专利行政执法与司法程
序衔接研究》课题报告
专利保护重点联系基地
福田汽车行
3、对专业技术知识的学习机制
走访中关村科技园区丰台园
区、中关村电子城望京园区
第二部分 商标案件审判
一、加强知名品牌保护，提高企业国际国内竞争力
 奢侈品牌诉秀水市场案/梦特娇案/本田案/奔驰案/保时捷案
谭家菜案/东风润滑油案/半亩田案/红狮案/公牛案
 浙江蓝野酒业有限公司诉上海百事可乐饮料有限公司
“蓝色风暴”注册商标 百事可乐公司在可乐产品包装上使
用了该标识并将其作为宣传主题，一审认为非商标性使用，
判决驳回原告诉讼请求，二审改判被告赔偿原告300万元。
第二部分 商标案件审判
二、商标侵权判断 使用和禁用范围
 商品类似
最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问
题的解释第11条、第12条
 商标近似
司法解释第9条、第10条
 混淆原则
 相关公众
商标法第52条
司法解释第8条
实施条例第50条
第二部分 商标案件审判
1. 关于类似商品的判断
 最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问
题的解释》
 第十一条规定，商标法第五十二条第（一）项规定的类似商
品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、销售对象等
方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造
成混淆的商品。类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、
对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容
易造成混淆的服务。商品与服务类似，是指商品和服务之间
存在特定联系，容易使相关公众混淆。
 第十二条规定，人民法院依据商标法第五十二条第（一）项
的规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商
品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务
国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类
似商品或者服务的参考。
第二部分 商标案件审判
 醋与醋饮料
北京方太新怡华食品销售有限公司V.长沙马
王堆农产品股份有限公司
“贵妃”30类醋酱油等
32类饮料
 金属、非金属建筑材料滑动门第6类、第19类与家具用滑动
门第20类
科曼多案
 最高法院 “2008年中国知识产权司法保护十大案件”之一:
河南省正龙食品有限公司诉四川白家食品有限公司等侵犯
商标专用权纠纷案，法院在判断方便粉丝和方便面是否是类
似商品时，并没有简单根据《类似商品和服务区分表》，而
是从功能、用途、食用方法、包装方法和生产部门、销售渠
道、消费对象方面判断二者为类似商品。
第二部分 商标案件审判
 新兴行业类别判断
保时捷公司V.泰赫亚特公司
汽车改装 汽车修理
汽车改装通常包括汽车外观、机械、影音等方面的改装，
其中最受车友关注的是汽车的机械改装，即对车身、内装配
备、引擎动力、变速箱传动、悬挂、刹车及电子控制系统等
主要机械结构的改装。
改装既涉及装饰项目，也包含着加装设备、换装配件等修
理业务的内容，同时汽车改装所使用的零部件、技术、研发
等又自成体系，具有相对独立性。汽车改装具有很强的技术
性、服务性，需要专用设备、工具、施工环境及相应的工艺，
一些改装项目的技术及工艺要求要高于汽车修理厂。
第二部分 商标案件审判
2. 关于商标近似的判断
 最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问
题的解释》第九条、第十条作出了具体规定。
 第九条 商标法第五十二条第（一）项规定的商标相同，是
指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上
基本无差别。
商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被
控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读
音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整
体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公
众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的
商品有特定的联系。
第二部分 商标案件审判
 第十条 人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，
认定商标相同或者近似按照以下原则进行：
（一）以相关公众的一般注意力为标准；
（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主
要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；
（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标
的显著性和知名度。
第二部分 商标案件审判

文字商标的判断：
公牛V. 会牛
菜根香V.菜香根
半亩田V.半亩园
无敌V.无敌教练
正泰V.正泰亚明
honda v.hongda
东风V.双燕图＋东风
第二部分 商标案件审判
 图形商标的判断
丰田 吉利
第二部分 商标案件审判
 图文组合商标近似的判断 公牛
对文字和图形组合而成的商标而言，主要识别部分往往在于
其中的文字。
虽然其中“会”字作了变形处理，“会牛”二字近似于
“公牛”二字，但二者的图形部分不相近似，经整体比对综
合观察，该标识与涉案“公牛”注册商标标识并不相近似。
第二部分 商标案件审判
三、驰名商标的司法认定
严格把握驰名商标司法认定的范围和条件，严禁扩张认
定范围和降低认定条件，确保司法保护的权威性和公信力。
商标法第十四条的规定
最高法院驰名商标备案制度、驰名商标认定的管辖问题的通
知、进一步建立健全驰名商标司法保护制度有关问题的通知、
关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件用用法律若干问
题的解释
北京法院认定的驰名商标
杜邦、华能、劳力士、顺美、苏富比、保时捷、卡地亚
未认定驰名商标的案件 三爱瑞星 SMC 鳄鱼恤
第二部分 商标案件审判
四、商标的正当使用问题
 商标法实施条例第49条
 《北京市高级人民法院关于审理商标纠纷案件若干问题的解
答》第26条对“正当使用”的构成要件进行了规定，即使用
出于善意；不是作为自己商品的商标使用；使用只是为了说
明或者描述自己的商品。同时，该解答第27条还列举了正当
使用的相关行为，包括（1）使用注册商标中含有的本商品
的通用名称、图形、型号的；（2）使用注册商标中直接表
示商品的性质、用途、质量、主要原料、种类及其他特征的
标志的；（3）在销售商品时，为说明来源、指示用途等在
必要范围内使用他人注册商标标识的；（4）规范使用与他
人注册商标相同或者近似的自己的企业名称及其字号的；
（5）使用与他人注册商标相同或者近似的自己所在地的地
名的；（6）其他属于正当使用商标标识的行为。
第二部分 商标案件审判
通用名称的认定
 广州市合生元生物制品有限公司V. 大连天益生物有限公司
 山东高院：合生元是对外来词“synbiotics”中文译法的一
种，未被任何行业标准收录，非通用名称。（200812）
 国家工商总局商评委：解百纳非行业共用的葡萄品种或产品
通用名称。（200806）
 银杏啤酒案
避风塘案
第二部分 商标案件审判
描述性使用
 保时捷公司V. 泰赫亚特公司
精装保时捷 Tuning for Porsche Cayenne
 国贸V. 世桥国贸
 钓鱼台V. 西钓鱼台（西钓鱼台嘉园）
 国宾V. “水岸尊邸，国宾大宅”
第二部分 商标案件审判
 雅戈尔集团V.李某
确认不侵犯“DP”商标专用权
宁波鄞州区法院：DP是服装面料抗皱整理技术的通用缩写，
雅戈尔集团有权因对自己产品描述需要而正当使用该标识；
不可能产生误认。故确认不侵权。（20090104）
第二部分 商标案件审判

对市场名称的使用
“秀水街”文字商标（35类）V.秀水市场
（北京业禄盛商贸公司 诉秀水豪森公司等）
 对期刊名称的使用
今日艺术案 最高答复
对于注册商标与期刊名称的冲突问题，现行法律、法规尚
无特别规定，故应根据最高人民法院（2006）民三他字第15
号电话答复稿的相关精神进行处理。鉴于出版业管理的特殊
性，当事人经国务院出版行政管理部门批准，即具有合法的
出版资格，对其在期刊上使用刊名的行为，可以根据案件的
具体情况，认定不构成侵犯在先注册商标专用权。
第二部分 商标案件审判

字号的使用
DELL公司V.戴尔培训学校
北京高院：二者主营业务不同，通过各自经营，相关公众
不会对二者提供的商品或服务引起误认。戴尔学校在培训场
所、网站、公共媒体、教材、听课证等有关教育培训服务范
围内使用“戴尔”，系对其校名中字号的正常使用，不构成
侵权。
唐宫案
第三部分 反垄断案件审判
一、北京法院反垄断纠纷案件受理情况
 李方平V.中国网通（集团）有限公司北京市分公司
固定电话预付费业务
 唐山市人人信息服务中心V.百度公司
竞价排名
 周泽V.中国移动通信集团北京有限公司、中国移动通信集团
公司
全球通手机月租费
 郑敏杰V.威瑞信数字服务技术（中国）有限公司、ICCAN 两
案
预留数字域名/单字母域名
二、最高法院相关研讨，拟制订司法解释
提起诉讼的主体/市场垄断地位的认定
司法解释征求意见稿
第四部分 著作权案件审判




图书、光盘、摄影作品
卡拉OK经营者、学习机生产商、带有卡拉OK功能
的DVD机生产商、 博士硕士学位论文数据库
计算机软件最终用户法律责任
网络著作权案件
—未经许可上传、在线播放、下载
定时播放
—搜索服务提供者 百度案、雅虎案、闻晓阳案、竞价排名
—信息存储空间提供者
视频分享网站 利益平衡

新作品类型案件
乌苏里船歌民间文学艺术作品案 保时捷建筑作品案
欧可宝贝儿童浴椅等实用艺术品案
保时捷公司V. 泰赫亚特公司
本案要旨
 涉及建筑作品保护的新类型案件，入选最高法院十
大知识产权案件
 建筑作品独创性的认定
北京保时捷中心建筑作品具有独特的外观和造型，
具有独创性。
 建筑作品停止侵权的具体方式
要求对侵权建筑物予以改建，改建后的建筑不应具
有与涉案建筑相同或相近似的组合建筑特征。
法院认定意见
 北京保时捷中心建筑整体采用圆弧形设计，上半部由长方形
建筑材料对齐而成，下半部为玻璃外墙；该建筑的入口将建
筑物分为左右两部分，入口部分及上方由玻璃构成。
 上述综合特征表明，涉案北京保时捷中心建筑作品具有独特
的外观和造型，富有美感，具有独创性，属于我国著作权法
所保护的建筑作品。
 经比对，被告的泰赫雅特中心建筑与原告主张权利的北京保
时捷中心建筑的基本特征相同，虽然二者在高台、栏杆、展
厅与工作间的位置、部分弧形外观、整体颜色深浅等部分存
在细微的差异，但仍属于与涉案建筑作品相近似的建筑。
 泰赫雅特中心建筑属于侵权作品。
裁判结果
判决：
 被告对其泰赫雅特中心建筑予以改建，改建后的建
筑不应具有与涉案北京保时捷中心建筑相同或相近
似的组合建筑特征，相关改建效果须经本院审核；
 被告赔偿原告经济损失15万元因诉讼支出的合理费
用17079元。
第五部分 相关诉讼制度
一、完善确认不侵权诉讼制度，维护投资和经营安全
确认不侵权案件的受理条件
北京科胜内燃机配件制造公司V.上海柴油机股份有限公司
确认不侵犯注册商标专用权纠纷案件的受理，应符合被告作
为注册商标专用权人向利害关系人发出侵权警告后，一定时
间内，该争议事实未经当事人向人民法院起诉或采取其他方
式进行处理，致使原告的利益受到损害等条件。
科胜公司在提起上述行政诉讼后，涉案争议事实尚在司法程
序解决之中，其又向人民法院提起确认民事不侵权之诉，不
符合确认不侵权之诉的受理条件，故其起诉不应予以受理。
第五部分 相关诉讼制度
 最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用
法律若干问题的解释 》（2010年1月1日起施行）
第十八条 权利人向他人发出侵犯专利权的警告，
被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉
权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者
自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警
告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民
法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，
人民法院应当受理。
第五部分 相关诉讼制度
二、严格把握条件，慎用诉前停止侵权措施
 最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全
证据适用法律问题的解释
第十一条 人民法院对当事人提出的复议申请应当从以
下方面进行审查：
（一）被申请人正在实施或者即将实施的行为是否侵犯
注册商标专用权；
（二）不采取有关措施，是否会给申请人合法权益造成
难以弥补的损害；
（三）申请人提供担保的情况；
（四）责令被申请人停止有关行为是否损害社会公共利
益。
第五部分 相关诉讼制度
 诉前禁令
红狮案
北京红狮涂料公司V.北京红狮京漆商贸有限公司
“红狮京漆”文字与狮子图形组合标识
美洲虎案
美洲虎车辆有限公司V.中国美洲豹品牌管理公司
第五部分 相关诉讼制度
 北京鸟人艺术推广有限公司v.汤潮军 等
北京鸟人艺术推广有限责任公司向法院提交诉前禁令申
请，称被申请人汤潮军（艺名：汤潮）是鸟人公司的专属签
约艺人，鸟人公司对《狼爱上羊》拥有无期间限制的、全世
界范围的专有使用权，对专辑《狼2》中12首音乐作品拥有
著作财产权，但汤潮军在既未通知申请人，也未获申请人许
可的情况下，擅自决定举办演唱会。
如汤潮军在该演唱会中演唱上述歌曲，将构成对鸟人公司
著作权的侵犯，因此鸟人公司请求法院判令汤潮军于2010年
5月15日在北京展览馆剧场举办的《狼行天下》演唱会中不
得演唱涉案13首歌曲。
第五部分 相关诉讼制度
法院接到申请后立即进行审查，经听取双方意见，最
终及时做出了禁止汤潮军在演唱会中演唱涉案13首歌曲的裁
定。裁定送达当事人的同时，还送达到北京市文化局、北京
市展览馆等单位，确保相关单位及时知情。
在《狼行天下》演唱会中，被申请人并未执行法院裁定，
而是按照事前公布的节目单进行表演，其中《狼爱上羊》等
9首歌曲属于法院禁令范围。根据我国民事诉讼法的规定，
法院对拒不执行法院生效裁定妨害民事诉讼的行为，依法处
以罚款。
第五部分 相关诉讼制度
 关于诉前禁令适用实践的思考
1、听取双方当事人意见的必要性
最高法院关于专利侵权临时措施的司法解释中规定了人民法
院在接受当事人的禁令申请后，需要对有关事实进行核对的，
可以传唤单方或双方当事人进行询问，然后再及时作出裁定。
而在著作权案应参照适用的关于商标侵权的司法解释中则未
对此进行规定。
如法院不经询问双方当事人，仅依据一方当事人的单方
申请和相关证据迳行发布诉前禁令，虽然可及时制止被控侵
权行为，但对临时措施的实体公正具有直接影响。
如
九头鸟案
第五部分 相关诉讼制度
2、证据审查的必要性
“有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其权利的行为，
如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的 ”
胜诉可能性：权利依据、侵权事实
第五部分 相关诉讼制度
3、难以弥补的损害的判断
有关行为如不及时制止，将会使权利人或者利害关系人的
合法权益受到难以弥补的损害的具体说明。
初步证明著作权侵权的存在或者证明依据现有事实具有胜
诉可能性即可推定难以弥补的伤害

如造成权利人商誉或人身权利等非财产性利益的损害，
包括造成申请人名誉、商业信誉、商品声誉、市场竞争优势
等损害

第五部分 相关诉讼制度
4、对48小时时限的把握
人民法院接受权利人或者利害关系人提出责令停止侵权
行为的申请后，经审查符合本规定第四条的（举证），应当
在四十八小时内做出书面裁定。
第六部分 讨论
问题 ？
谢谢！
联系方式：
[email protected]