Transcript Komercializace duševního vlastnictví - INVENTIA Formát souboru

KOMERCIALIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Postup při vyjednávání
a nejdůležitější smluvní podmínky
Ingrid Beránková Ambruzová LL.M.
3.10.2013 Hradec Králové
Společnost patentových a známkových zástupců
Licenční poradenství
Obsah semináře
 Možné způsoby ochrany a komercializace průmyslového vlastnictví
 Od vzniku vynálezu po uzavření smlouvy s komerčním partnerem –
rámcový postup, rozbor jednotlivých fází, vhodné dokumenty
 Modely komercializace průmyslového vlastnictví
 Licenční smlouva
 Nejčastější úskalí při komercializaci
Ochrana
duševního
vlastnictví
Hledání
obchodního
partnera
Komercializace
duševního
vlastnictví
IP a možnosti jeho ochrany
Český Patent
Evropský
Patent
Patent
Mezinárodní
patentová
přihláška (PCT)
Zahraniční
patenty
Vynález
Český užitný
vzor
Užitný vzor
Zahraniční
užitné vzory
IP a možnosti jeho ochrany
Česká národní OZ
Ochranná
známka
Komunitární OZ
Mezinárodní OZ (WIPO)
Zahraniční národní OZ
Loga a
tvary
Český průmyslový vzor
Komunitární průmyslový vzor
Design
Zahraniční průmyslové vzory
Mezinárodní průmyslový vzor
Rámcový postup při komercializaci
Term-sheet
Letter of Intent
Hledání
obchodního
partnera
Dohoda o
utajení
Volba vhodné
ochrany
Vytvoření
vynálezu
Jednání s
potenciálním
zájemcem
Ujasnění
formy
spolupráce
Sjednávání
vlastní
smlouvy
About Us
Volba vhodné
ochrany
•
•
•
•
Vzkaz světu: ceníme si našeho IP a věříme v něj!
Silnější pozice při vyjednávání
Snazší identifikace komercializovaného IP
Minimalizace rizika zneužití
• Náklady na přihlášení a udržování ochrany
• Teritoriální rozsah
• Načasování komercializace
(komercializace v průběhu přihlašování IP
k ochraně)
Hledání
obchodního
partnera 1/2
Patent
Attorney Services
 Vlastními silami, zejm. vědci na mezinárodních konferencích – důležitá
počáteční fáze, výhoda osobních kontaktů (jen do určité fáze!)
 Prostřednictvím zprostředkovatele
 Výběr zprostředkovatele – znalost oboru, zkušenosti, kontakty, orientace
na konkrétní trhy
 Úprava vztahu se zprostředkovatelem - rozsah činnosti, rozsah jednání
zprostředkovatele, důvěrnost
 Zprostředkovatelská a mandátní smlouva – náležitosti, vhodná
ustanovení
 Zprostředkovatelská činnost – průzkumy trhu, vyhledávání firem aktivních
v oboru (seznam cílů), oslovování potenciálních zájemců a komunikace s
nimi
Hledání obchodního partnera 2/2
 Oslovování potenciálních zájemců o nabízené IP
 Omezený rozsah informací o vynálezu pro prvotní informaci
 Nabídkový dopis – účel, struktura, informace o nabízeném
předmětu (x důvěrnost), možné formy spolupráce, rámcově
očekávaná úplata (nikoliv konkrétní částky!)
 Osobní jednání v dalších fázích
 Ochrana důvěrných informací (násl. slide)
 Vyjednávací týmy
Jednání s potenciálním zájemcem
 Nutnost zodpovědného chování v každé fázi jednání!
 Strategické jednání – účastnící a jejich počet, koordinace jednotného
postupu, mluvčí, telekonference a e-mailová komunikace
 Předsmluvní odpovědnost
 Ochrana důvěrných informací - rozlišení informací vhodných ke
zpřístupnění v různých fázích jednání (nabídka, úvodní jednání,
podrobné jednání,…)
Dohoda o utajení (CDA) 1/2
 Předchází podrobnějším jednáním, při kterých jsou
sdělovány důvěrné a utajované informace
 Důležitý prvek ochrany původců vynálezu a majitele
průmyslových práv
 Kontrola rozsahu poskytovaných informací
 Kontrola rozsahu dovoleného nakládání s poskytovanými
informacemi
 Funkce „pojistky“ proti zneužití důvěrných informací (?)
Dohoda o utajení (CDA) 2/2
 Identifikace stran (poskytovatel a příjemce) – třetí osoby účastnící se
jednání!
 Často podceňovaná preambule – vymezení předmětu, shrnutí stavu
dosavadních jednání, zájmů stran, důvod pro uzavření CDA, účel poskytnutí
informací, očekávaný konečný výsledek
 Definice důvěrných informací (abstraktní, konkrétní, pozitivní, negativní)
 Účel poskytnutí informací
 Povolený způsob využití informací, nakládání s nimi, zabezpečení
 Povinnost utajovat a zákaz prozradit informace
 Odpovědnost příjemce za porušení závazku + problematika třetích osob
 Sankce
 Doba trvání závazku mlčenlivosti
Ujasnění formy spolupráce
 Ideální forma spolupráce (?) – odlišné pohledy stran
 Licencování IP
 Společný výzkum a vývoj – rámcová spolupráce, Material
Transfer Agreement, Research Project, konkrétní spolupráce
na projektu, opce na testování, opce na licenci
 Převod práv k IP
 Sjednávání úplaty – licenční poplatky, milestone payments, hrazení
nákladů na patentovou ochranu
 Přístup komerčního partnera k budoucím výsledkům výzkumu
 Grant-back license – akademický výzkum, výuku, publikování
Podpůrné (mezitímní) dokumenty při
vyjednávání o komercializaci
 Zjednodušená forma – identifikace předmětu, seznam
základních podmínek spolupráce
 Podklad pro vytváření návrhu vlastní komercializační smlouvy
 Různé podoby: Letter of Intent (binding, non-binding), Term
Sheet, smlouva o smlouvě budoucí
 I když máme odsouhlasené základní podmínky spolupráce,
vyjednávání ještě nekončí – nepodcenit důležitost vlastní
komercializační smlouvy a jejího obsahu!
Sjednávání vlastní smlouvy 1/2
 Vytváření, připomínkování a komentování návrhů smluv a
vzájemných protinávrhů
 Včasnost vyjádření výhrad k návrhům
 Domněnky a výklad návrhů
 Telekonference – vysvětlit, přesvědčit, „přemluvit“
 Jednání s rozmyslem a po důkladném uvážení – není nutné se
hned vyjadřovat k předloženým návrhům
 Strategické jednání – účastníci a jejich počet, koordinace
jednotného postupu, mluvčí, telekonference a e-mailová
komunikace
Sjednávání vlastní smlouvy 2/2
 Obsah smlouvy podle typu spolupráce
 Identifikace předmětu smlouvy
 Existující IP stran (backround IP), nově vznikající IP (foreground
IP), práva k nim
 Přístup komerčního partnera k budoucím výsledkům výzkumu
 Sjednávání úplaty – licenční poplatky, milestone payments,
hrazení nákladů na patentovou ochranu, příspěvky na výzkum a
vývoj, poplatky za vzorky látek k testování, …
 Časové rozvržení plateb
 Grant-back license – akademický výzkum, výuka, publikační
činnost
Licenční smlouva k předmětům
průmyslového vlastnictví
 Majitel nehmotného statku (průmyslového práva, know-how,
obchodního tajemství) poskytuje nabyvateli oprávnění vykonávat
práva k tomuto statku (nebo jeho části) v určitém rozsahu,
určitým způsobem a za určitou úplatu
 Licenční smlouvou nedochází k převodu práva, poskytovatel
zůstává majitelem nehmotného statku a pouze dává jiné osobě
oprávnění, aby realizovala část práv jinak patřících výlučně
majiteli
 Upravena v ust. § 508 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku (popř. ust. § 269 odst. 2 ObchZ – konw-how), od
1.1.2014 § 2358 (nového) občanského zákoníku
Náležitosti licenční smlouvy
Kogentní (povinná)
ustanovení
 Kdo?
 Co?
 Za jakou cenu?
 Na jak dlouhou dobu?
 Na jakém území?
Dispozitivní (nepovinná)
ustanovení
 Výhradnost
 Utajení
 Písemná forma
 Oprávnění k podlicenci
 Odpovědnost
poskytovatele za faktické
a právní vady…
Identifikace smluvních stran
 Terminologie ObchZ = poskytovatel a nabyvatel
 Přesné určení a označení smluvních stran
 Kdo je oprávněn jednat jménem společnosti / instituce
• Statutární orgán – jednatel (s.r.o.), představenstvo (a.s.),
ředitel (v.v.i.), rektor (v.v.š.)
• Osoba zmocněná v rámci provozování podniku – prokurista,
vedoucí zaměstnanec (zejm. velké společnosti
• Zástupce na základě plné moci
Předmět licenční smlouvy
Registrované nehmotné statky
(ust. § 508 ObchZ)
- patent, užitný vzor, průmyslový vzor,
ochranná známka, topografie …
Neregistrované nehmotné statky
(ust. § 269 odst. 2 ObchZ)
- obchodní tajemství, know-how,
výrobní postup …
 Poskytovatel opravňuje nabyvatele k výkonu určitých práv z určitého
průmyslového vlastnictví
 Nabyvatel se zavazuje na oplátku poskytnout poskytovateli úplatu nebo jinou
majetkovou hodnotu
 Přesné, podrobné a vyčerpávající vymezení práv z průmyslového vlastnictví,
na která se licence vztahuje, je nutností
Cena licence
 Smluvně stanovená určitá úplata nebo jiná majetková hodnota
 Licenční poplatky = royalties
Fixní poplatek
(jednorázový,
průběžný)
Určení způsobu
vypočtení poplatku (%
ze zisku/čistých prodejů)
 Příjmy ze sublicence
 Jiná majetková hodnota (např. dodání určitého počtu výrobků,
výsledků testů, apod.)
 Výše úplaty reflektuje jedinečnost vynálezu (existence alternativ),
jeho využitelnost, charakter daného oboru, exkluzivitu, územní
rozsah, vývojové náklady, pravděpodobný rozsah využití,…
 Načasování plateb (milestone payments, fáze klinického
testování, fáze patentového řízení, první uvedení na trh)
Doba trvání licence
 Dispozitivní, ale velmi podstatné ustanovení!
 Smlouva na dobu určitou a neurčitou
 Možnost smluvně upravit délku výpovědní lhůty a počátek jejího
běhu
 Podle doby trvání smlouvy zohlednit délku závazku mlčenlivosti
 Délka trvání smlouvy vždy závisí na maximální době ochrany
konkrétního průmyslového práva
Územní rozsah licence
 Na jakém území je nabyvatel licence oprávněn vykonávat práva k
licencovanému IP?
 Musí být sjednán ve smlouvě
 Ovlivněn územním rozsahem ochrany práva z průmyslového
vlastnictví (patentu)
 Povinnost poskytovatele udržovat právo v platnosti na tomto území
Výhradnost / nevýhradnost licence
Výhradní licence
 Licenční oprávnění získává pouze jeden
nabyvatel
 Nemožnost poskytnout stejné oprávnění ve
stejném rozsahu a pro stejné území dalším
zájemcům
 Poskytovatel sám se musí zdržet výkonu práv v
rozsahu licence
 Riziko porušení antimonopolních předpisů!
Nevýhradní licence
Neomezuje poskytovatele v možnosti poskytnout
stejné oprávnění ve stejném rozsahu a pro stejné
území i dalším zájemcům
Poskytovatel sám může vykonávat práva ve celém
rozsahu
Sólová licence
Poskytovatel nemůže poskytnout licenční
oprávnění dalšímu zájemci
Poskytovatel sám může práva dál
vykonávat ve plném rozsahu
Exkluzivní licence
 Poskytuje se pouze jednomu nabyvateli,
kterému tak vzniká exkluzivní postavení na
trhu
 Riziko porušení antimonopolních předpisů!
 V praxi se spíše používá jako synonymum
pro výhradní licenci
Ochrana důvěrných informací
Zákonná povinnost nabyvatele utajovat poskytnuté podklady
a informace, pokud ze smlouvy nevyplývá, že poskytovatel o
takové utajování nemá zájem (ust. § 513 ObchZ)
Návaznost na CDA před uzavřením licenční smlouvy
Definice důvěrných informací
Vymezení rozsahu povoleného a zakázaného užití
důvěrných informací
Porušení mlčenlivosti jako hrubé porušení licenční smlouvy
Sankce!
Oprávnění poskytnout sublicenci





Oprávnění přenechat výkon licencovaného práva třetím osobám
musí být výslovně dohodnuto ve smlouvě
Sublicence nepřesahuje rámec oprávnění poskytnutých původní
licencí
Souhlas poskytovatele s podmínkami sublicence
Odpovědnost nabyvatele za porušení mlčenlivosti třetí stranou,
které nabyvatel poskytl sublicenci (povinnost zavázat nabyvatele
sublicence mlčenlivostí)
Přechod práv ze sublicence na poskytovatele při ukončení licenční
smlouvy
Další povinnosti stran
 Zápis licenční smlouvy do příslušného rejstříku
 Účinnost licenční smlouvy vůči třetím osobám nastává až zápisem
do příslušného rejstříku
 Povinnost poskytovatele udržovat platnost práva k licencovanému
průmyslovému vlastnictví
 Povinnost poskytovatele poskytnout nabyvateli veškeré podklady a
informace potřebné k výkonu licence – vhodné definovat ve smlouvě
 Povinnost nabyvatele vykonávat licencovaná práva pokud trvání
práva závisí na jeho výkonu
 Povinnost nabyvatele oznámit poskytovateli porušení / omezení
výkonu práva jinou osobou
Nejčastější úskalí při komercializaci
 Předuveřejnění vynálezu
 Dřívější poskytnutí práv ke stejnému vynálezu
 Účast na příbuzném nebo překrývajícím se projektu s jiným komerčním
partnerem
 Grantové projekty a jejich vliv na komercializaci
 Volba rozhodného práva a volba soudu
 Grant-back license
 Research license a research exemption
Děkuji za vaši pozornost!
www.inventia.cz
Ingrid Beránková Ambruzová, LL.M.
INVENTIA s.r.o.
Na Bělidle 3
150 00 Prague 5
Czech Republic
Tel. +420 222 247 484
Fax: +420 224218645
E-mail: [email protected]