Transcript Z. Podrez - UCTTMP - Centrum Transferu Technologii

Uniwersyteckie
Centrum Transferu Technologii
Medycznych w Poznaniu Sp. z o.o.
Organizacja transferu technologii
na uczelni medycznej.
Zdzisław Podrez
Plan wystąpienia:
1. Cele i działania stawiane przed UCTTMP;
2. UCTTMP w świetle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym;
3. Komercjalizacja, czyli transfer technologii;
4. Zainicjowany model transferu technologii na Uniwersytecie
Medycznym w Poznaniu;
5. Sprzedaż praw do technologii;
6. Utworzenie spółki odpryskowej;
7. Rekomendacja dla transferu technologii z wykorzystaniem
mechanizmu licencjonowania.
Cele i działania stawiane przed
UCTTMP
• Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w
Poznaniu (UCTTMP) Sp. z o.o., została powołana do życia w
październiku 2010 roku.
• Podstawowym aktem prawnym regulującymi działalność UCTTMP są
ustawa – Kodeks spółek handlowych oraz ustawa Prawo o
szkolnictwie wyższym.
• Celem Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii Medycznych
jest wsparcie procesu transferu i komercjalizacji technologii,
promocji szeroko rozumianej innowacyjności oraz wszystkich
towarzyszących temu procesów. Centrum można i należy traktować
także jako inkubator wspomagający powstawanie i rozwój małych i
średnich przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie.
Dzięki powołaniu UCTTMP dołączyliśmy do grona blisko 100
funkcjonujących Centrów Transferu Technologii w Polsce
• UCTTMP w ramach działalności statutowej wspiera m.in. działalność
badawczą i dydaktyczną jednostek organizacyjnych: Wydziału
Lekarskiego I, Wydziału Lekarskiego II, Wydziału Farmaceutycznego
oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu.
• Działalność Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii
Medycznych w Poznaniu polega w szczególności na:
– doradztwie i szkoleniach;
– pomocy w transferze i komercjalizacji nowych technologii;
– pomocy w tworzeniu nowych przedsiębiorców w otoczeniu
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
– pomocy dla nowo powstałych przedsiębiorców
UCTTMP w świetle
znowelizowanej ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym
Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Art. 4 ust. 4.
•
„Uczelnie współpracują z otoczeniem gospodarczym, w szczególności przez sprzedaż lub
nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych przedsiębiorcom oraz
szerzenie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w formie działalności
gospodarczej wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art.
13 i 14.
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie
wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
Art. 4 ust. 4
•
„Uczelnie współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w
zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów
gospodarczych, w wyodrębnionych formach działalności, w tym w drodze utworzenia
spółki celowej, o której mowa w art. 86a, a także przez udział przedstawicieli
pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie dydaktycznym.”
Art. 86a ust. 1.
•
„Uczelnia, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych tworzy
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, zwaną dalej „spółką celową”.
Spółkę celową tworzy rektor za zgodą senatu uczelni lub innego organu kolegialnego uczelni.
Do zadań spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach
kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia
wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w uczelni.”
Art. 86a ust.2
•
„Rektor, w drodze umowy, może powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami własności
przemysłowej uczelni w zakresie jej komercjalizacji.”
Art. 86a ust.3
•
Uczelnia w celu realizacji zadań określonych w ust. 1 i 2 przekazuje spółce celowej w formie
aportu wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności uzyskane prawa
własności przemysłowej.
• Obok wskazanych, nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym
wprowadza również zmiany w zakresie finansowania uczelni – większa
część środków będzie rozdzielana na zasadzie konkursów i
przyznawana w oparciu o efekty pracy naukowej.
• Dotychczas uczelnie były finansowane ze środków publicznych,
niezależnie od efektów komercjalizacji wyników ich badań naukowych.
• Reforma ustawy o szkolnictwie wyższym sprawi, że finansowanie i
ocena danej jednostki badawczej będą uzależnione od tego, czy
jednostka komercjalizuje wiedzę, czyli de facto od tego, czy zarabia na
patentach. Aby dana jednostka mogła sprawnie działać, będzie
musiała komercjalizować.
Komercjalizacja, czyli transfer
technologii
• Komercjalizacja wyników prac naukowo - badawczych to
szereg
działań
zmierzających
do
przekształcenia
nowoczesnych pomysłów lub wyników prac badawczo rozwojowych, w gotowe do wejścia na rynek innowacyjne
technologie, procesy lub produkty.
• Komercjalizacja stanowi bodziec dostosowywania działalności,
w tym także jednostek naukowych, do coraz większych
wymogów rzeczywistości gospodarczej.
• Podstawowym celem tego działania jest transfer wyników
badań lub określonej technologii na rynek.
• Najczęściej, przedmiotem upowszechniania wiedzy dla
biznesu są zgłoszone do opatentowania lub chronione
patentami wynalazki, bądź własne know-kow.
• Kwalifikowanie wiedzy do ochrony to proces, poprzedzony
wnikliwym audytem wiedzy posiadanej, polegający na
wyborze rozwiązań podlegających ochronie na gruncie prawa
autorskiego, wskazaniu rozwiązań do ochrony, jako wiedza
know-how, a także dokonaniu wyboru rozwiązań i oznaczeń,
mających podlegać ochronie w wyniku procedur
przeprowadzonych przed Urzędem Patentowym.
Pierwsze kroki do komercjalizacji - na uczelni
Pomysł, idea
Gotowe
rozwiązanie
(np.
technologia,
know-how,
aparatura,
oprogramowa
nie itp.)
Decyzja o
ochronie
patentowej
Ocena
potencjału
komercjalizac
yjnego
Wsparcie
jednostki
odpowiedzial
nej za transfer
technologii
Wybór formy
komercjalizacji
Świadczenie
usług na bazie
technologii
Licencje
Formy transferu
Sprzedaż praw
do technologii
Utworzenie
spółki
odpryskowej
• W jednostkach naukowych i uczelniach, nie będących
powołanymi do prowadzenia samodzielnej działalności
gospodarczej, komercjalizacja wyników badań przybiera
najczęściej postać sprzedaży praw do patentu lub patentu,
udzielenia licencji do stosowania zgłoszonego do
opatentowania lub opatentowanego wynalazku.
• Sfera nauki może wykorzystywać szereg kanałów tzw.
pionowego transferu technologii do sektora przedsiębiorstw, w
zależności od strategii przyjętej przez władze uczelni, zasobów
własnej wiedzy i dostępu do instytucji, zajmujących się
procesem przekazywania wiedzy.
•
•
•
•
Parki naukowe, technologiczne i przemysłowe, skoncentrowane na określonym
terytorium jednostki - potencjalne źródła wiedzy i technologii np. instytuty,
laboratoria, czasem wydziały uczelni wyższych - wraz z młodymi, prężnymi firmami,
stawiającymi na nowe produkty, technologie oraz wysokokwalifikowane usługi
technologiczne.
Specjalne strefy ekonomiczne wydzielone, najczęściej na rubieżach miasta, tereny o
korzystnych dla potencjalnych inwestorów regulacjach prawnych i ekonomicznych.
Inkubatory przedsiębiorczości - miejsca, czasami przy uczelniach, gdzie ulokowane są
firmy, korzystające na preferencyjnych warunkach finansowych z ogólnej infrastruktury
inkubatora i dostępu do wykwalifikowanej kadry.
Centra Transferu Technologii - to organizacje zlokalizowane przy publicznych
uczelniach lub instytucjach badawczych, które mają na celu pomagać w
identyfikowaniu i zarządzaniu aktywami intelektualnymi, zwłaszcza poprzez ich
ochronę i transfer do przedsiębiorców lub innych instytucji w celu dalszego rozwoju
bądź wejścia na rynek.
Rola ośrodków wspierania innowacji:
• Rola doradcza ekspertów;
• Specjalistyczna wiedza - znajomość mechanizmów transferu oraz ich
aspektów finansowych, prawnych i podatkowych;
• Obsługa prawna przedsięwzięcia;
• Doświadczenie w poszukiwaniu kontrahentów i prowadzeniu z nimi
negocjacji;
• Dbałość o ochronę własności intelektualnych uczelni;
• Działanie w warunkach rynkowych;
• Większa elastyczność w późniejszym sprawowaniu kontroli nad Spółką
odpryskową;
• Wsparcie merytoryczne dla Spółki odpryskowej.
Zainicjowany model transferu
technologii
na Uniwersytecie Medycznym
w Poznaniu
Świadczenie usług na bazie technologii - model transferu stosowany w UCTTMP
• Naukowcy UMP za pośrednictwem UCTTMP realizują punktowe zlecenia
przedsiębiorców, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nowa
wiedza powstaje i zostaje przekazana firmie, na podstawie umowy zlecenia lub
umowy o dzieło.
UCTTMP w umowie z przedsiębiorcą reguluje:
• zakres wiedzy posiadanej i udostępnianej każdej ze stron,
• prawa do wiedzy nabytej w trakcie realizacji umowy,
• stronę zarządzającą tymi prawami oraz stronę upoważnioną do prowadzenia
negocjacji z ewentualnymi nabywcami nowej wiedzy
• zasady zakończenia współpracy, a także
• zasady podziału wydatków i pożytków, jeśli takie będą miały miejsce.
Szczególną spośród zawartych umów o współpracy była umowa typu
MTA „Material Transfer Agreement”
• Wymagała ona regulacji stosunków w zakresie korzystania z
materiału badawczego udostępnianego przez właściciela
(przedsiębiorstwo zlecające) uczelni.
Istotne postanowienia takiej umowy to:
• określenie „materiału badawczego” i sposobu jego przekazania
• uregulowanie spraw poufności oraz prawa do publikacji
• zakaz komercyjnego używania materiału
• określenie praw do wynalazków powstałych na bazie takiego
materiału.
Spółka usługowa a spółka spin-off.
• Uczelnia wsparła za pośrednictwem UCTTMP powstanie spółki
usługowej, która w przeciwieństwie od spółki spin-off nie
wykorzystuje własności intelektualnej, lecz potencjał
intelektualny w postaci wiedzy eksperckiej. Przykładem firma
PozLab
• Uczelnia za objęte udziały w firmie udostępnia jej na zasadach
inkubatora pomieszczenia lokalowe.
• Tak powiązane podmioty świadczą sobie nawzajem szereg
obustronnie korzystnych usług.
Sprzedaż praw do technologii
• Poprzez sprzedaż prawa własności intelektualnej, jego
właściciel traci wszelką kontrolę nad prawami majątkowymi
związanymi z dobrem własności intelektualnej. W prawa
majątkowe przysługujące uprzednio sprzedającemu, wstępuje
kupujący.
• Wynagrodzenie powinno rekompensować sprzedającemu
wszystkie koszty związane z wytworzeniem dobra
chronionego, uzyskaniem na nie prawa wyłącznego oraz
zapewniać odpowiedni zysk, chyba że transakcji towarzyszyć
będzie sprzedaż usługi doradczej.
Utworzenie spółki odpryskowej
Ustalenie udziałów w przyszłej spółce
Naukowiec, student,
doktorant, absolwent
• Know-how
• Środki pieniężne
• Majątek rzeczowy
Uczelnia
• Know-how
• Prawa do patentów
• Technologie
• Maszyny i urządzenia
• Nieruchomości
Inwestor
zewnętrzny
• Środki pieniężne
• Nieruchomości
Spółka
odpryskowa
Wycena wkładu uczelni
Zgłoszenie technologii
Decyzja o przystąpieniu
do tworzenia spółki
odpryskowej
Wprowadzenie
technologii na aktywa
uczelni
Zgoda senatu uczelni i
Ministra Skarbu na
rozporządzenie
technologią
Prace nad umową spółki
będącą podstawą
opracowania aktu
notarialnego
Aktywna współpraca
naukowców,
przedstawicieli
administracji uczelni oraz
służb prawnych
Wniosek o wycenę
technologii
Decyzja senatu –
wyrażenie zgody
Wycena niezależnego
rzeczoznawcy
Decyzja Ministra Skarbu –
wyrażenie zgody na
wniesienie technologii
aportem
Spółka musi osiągać cele gospodarcze
• Zapewnienie prowadzenia prawidłowo rachunkowości
• Właściwe służby kadrowe
• Zapewnienie obsługi prawnej
• Koncepcja działalności: misja, wizja, cele
• Poszukiwanie dostawców
• Określenie grupy docelowej odbiorców
• Stworzenie oferty produktowej
• Obsługa klientów bieżąca oraz serwis posprzedażowy
• Utrzymanie płynności finansowej
• Marketing i promocja
• Rozwój i generowanie zysków
Rekomendacja dla transferu
technologii z wykorzystaniem
mechanizmu licencjonowania
• Licencja polega na udzieleniu przez licencjodawcę
uprawnienia do działań, które mógłby zakazać jako właściciel
patentu, a w szczególności prawa do stosowania wynalazku na
określonych w umowie warunkach.
• Licencjodawca upoważnia więc licencjobiorcę do wkroczenia
w obszar swojej wyłączności, w zakresie zawartym w prawie,
które sam w dalszym ciągu posiada.
Strategia licencyjna - kiedy warto udzielić licencji?
Odpowiedź na to pytanie winna poprzedzić właściwa diagnoza
potencjału gospodarczego wynalazku. Udzielenie licencji jest
uzasadnione w szczególności, gdy:
• z różnych względów (bariery prawne, brak środków i potencjału
technicznego) sami nie używamy i nie planujemy zastosowania
wynalazku w praktyce gospodarczej,
• zależy nam na uzyskaniu korzyści ekonomicznych, wzmocnieniu
wizerunku uczelni itp.
• dając uprawnienia podmiotom naruszającym nasze prawa,
unikamy kosztownych sporów sądowych.
Licencja – udostępnienie praw, wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Istotne postanowienia umowy to:
– określenie stron z właściwą ich reprezentacją;
– sprecyzowanie przedmiotu umowy;
– podmiotowy i przedmiotowy zakres licencji: wyłączna/niewyłączna; pełna/
ograniczona;
– czas obowiązywania licencji i jej zakres terytorialny;
– sprecyzowanie prawa licencjobiorcy np. w zakresie rozwijania i ulepszeń
wynalazku oraz sprzedaży i dystrybucji towarów wytworzonych wg wynalazku,
udzielania sublicencji;
– pomoc we wdrożeniu (szkolenia, doradztwo, serwis), dodatkowe przekazanie
know-how;
– klauzule zachowania poufności;
– wysokość opłat, podstawa naliczania, terminy ich uiszczania.
• Przychody ze sprzedaży licencji winny uwzględniać przede
wszystkim zwrot kosztów poniesionych na ochronę i kosztów
wykonania umowy, wynagrodzenia twórców i okres ich
wypłaty, wycenę wartości rozwiązania objętego patentem,
przekazanej wiedzy know-how, pomocy udzielonej we
wdrożeniu, a także rodzaj udzielonej licencji (np. pełna,
wyłączna);
• wypowiedzenie i odebranie licencji;
• rozwiązywanie sporów (polubowne i sądowe), odszkodowania
• podporządkowanie prawu (istotne gdy stroną jest podmiot
zagraniczny).
Podsumowując
• Proces współpracy jednostek naukowo-badawczych powinien
odpowiadać wzrastającym potrzebom rynkowym, a nie być
sztucznie regulowanym.
• Dostosowanie tego procesu odbywać się poprzez aktywny
dialog przemysłu, który zgłasza swoje zapotrzebowania i
jednostek naukowych, na nie odpowiadających.
• System pośredniczący w tego typu przedsięwzięciach
powinien być zatem prosty, działać sprawnie i skutecznie.
• Niestety, nierzadko naukowcy tworząc nowe, często istotne dla gospodarki i
społeczeństwa wynalazki, nie są dostatecznie przygotowani, ani w pełni
świadomi możliwości i znaczenia komercyjnego wykorzystania wyników
swoich badań.
• Innowacje, również te o dużym potencjale społecznym i ekonomicznym,
kończą swój żywot w postaci publikacji lub zgłoszenia patentowego o
zasięgu zaledwie krajowym.
• Dzieje się tak z różnych względów, choć najczęściej wskazywane to bariery
prawne, brak środków i potencjału technicznego.
• DLATEGO TAK ISTOTNYM STAJE SIĘ WŁAŚCIWE OKREŚLENIE MODELU
KOMERCJALIZACJI PRZYJĘTEGO NA UCZELNI W OPRACOWANYCH I
WPROWADZANYCH REGULAMINACH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ,
OKREŚLAJĄCYCH ZASADY ICH KOMERCJALIZACJI.
Dziękuję za uwagę
Zdzisław Podrez
[email protected]