Transcript 讲座稿
主讲人：靳继刚 美国铭群律师事务所 题目一：如何降低在美国遭遇专利诉讼的风险 中间休息 题目二：国际贸易委员会337调查简介 问答和交流 mitchell+ company 美国专利制度简介。 中国公司在进入美国市场之前该做些什么？ 中国公司在美国市场的专利战略。 美国的专利再审查程序简介。 mitchell+ company 美国专利简介 专利申请的过程和费用 专利诉讼简介 mitchell+ company 美国专利 ◦ 种类 发明专利 外观设计专利 植物专利 ◦ 有效区域范围 ◦ 有效期限 发明专利（20年） 外观设计专利（14年） mitchell+ company 申请过程 ◦ 撰写专利说明书和权利要求 ◦ PTO审查员发出第一轮的OA（office action） ◦ 申请人在三个月之内应答 指出审查员的错误 修改权利要求 ◦ PTO发出第二轮（终极）OA ◦ 申请人在两个月内应答 修改权利要求并提出继续审查的申请 放弃 ◦ 专利被批准 mitchell+ company 专利申请的时间周期 发明专利 平均33.7个月 外观设计专利 平均15个月 mitchell+ company 美国专利申请 ◦ 费用 申请费 一般实体 小实体 发明专利 $1250 $625 外观设计专利 $530 $265 一般实体 小实体 发明专利 $1740 $870 外观设计专利 $990 $495 批准费 mitchell+ company 维护费 一般实体 小实体 3.5年 $1130 $565 7.5年 $2850 $1425 11.5年 $4730 $2365 律师费 发明专利 $5k ~ $15k 外观设计专利 $5k 左右 mitchell+ company 美国专利诉讼 ◦ 联邦地区法院诉讼案 联邦地区法院（北加州、东德州、特拉华州···） 时间周期（从立案到庭审开始） 特拉华 1.89年 东德州 2.04年 北加州 2.95年 金钱赔偿、禁止令 诉讼费用 mitchell+ company 美国专利诉讼 ◦ 国际贸易委员会337调查案 国际贸易委员会 时间周期 排除令 诉讼费用 mitchell+ company 美国专利制度简介。 中国公司在进入美国市场之前该做些什么？ 中国公司在美国市场的专利战略。 美国的专利再审查程序简介。 mitchell+ company 查看产品是否有侵犯他人专利权的风险（FTO) ◦ 专利查询和分析 ◦ 法律意见 规避设计 ◦ 要有律师的参与 向美国专利局提出专利再审查申请 申请新的专利 mitchell+ company 美国专利制度简介。 中国公司在进入美国市场之前该做些什么？ 中国公司在美国市场的专利战略。 美国的专利再审查程序简介。 mitchell+ company 专利的价值 ◦ 商业竞争的武器 垄断 起诉 反诉 ◦ 企业的另类资本 专利许可、转让 ◦ 投机资本（NPE） mitchell+ company NPE经典案例 ◦ St. Clair Intellectual Property Consultants Inc. 由两名 律师创建 St. Clair从一群失败的创业者手中购买了一系列与数字照相机 技术相关的专利 购买价低于10万美金 专利覆盖的技术十分简单（允许相机以TIFF、JPEG或其它格 式存储图像） St. Clair起诉了包括富士通、佳能、索尼、三星、LG、诺基 亚等公司 获得的赔偿总额超过了1亿2千万美元 mitchell+ company NPE模式 ◦ 新的思路？ ◦ 被社会认可？ ◦ 被法院认可？ 地区法院 国际贸易委员会 ◦ 这种模式还会持续下去吗？ mitchell+ company 专利许可$$$ 申请专利 收购专利 设立NPE 管理专利资源库 诉讼赔偿$$$ 反诉 mitchell+ company 美国专利制度简介。 中国公司在进入美国市场之前该做些什么？ 中国公司在美国市场的专利战略。 美国的专利再审查程序简介。 mitchell+ company 什么是专利再审查程序？ ◦ 专利局再次对专利进行审查 再审查程序的分类 ◦ 单方再审查程序 ◦ 双方再审查程序 再审查程序费用 申请费 律师费（估计） 单方 $2520 $5k ~ 15k 双方 $8800 $20k ~ 40k mitchell+ company 谁可以提起再审查程序？ ◦ 第三方 ◦ 专利持有人 ◦ 专利局 何时可以提起再审查程序？ ◦ 任何时候 ◦ 诉讼过程中 ◦ 如果法院最终裁定无效，不能再启动 mitchell+ company 为什么要使用专利再审查程序？ ◦ 无效对公司有威胁的专利 ◦ 缩小专利覆盖的范围 ◦ 明确专利覆盖的范围 ◦ 未雨绸缪 ◦ 比诉讼的代价小得多 ◦ 成功率高 mitchell+ company 递交再审查申请 PTO在三个月之内作出是否有足够理由进入再审查的决 定 PTO发出第一轮的OA 专利持有人在1或2个月内应答OA（反对理由、缩小权 利范围） 第三方在30天内应答 PTO发出第二轮的OA 同上 PTO作出决定（拒绝、同意） 签发再审查证书 mitchell+ company 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 单方再审查程序的逐年申请数量（美国专利局统计 数据） 1000 800 600 400 200 0 mitchell+ company 单方再审查申请的成功率如何？ 92%的申请进入再审查程序 23% 专利有效 23% 专利无效 11% 11% 66% 专利范围缩小 66% mitchell+ company 双方再审查程序的逐年申请量 300 250 200 150 100 50 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 0 2000 mitchell+ company 双方再审查程序的成功率如何？ 95%的申请进入再审查程序 13% 专利有效 13% 43% 专利无效 44% 44% 专利范围缩小 43% mitchell+ company 再审查程序需要多少时间？ 平均时间 单方再审查程序 25.7个月 双方再审查程序 36.6个月 mitchell+ company 再审查程序和诉讼的关系 ◦ 相互独立 ◦ 可以同时进行 ◦ 法院有时会中止诉讼，等待再审查程序的结束 ◦ 法院和专利局判决结果之间的影响 专利局判决有效 法院判决有效 法院/专利局判决无效 mitchell+ company 中间休息 mitchell+ company 美国法院体系简介 国际贸易委员会简介 国际贸易委员会和地区法院的区别 美国专利诉讼案件的大致过程 为什么选择在国际贸易委员会起诉 337调查案简要程序 337调查案的赔偿 337调查案的未来趋势 中国企业的应诉策略 mitchell+ company 联邦法院系统 (Federal Courts) ◦ ◦ ◦ ◦ 联邦最高法院 (U.S. Supreme Court) 联邦上诉法院 (U.S. Court of Appeals) 联邦地区法院 (U.S. District Court) 其它 (Administrative Court) 各州法院系统 (State Courts) ◦ 州最高法院 (State Supreme Court) ◦ 州上诉法院 (State Appellate Court) ◦ 州地方法院 (State Trial Court) mitchell+ company 联邦最高法院 US Supreme Court 联邦巡回上诉法院 US Court of Appeals for the Federal Circuit 一般性的专利案件 联邦地区法院 US District Court 与专利申请 或再审查程序 相关的纠纷 专利局 USPTO 337调查案 国际贸易委 ITC 为获取专利而对专利局 提起的一般民事诉讼案 哥伦比亚特区联邦 地区法院 mitchell+ company 首都华盛顿 正式成立于1974年，权利源自于1930年的关税法第337条。 保护国内工业免受来自国外的非法/不公平的竞争。 ◦ 征收关税（反倾销） ◦ 禁止进口（337调查） 国际贸易委员会有权调查和知识产权（专利、商标、著作权、商 业秘密）侵权有关的不公平进口行为。 90%和知识产权有关的国际贸易委员会调查案都是基于专利的纠 纷。 mitchell+ company 国际贸易委员会专员（6位） 法律办公室 行政法官（6位） 不公平进口调查办公室 贸易赔偿服务办公室 mitchell+ company 行政法院 拥有自己的程序法和证据法 ◦ 诉讼要求比较严格 ◦ 调查取证的应答时间短 ◦ 证据法要求较地区法院松 无陪审团 三方诉讼：投诉人，答辩人和代表公众的ITC律师 在十五个月左右结案 无金钱上的赔偿，但是可获得相当于禁止令的排除令 mitchell+ company 起诉应诉阶段(2~3个月） 调查取证阶段（15～25个月） ◦ 事实调查取证 ◦ 专家调查取证 ◦ 专利的权利要求解释听审 预审（1～2个月） 庭审（0.5～1个月） mitchell+ company 速度快 调查取证的范围广、限制小 惩罚严厉 给被告造成巨大的压力 mitchell+ company 30天 20天 投诉人递交投诉书 Complainant file complaint 5~8月 调查阶段 discovery 2~4月 3月 听审 Hearing 国际贸易委员会决定是否进行337调查 ITC determines whether to initiate 337 investigation 答辩人递交应诉书 Respondent file answer 行政法官的初级决定 ALJ’s Initial Determination 国际贸易委员会的终极决定 ITC Final Determination mitchell+ company 无金钱赔偿 ◦ 庭外调解 排除令 ◦ 一般排除令 禁止某一类产品的进口 ◦ 有限排除令 禁止某一厂家的某类产品进口 被告的其它产品 ◦ 非被控产品 ◦ 主动提起不侵权动议 mitchell+ company 337调查案的逐年数量 60 50 40 30 20 10 0 mitchell+ company mitchell+ company 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 涉及中国大陆的337调查案逐年数量 35 30 25 20 15 10 5 0 是否应诉？ ◦ 应诉费用 律师费 调查取证费 证人（事实和专家） ◦ 其它被调查对象 共同应诉 ◦ 美国市场对企业的重要程度 ◦ 原告提起诉讼的目的 ◦ 是否可以和解 获得技术许可 是否可以规避设计 mitchell+ company 谢谢！ 问答…… mitchell+ company