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APRAM – OHMI : ACTUALITE DU DROIT DES
MARQUES ET MODELES
PANORAMA DE JURISPRUDENCE DE L’ANNEE 2012
SUR LA MARQUE COMMUNAUTAIRE (MOTIFS ABSOLUS)
Paris, 30 novembre 2012
José MONTEIRO (L’Oréal)
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« L’imagination est plus importante
que le savoir »
Albert Einstein (Sur la Science)
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CJUE 22 mars 2012, aff. C-190/10,
Genesis Seguros
Contenu de la notion « date de
dépôt » dans le système de la
marque communautaire?
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Faits:
Deux sociétés espagnoles se disputent
l’antériorité de la marque RIZO, déposée
comme marque espagnole et CTM, le
même jour (12 décembre 2003), pour les
mêmes produits (classe 28).
Le titulaire de la CTM fait opposition
contre la demande nationale.
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Question Préjudicielle :
Afin de déterminer la priorité d’une marque
communautaire par rapport à une marque nationale
déposée le même jour, l’art. 27 du RMC peut-il être
interprété de manière qu’il peut être tenu compte, non
seulement de la date, mais aussi de l’heure et de la
minute du dépôt de la demande, lorsque la
réglementation nationale applicable au dépôt national
considère que l’heure du dépôt est un élément
pertinent?
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Réponse de la Cour:
L’art. 27 du RMC doit être interprété en ce sens
qu’il ne permet pas de tenir compte non
seulement du jour, mais également de l’heure
et de la minute du dépôt de la demande de
marque communautaire, afin de déterminer
l’antériorité d’une telle marque par rapport à
une marque nationale déposée le même jour
dont, dans la réglementation nationale
applicable, l’heure et la minute du dépôt sont
des éléments pertinents.
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Les deux marques en conflit sont réputées
avoir été déposées le même jour.
Cette interprétation est la conséquence de
l’absence d’harmonisation du système des
temps légaux au sein de l’UE.
Elle est aussi conforme à la CUP (droit de
priorité).
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CJUE 19 juin 2012,
aff. C-307/10, IP TRANSLATOR
Description des produits et services:
Portée de l’intitulé des classes.
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Communication n°4/2003 du Président de l’OHMI:
Le fait d’utiliser les indications générales ou les
intitulés de classe entiers prévus dans la
classification de Nice, constitue une spécification
correcte des produits et services dans une demande
de marque communautaire.
L’utilisation de toutes les indications générales de
l’intitulé d’une classe particulière constitue une
revendication à l’égard de tous les produits ou
services relevant de cette classe particulière.»
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Faits
Le Chartered Institute of Patent Attorneys a
déposé la marque IP TRANSLATOR auprès de
l’Office du RU pour désigner l’entier libellé de
la classe 41 : éducation, formation, activités
culturelles et sportives.
Le dépôt est refusé au motif que le signe est
descriptif et manque de caractère distinctif.
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Selon le UKTM Office, en application de la
Communication n°4/03 de l’OHMI, la
demande litigieuse couvrirait non
seulement les services formellement
revendiqués, mais aussi tous les autres
services compris dans la classe 41 et
notamment les services de traduction.
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QUESTIONS PREJUCIELLES :
« Dans le cadre de la directive sur les marques :
1)Est-il nécessaire que les divers produits ou
services couverts par une demande de marque
soient identifiés avec clarté et précision?
2)Est-il admissible d’utiliser les termes généraux
des intitulés de classes de la classification afin
d’identifier les divers produits ou services?
3)Est-il admissible qu’une telle utilisation des
intitulés de classes soit interprétée conformément
à la communication n° 4/03 du Président de
l’OHMI?»
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Réponses de la Cour :
1) la directive 2008/95 doit être interprétée en
ce sens qu’elle exige que les produits ou les
services pour lesquels la protection est
demandée soient identifiés avec
suffisamment de clarté et de précision pour
permettre aux autorités compétentes et aux
opérateurs économiques, sur cette seule
base, de déterminer l’étendue de la protection
conférée par la marque;
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2) La directive doit être interprétée en ce
sens qu’elle ne s’oppose pas à
l’utilisation des indications générales des
intitulés de classes pour autant qu’une
telle identification soit suffisamment
claire et précise;
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3) Le demandeur d’une marque nationale qui
utilise toutes les indications générales de
l’intitulé d’une classe particulière pour identifier
les produits ou les services pour lesquels la
protection est demandée
doit préciser si sa demande vise l’ensemble des
produits ou des services répertoriés dans la liste
alphabétique de cette classe ou seulement
certains.
Au cas où la demande porterait uniquement sur
certains, le demandeur est obligé de préciser
lesquels sont visés.
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Il résulte de l’arrêt de la CJCE que
l’approche interprétative des intitulés des
classes résultant de la Communication 4/03,
selon laquelle la désignation d’un terme
générique est présumée couvrir tous les
produits de la même famille,
est abandonnée au profit d’une approche
plus littérale qui vise à donner aux termes
utilisés leur signification naturelle et
habituelle
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Quelles conséquences pratiques tirer
de cet arrêt?
1) La portée de la classification est celle qui
lui est attribuée dans chaque Etat signataire;
2) Les mentions générales demeurent
possibles;
3) La mention “la protection est revendiquée
pour tous les produits ou services …” garde
son intérêt notamment dans les domaines
sujets à évolution.
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Ayant été involontairement à l’origine du
litige,
quelles conséquences l’OHMI a tiré de
l’arrêt de la CJCE?
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Question :
Avec la nouvelle pratique de l’Office
le signe IP TRANSLATOR serait-il jugé
descriptif et refusé en application de l’art.
7-1, c) du RMC par l’OHMI ?
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L’interprétation du contenu des libellés
sera la tartre à la crème des plaideurs
dans les années à venir.
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AVIS OMPI 23 novembre 2012
« La règle 9 du RE commun à l’Arrangement et
au Protocole de Madrid,
ne permet pas d’inclure dans les demandes
internationales des indications selon
lesquelles l’utilisation des intitulés des classes
vise à couvrir tous les produits et services
figurant dans les listes alphabétiques des
classes concernées.
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TUE 19 janvier 2012, aff. T-103/11:
revendication d’anciennetés (art. 34
RMC)
Demande de marque
communautaire
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Marque nationale antérieure
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Trois conditions cumulatives pour qu’il
puisse être fait droit à la revendication de
l’ancienneté de la marque antérieure:
1) la marque nationale antérieure et la marque
communautaire demandée doivent être
identiques ;
2) les produits ou services de la CTM doivent
être identiques ou contenus dans ceux visés
par la marque nationale antérieure ;
3) le titulaire doit être le même.
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La condition de l’identité entre la demande de
marque communautaire et la marque nationale
antérieure doit être interprétée de façon stricte
et par référence à la décision de la Cour dans
l’affaire LTJ Diffusion (C-291/00) en ce sens
que seules des différences si insignifiantes
qu’elles peuvent passer inaperçues sont
admises.
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TUE 1er février 2012:
aff. T-291/09: dépôt de mauvaise foi
GRAND PRIX (Hannibal) DE LA PLUS
MAUVAISE DECISION DE L’ANNEE
Marque communautaire
contestée
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Droit national antérieur
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Décision de l’Office confirmée par le Tribunal:
- La demande de marque communautaire
contestée de 2002 est la « suite logique » au
niveau international, de l’usage de la marque en
Espagne;
- Il n’existait aucune relation directe ou indirecte
entre les parties au conflit qui aurait entraîné
l’appropriation frauduleuse;
- Ni d’élément permettant d’établir que le
déposant aurait décidé d’exploiter la réputation
de la marque antérieure.
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Beaucoup de critiques (en droit et en fait):
L’usage limité de la marque espagnole entre 1994 et
2002 ne permet pas de dire que la CTM est une
extension de la marque nationale;
La notion de « continuité » entre les deux ne pouvait
constituer un critère dans l’appréciation de la bonne
foi du déposant de la CTM que si l’Office (Tribunal)
pouvait examiner le caractère frauduleux du dépôt
national;
La stricte identité entre la CTM et la marque
antérieure ne peut pas résulter du hasard;
Le titulaire de la CTM a tenté de la céder pour la
somme de 5 M$ : liberté du commerce?
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La Marque Communautaire Valable
Signes susceptibles de constituer
une marque (art. 7-1, a) RMC)
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TUE 14 juin 2012, aff. T-293/10
Marque de couleur : la protection est demandée pour les
sept couleurs en tant que telles
Description : Six surfaces géométriquement agencées en
trois paires de surfaces parallèles, chaque paire étant
située perpendiculairement par rapport aux deux autres, le
tout étant caractérisé par le fait que :
i) les surfaces adjacentes ont des couleurs différentes et
ii) chaque surface a une structure en grille formée par
des bords noirs divisant la surface en neuf segments
égaux.
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Faits :
La demande de marque communautaire a été
présentée le 17 janvier 2007 et publiée le 30 juillet
sans objection;
Postérieurement à la publication (le 10 septembre
2009) l’examinateur a émis un avis requalifiant la
demande en « marque figurative »,
et il a refusé la demande car la représentation
n’était pas conforme à l’art. 4 du RMC.
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Selon la chambre de recours la
description ne serait pas complète par
elle-même, ni cohérente pour autant
qu’elle elle n’est pas claire, précise et
intelligible.
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Moyens du recours devant le TUE :
1er moyen : En raison du délai trop long entre la
lettre de l’avis de publication du 13 avril 2007 et
celle de l’examinateur du 10 septembre 2009,
soulevant certaines objections,
l’OHMI n’a plus le droit de rouvrir la procédure
d’examen et la chambre de recours ne pouvait
plus examiner les questions de fond.
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Le Tribunal est en partie d’accord. Il considère
que plus de 2 ans après, si l’Office voulait
revenir sur la décision de publication il aurait
du le faire selon la procédure de révocation de
l’art. 80 du RMC.
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Toutefois,
un déposant ne bénéficie jamais d’un
droit acquis à l’enregistrement
de sa marque et un motif absolu de refus
tiré de l’art. 4 peut être examiné à tout
moment de la procédure
d’enregistrement.
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« Si regrettable que puisse être le délai
excessif
écoulé entre la lettre de l’examinateur du 13
avril 2007 et celle 10 septembre 2009,
le temps mis par celui-ci pour se prononcer
sur un motif absolu de refus tiré de l’art. 4
n’est pas de nature à empêcher la chambre de
recours de rejeter la demande de marque
communautaire sur cette base ».
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3ème moyen:
Selon le déposant les critères relatifs aux niveaux
de perception et d’intelligence normaux ou à une
très grande énergie intellectuelle et imagination,
utilisés par la chambre de recours ne constituent
pas des expressions juridiques et n’ont pas une
signification suffisamment précise.
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Le tribunal ne le suit pas et estime au
contraire qu’il faut une grande énergie
intellectuelle et une grande imagination
pour arriver à la conclusion, à partir de la
description, que le signe pour lequel le
déposant souhaite obtenir la protection
en tant que marque de couleur,
est un cube.
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Au vu de ces éléments, le signe pour lequel
l’enregistrement est demandé n’est pas une
marque de couleur en tant que telle, mais une
marque tridimensionnelle ou figurative
correspondant à l’apparence extérieure d’un
objet déterminé avec une forme particulière, à
savoir un cube quadrillé avec une disposition
spécifique des couleurs.
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La description globale de la marque est
donc empreinte d’ambiguïté et de
contradiction
laquelle rend le signe non recevable à
l’enregistrement en application de
l’article 4 du RMC.
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Signes dépourvus de caractère
distinctif
(art. 7-1, b) du RMC).
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Expressions laudatives ou exclusivement
informatives
CJUE 12 juillet 2012, aff. C-311/11,
WIR MACHEN DES BESONDERE
EINFACH
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Le signe litigieux est composé de la combinaison de
cinq mots courants;
L’ensemble apparait comme un slogan publicitaire
qui transmet un message élogieux selon lequel les
produits visés rendent simple ce qui est compliqué;
Respecte la syntaxe et la grammaire allemandes et
ne comporte aucun élément inhabituel;
Sa concision, l’utilisation substantive du verbe ou
l’absence de virgule, n’introduisent aucun jeu de
mots ni aucun élément de tension conceptuelle ou
de surprise,
de nature à conférer au signe demandé un caractère
distinctif.
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La Cour confirme les conclusions du
tribunal.
Le signe
WIR MACHEN DES BESONDERE EINFACH
n’est pas perçu par le public comme une
indication d’origine commerciale des
produits et services visés.
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Quelle relation entre le niveau de spécialisation du
public et le seuil de distinctivité du signe ?
Le fait que le public pertinent est un public
spécialisé ne saurait avoir une influence
déterminante pour l’appréciation du caractère
distinctif.
S’il est vrai que le degré d’attention du public
spécialisé est plus élevé que celui du
consommateur moyen, il ne s’ensuit pas
nécessairement qu’un caractère distinctif plus
faible du signe est suffisant lorsque le public
pertinent est spécialisé.
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MARQUES FIGURATIVES ET
TRIDIMENSIONNELLES
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CJUE 24 mai 2012, aff. C-98/11
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Décision contestée:
La forme d’un lapin assis ou blotti est une forme
typique des lapins en chocolat ;
il existe sur le marché d’autres produits également
emballés dans une feuille dorée;
il est d’usage de garnir des animaux en chocolat
ou leur emballage de nœuds, de rubans et de
cloches.
Dans l’ensemble ces caractéristiques ne sont pas
suffisamment éloignées de celles des formes de
base utilisées pour l’emballage du chocolat.
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Sur l’article 7-3:
Dans son recours la société Lindt
reprochait au tribunal d’avoir jugé que, pour
être admise à l’enregistrement au titre de
l’usage qui a pu en être fait, la marque en
cause devait avoir acquis un caractère
distinctif par l’usage dans tous les États
membres.
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Dans la décision contestée le TUE avait rejeté
l’acquisition du caractère par l’usage au motif
que les preuves apportées concernaient
uniquement l’Allemagne, l’Autriche et le
Royaume-Uni.
Cependant le déposant prétendait en outre, que
dès lors que la marque bénéficiait d’un
enregistrement dans quinze autres Etats
membres, elle possédait dans ces Etats, un
caractère distinctif intrinsèque.
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Réponse de la Cour (point 62):
« En ce qui concerne l’argument de la
requérante selon lequel, la marque
communautaire ayant un caractère unitaire,
l’appréciation de l’acquisition d’un
caractère distinctif par l’usage ne devrait
pas se fonder sur les marchés nationaux
pris individuellement,
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il convient de relever que, même s’il est vrai
que l’acquisition d’un caractère distinctif
par l’usage doit être démontrée pour la
partie de l’Union dans laquelle cette marque
n’a pas ab initio un tel caractère, il serait
excessif d’exiger que la preuve d’une telle
acquisition soit apportée pour chaque État
membre pris individuellement.
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Faut-il conclure que la Cour sonne le
requiem de l’exigence de l’acquisition d’un
caractère distinctif Etat par Etat, chaque
Etat membre ayant au demeurant le même
poids juridique quel que soit son poids
économique et social,
en faveur du concept de marché de l’UE pris
dans sa globalité ?
L’espoir est désormais permis.
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CJUE 6 septembre 2012, aff. C-96/11,
forme d’une souris en chocolat
.
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Décision du Tribunal confirmée par la Cour:
La marque critiquée est constituée par une combinaison
d’éléments de présentation venant naturellement à l’esprit
et qui sont typiques des confiseries en chocolat.
Elle apparait comme une variante de certaines formes de
base communément utilisées dans le secteur des
confiseries et ne diverge pas de manière significative des
normes ou habitudes du secteur.
Partant, elle ne permet pas au public pertinent de
distinguer, de façon immédiate et certaine, les confiseries
de la requérante de celles ayant une autre origine
commerciale.
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TUE 12 juillet 2012, aff. T-323/11, forme
d’une bouteille
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Arrêt du Tribunal:
L’emploi de bouteilles en verre de couleur sombre, par
exemple brun foncé, vert foncé ou, comme en l’espèce,
ambre foncé, obéit à un impératif technique de
conditionnement, étant donné que la bière doit être
protégée de la lumière, néfaste pour ce produit.
De même, les différentes images de bouteilles de bières
contenues dans le dossier, prouvent que de
nombreuses bières sont commercialisées dans des
bouteilles dont la forme est analogue à la forme
demandée.
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Sur le motif représentant la pierre aux douze angles qui
serait considérée comme la figure la plus
représentative de la perfection dans l’architecture inca,
le déposant n’a pas démontré qu’elle serait reconnue
comme telle dans l’UE de sorte qu’elle sera perçue par
les consommateurs comme un simple motif décoratif
en relief, sans en connaître la signification.
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TUE 19 septembre 2012,
aff. T-26/11, motif de tissus à carreaux
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Confirmation du refus:
Dans le domaine des tissus et des vêtements, les
décors à carreaux sont très courants et sont
généralement perçus par le consommateur comme de
simples motifs à la mode, et non comme une
indication de l’origine.
Ainsi le public pertinent ne voit pas dans le signe
contesté l’indication d’une entreprise déterminée,
mais une apparence habituelle et évidente du produit
lui-même.
La marque serait donc dépourvue de caractère
distinctif,
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Selon le Tribunal un déposant ne saurait se
prévaloir des enregistrements communautaires
ou nationaux, de signes similaires d’une
société concurrente pour justifier du caractère
distinctif de sa demande, sans préciser dans
quelles conditions ils ont été obtenus.
Or on ne peut pas exclure qu’ils aient été
obtenus sur la base d’une distinctivité acquise
par l’usage.
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Autres affaires similaires du même déposant
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Signes descriptifs
(art. 7-1, c) du RMC)
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Néologismes :
TUE 2 février 2012, aff. T-321/09, ARRAYBOX
Le mot ARRAY se réfère à un agencement de
composants, alors que le mot BOX désigne un
contenant en forme de caisse ou de boîte.
Dans son ensemble, le signe ARRAYBOX désigne
une boîte qui enregistre, stocke, traite et évalue
des données.
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Il s’agit d’un néologisme dont chacun des
éléments qui le compose est descriptif des
caractéristiques des produits et services
dont l’ensemble est aussi descriptif des
caractéristiques de ces produits et services,
pour autant qu’il n’existe pas un écart
perceptible entre le néologisme et la simple
somme des éléments qui le composent.
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Autres signes nominaux
TUE 15 novembre 2012, aff. T-278/09, marque
collective GG
Selon l’Office, la marque communautaire GG ne
peut pas bénéficier de l’immunité de l’art. 66-2 (il
ne s’agit d’une IGP); dès lors que le caractère
distinctif devait être apprécié selon les caractères
habituels pour les marques individuelles.
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Sur le fond, les lettres GG constituent
l’abréviation de l’expression GROβES
GEWÄCHS signifiant « grand cru », utilisée
dans le domaine des vins,
Il s’agit dès lors d’une indication clairement
et directement descriptive,
et ce d’autant plus qu’il est d’usage d’utiliser
des abréviations dans le domaine du vin en
Allemagne.
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TUE 21 novembre 2012, aff. T-338/11, PHOTOS.COM
Les deux composants du signe, individuellement,
sont dépourvus de caractère distinctif intrinsèque.
Le terme PHOTOS informe immédiatement le public
pertinent que les produits et les services sont liés à
la photographie;
L’élément .COM sera immédiatement reconnu
comme renvoyant à un site Internet. Il s’agit d’un
élément technique et générique.
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MODELES
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Le fait d’accoler l’élément .com à un terme
descriptif et dépourvu de caractère distinctif,
n’a pas pour effet de rendre le signe distinctif
dans son ensemble pour autant que dans un
nom de domaine la partie distinctive n’est pas
le domaine de premier niveau, qui est
générique, mais le domaine de deuxième
niveau, lequel est aussi dépourvu de caractère
distinctif.
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MODELES
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Sur la propriété du nom de domaine
correspondant à la marque contestée:
Le caractère distinctif d’une marque
correspondant à un nom de domaine ne
saurait être apprécié par rapport aux
modalités d’accès à internet et le caractère
unique du nom de domaine.
Ainsi le défaut de caractère distinctif du signe
correspondant au nom de domaine ne saurait
être compensé par le caractère exclusif de
celui-ci.
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MODELES
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Sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage:
Le fait que la marque corresponde au nom de
domaine ne suffit pas à établir qu’elle ait été utilisée
au sens de l’article 7-3,
et le fait que le site soit accessible dans le monde
entier et que chacun puisse y accéder en tout lieu
et s’informer sur les produits et les services
proposés, ne signifie pas que le nom de domaine
ait également rempli la fonction de marque pour les
produits et les services pour lesquels
l’enregistrement est demandé.
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Cette décision illustre une fois de plus, la
difficulté éprouvée par les chambres de
recours et le tribunal de l’UE à faire la
distinction entre la marque de services,
l’enseigne ou le nom commercial, lorsque,
comme il arrive souvent, le même signe
remplit cette triple fonction.
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Or nul ne conteste aujourd’hui que le
nom de domaine est à la boutique
virtuelle constituée par un site marchand
sur internet, ce que la marque de
services et l’enseigne sont au fonds de
commerce dans le monde réel
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TUE 8 novembre 2012, aff. T-415/11, NUTRISKIN
PROTECTION COMPLEX
Le terme SKIN est le mot anglais désignant la peau; le
terme NUTRI doit être compris comme faisant référence à
la nutrition; il n’existe pas de différence notable entre le
néologisme NUTRISKIN et la simple somme de ses
composantes descriptives.
Cet élément de la marque est compris comme une
description d’une caractéristique des produits désignés;
La signification descriptive est, encore, renforcée par les
éléments, également descriptifs qui complètent le signe,
PROTECTION et COMPLEX.
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TUE 13 septembre 2012, aff. T-72/11
ESPETEC
marque descriptive dans une langue
régionale
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En raison du caractère unitaire de la CTM, un vocable
déposé comme marque communautaire peut être
refusé à l’enregistrement lorsqu’il est descriptif dans
une langue nationale, mais aussi dans un langue
régionale, voire purement locale.
Ainsi la marque ESPETEC désignant les produits de
charcuterie a été refusée pour autant que ce terme
signifie « fouet » en catalan et désigne une pièce de
charcuterie fine et longue ressemblant à un
saucisson.
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CJUE 10 juillet 2012, aff. C-582/11
SCOMBER MIX:
Le caractère descriptif d’un signe désignant des
conserves de poissons, peut résulter de la
compréhension du signe par les
consommateurs du produit, mais aussi par les
professionnels intervenant dans le processus
de fabrication de distribution ou de vente.
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Signes constitués par la forme du produit
nécessaire à l’obtention d’un résultat
technique (article 7-1, e) (ii) et (iii) du
RMC
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TUE 8 mai 2012, aff. T-331/10
TUE 8 mai 2012, aff. T-416/10
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L’Office avait accueilli les actions en
annulation des deux marques estimant que le
cadre entourant les points noirs représentait le
contour du manche d’un couteau et que les
pois noirs représentaient des creux.
Selon le chambre de recours ces creux qui
sont nécessaires à l’obtention d’un résultat
technique, à savoir celui d’éviter que la main
tenant le manche ne glisse accidentellement,
cette caractéristique étant décrite dans un
brevet américain du titulaire.
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Le tribunal annule les deux décisions:
Il critique les décisions de la chambre de
recours qui a fondé ses conclusions sur le
postulat déduit de l’examen des produits du
déposant, selon lequel les pois noirs
représentaient des creux et constituaient une
structure antidérapante.
Or pour le Tribunal, rien dans la représentation
du signe ne suggère que ces poids
représentent des creux plutôt que des motifs
de décoration.
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TUE 19 septembre 2012, aff. T-164/11,
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Dans le décision critiquée, la chambre de recours de
l’OHMI avait considéré que la marque contestée
consistait en une forme qui, dans ses caractéristiques
essentielles à savoir, le manche incurvé avec une
extrémité inclinée, l’effilement du manche à l’avant et
son élargissement à l’arrière et la vis moletée, ont une
finalité exclusivement fonctionnelle. Partant le signe
est constitué exclusivement par la forme des produits
nécessaire à l’obtention du résultat technique.
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Le Tribunal confirme:
Se fondant sur un brevet américain qui décrit les
fonctionnalités du couteau litigieux il indique que l’angle
entre la lame du couteau et l’axe longitudinal de la
poignée en nacre facilite la découpe ;
que la forme de la section intermédiaire revêt une
importance particulière pour les longues découpes en les
rendant plus précise tout en permettant d’exercer une
pression plus forte ;
enfin, la vis moletée permet d’ouvrir l’enveloppe et de
changer les lames du couteau sans utiliser d’autres
outils.
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Selon le Tribunal,
l’existence d’un brevet est une preuve
pratiquement irréfutable que les
caractéristiques qu’il divulgue ou
revendique, sont fonctionnelles.
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Exercice du droit
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CJUE 16 février 2012, aff. C-488/10 :
Effet de la propriété d’un droit concurrent
comme moyen de défense dans une
procédure en contrefaçon
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Une société espagnole est titulaire du modèle
communautaire de bornes de balisage ci-dessous:
Elle voit apparaitre sur le marché des bornes similaires
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Questions préjudicielles posées par le Tribunal des
Modèles Communautaires d’Alicante
1) Dans un litige portant sur la violation du droit exclusif
conféré par un dessin ou modèle communautaire
enregistré, le droit d’interdire à des tiers d’utiliser ledit
dessin ou modèle, institué à l’article 19-1, du règlement,
s’étend-il à tout tiers qui utilise un autre dessin ou modèle
ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression
globale différente ou exclut-il au contraire le tiers qui
utilise un dessin ou modèle communautaire postérieur
enregistré en sa faveur tant que celui-ci n’est pas annulé?
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2) La réponse à la question précédente est-elle
indépendante de l’intention du tiers ou de son
comportement, celui-ci ayant déposé le dessin ou
modèle communautaire après avoir reçu la lettre
de mise en demeure envoyée par le titulaire du
dessin ou modèle communautaire antérieur pour
lui faire cesser la commercialisation d’un produit
pour violation des droits découlant de ce dessin
ou modèle antérieur?
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Réponses de la Cour de Justice:
1) L’article 19-1 du RCD doit être interprété en ce sens
que, dans un litige portant sur la violation du droit
exclusif conféré par un dessin ou modèle
communautaire enregistré, le droit d’interdire à des
tiers d’utiliser ledit dessin ou modèle s’étend à tout
tiers qui utilise un dessin ou modèle ne produisant pas
sur l’utilisateur averti une impression globale
différente, y compris le tiers titulaire d’un dessin ou
modèle communautaire enregistré postérieur.
2) La réponse à la première question est indépendante
de l’intention et du comportement du tiers.
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Forclusion par tolérance
TUE 28 juin 2012, aff. T-133/09,
point de départ du délai de 5 ans.
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Faits :
La marque communautaire contestée a été
déposée le 14 janvier 2000
et enregistrée le 27 avril 2001.
L’action en annulation a été engagée
le 21 avril 2006.
Pour obtenir le rejet de l’action en annulation le
titulaire de la marque communautaire soulève la
forclusion.
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Principes consacrés par la jurisprudence (aff. C-482/09,
Budejovicky Budvar) pour faire courir le délai de
forclusion par tolérance :
1° la marque postérieure doit être enregistrée,
2° son dépôt doit avoir été effectué de bonne foi,
3° elle doit être utilisée dans l’État membre où la
marque antérieure est protégée et
4° le titulaire de la marque antérieure doit avoir
connaissance de cet usage et avoir été en mesure de
s’y opposer.
13/04/2015
APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET
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Quel est le point de départ du délai de forclusion ?
La réponse à cette question est importante car selon
que l’on considère qu’il s’agit de la date du dépôt ou de
celle de l’enregistrement le moyen est recevable ou
pas.
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Partant de la finalité de l’article 54-2 qui est de
sanctionner les titulaires des marques antérieures qui
ont toléré l’usage d’une marque communautaire
postérieure pendant cinq années consécutives, en
connaissance de cet usage, par la perte des actions de
nullité et d’opposition envers ladite marque, le tribunal
en déduit que c’est à partir du moment où le titulaire de
la marque antérieure a la possibilité de s’y opposer ou
de demander la nullité de la marque postérieure, que
commence à courir le délai de cinq ans.
13/04/2015
APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET
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95
En l’espèce le Tribunal estime que le point de départ
du délai de forclusion ne peut qu’être postérieur à la
date de l’enregistrement de la marque communautaire,
moment à partir duquel le droit est acquis, mais il
fonde son analyse sur une «interprétation
téléologique» du texte de l’article 54-2 ce qui en dit
beaucoup sur son embarras.
13/04/2015
APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET
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96
Toutefois dans certains Etats membres
comme la France, il pourrait s’agir de la
publication car la demande
d’enregistrement est opposable à partir
de la publication et dans d’autres
probablement du dépôt.
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Déchéance pour non usage:
CJUE 25 octobre 2012, aff. C-533/11,
aff. Rintisch
LA MEILLEURE DECISION (APRAMIUM)
DE L’ANNEE
usage de marque enregistrée sous une
forme modifiée elle-même également
enregistrée
13/04/2015
APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET
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Question préjudicielle :
L’art. 10-2, a) de la directive doit-il être interprété en
ce sens qu’il s’oppose à ce que le titulaire d’une
marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage
de celle-ci, se prévaloir de son utilisation dans une
forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque
a été enregistrée sans que les différences entre ces
deux formes altèrent le caractère distinctif de cette
marque, et ce nonobstant le fait que cette forme
différente est elle-même enregistrée en tant que
marque.
13/04/2015
APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET
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99
Selon la Cour
il ne résulte pas de l’article 10-2, a) de la
directive que la forme différente sous laquelle
la marque est utilisée ne peut pas elle-même
être enregistrée comme marque puisque la
seule condition qui est posée est que la forme
utilisée ne peut différer de la forme sous
laquelle la marque contestée a été enregistrée,
par des éléments qui altèrent son caractère
distinctif.
13/04/2015
APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET
MODELES
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En évitant d’exiger une conformité stricte entre
la forme utilisée et celle sous laquelle la
marque a été enregistrée, l’art. 10-2, a) vise à
permettre au titulaire d’apporter au signe les
variations qui permettent de mieux l’adapter
aux exigences de commercialisation et de
promotion des produits.
13/04/2015
APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET
MODELES
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Cette finalité serait compromise s’il était
exigé une condition supplémentaire selon
laquelle la forme différente sous laquelle la
marque litigieuse est utilisée ne devrait pas
avoir elle-même fait l’objet d’un
enregistrement.
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APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET
MODELES
102
Il s’ensuit que l’enregistrement en tant que
marque, de la forme sous laquelle une autre
marque enregistrée est utilisée, forme qui
diffère de celle sous laquelle cette dernière
marque est enregistrée par des éléments
n’altérant pas son caractère distinctif, ne
fait pas obstacle à l’application de l’article
10-2, a) de la directive.
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APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET
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TUE 21 juin 2012, aff. T-514/10
Usage sous une forme modifiée
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MODELES
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Faits:
Dans cette affaire une société italienne avait
engagé une action en déchéance pour non usage
de la marque communautaire FRUIT appartenant à
la société américaine Fruit of The Loom.
Pour démontrer l’usage de sa marque, le titulaire
a apporté un certain nombre d’éléments ayant
trait pour l’essentiel à l’exploitation de la marque
FRUIT OF THE LOOM également enregistrée.
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APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET
MODELES
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Il conteste la décision de l’Office ayant fait droit à la
demande, au motif que la chambre de recours n’a pas
évalué les différences entre la marque FRUIT OF THE
LOOM et la marque FRUIT et n’a pas déterminé si ces
différences altéraient le caractère distinctif de la marque
FRUIT.
Elle aurait dû reconnaître que le mot FRUIT est l’élément
dominant de toutes ses marques et en particulier de la
marque FRUIT OF THE LOOM car d’une part, il occupe
une position dominante dans le signe FRUIT OF THE
LOOM et, d’autre part, sa signification et son importance
sont renforcées par les éléments figuratifs représentant
des fruits.
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APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET
MODELES
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Le Tribunal ne le suit pas:
Pour un public anglophone, l’expression FRUIT OF
THE LOOM ne peut pas se réduire au seul mot FRUIT
car la signification n’est pas la même.
Dans l’expression FRUIT OF THE LOOM les mots
FRUIT et LOOM possèdent un caractère distinctif
équivalent.
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APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET
MODELES
107
De même pour les consommateurs non anglophones,
le terme FRUIT trouve souvent un équivalent identique
ou très proche dans la plupart des langues nationales
alors que le mot LOOM apparait comme un mot de
fantaisie raison pour laquelle il attirera l’attention.
Par conséquent les deux mots sont d’une importance
égale dans l’impression globale créée par le signe.
13/04/2015
APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET
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108
En tout état de cause, les éléments OF THE LOOM
n’occupent pas une place accessoire dans la marque
verbale ni dans les marques figurative FRUIT OF THE
LOOM.
C’est pourquoi l’ajout de ces éléments, altère le
caractère distinctif de la marque FRUIT.
13/04/2015
APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET
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Déchéance pour non usage
TUE 12 juillet 2012, aff. T-170/11
Localisation territoriale de l’usage et
conventions bilatérales liant des Etats
membres
13/04/2015
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110
Faits
Cette affaire concerne une opposition engagée à
l’encontre d’enregistrement de la marque
communautaire
par une société suisse titulaire d’une marque
antérieure
13/04/2015
APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET
MODELES
111
Invitée à justifier de l’usage de sa marque, la société
opposante a produit un certain nombre de preuves
d’usage de la marque antérieure en Suisse et invoqué
l’article 5 de la convention du 13 avril 1892 entre la
Suisse et l’Allemagne selon laquelle l’usage d’une
marque dans un des Etats contractants équivaut, pour
toutes les conséquences de droit, à un usage dans
l’autre Etat.
13/04/2015
APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET
MODELES
112
Saisi d’un recours par la société suisse, le tribunal
rappelle que selon l’article 42-2 et 3 les questions
liées à la preuve apportée au soutien des motifs
d’opposition à une demande d’enregistrement de
marque communautaire et les questions liées à
l’aspect territorial de l’usage des marques, sont
régies par les dispositions pertinentes du RMC
sans qu’il soit besoin de faire référence à une
quelconque disposition de droit interne des États
membres.
13/04/2015
APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET
MODELES
113
Le fait que les marques nationales ou internationales
antérieures peuvent être invoquées à l’appui d’une
opposition formée contre l’enregistrement de
marques communautaires, n’implique pas que le
droit national applicable à la marque antérieure
invoquée à l’appui de l’opposition soit le droit
pertinent en ce qui concerne une procédure
d’opposition communautaire.
13/04/2015
APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET
MODELES
114
Cette question est régie par le RMC d’une
façon exhaustive, sans qu’il soit besoin de se
référer au droit national.
13/04/2015
APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET
MODELES
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Dès lors l’usage sérieux d’une marque
antérieure, qu’elle soit communautaire,
nationale ou internationale, doit être prouvé
dans l’Union européenne ou dans l’État
membre concerné. Le fait que, dans l’ordre
interne, la RFA applique, le cas échéant,
l’article 5 de la convention de 1892, convention
bilatérale qui ne lie pas l’Union, est sans
incidence dans le cas d’espèce.
13/04/2015
APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET
MODELES
116
La solution retenue est loin d’être évidente.
Cependant il existe bien d’autres points où le
régime applicable à l’usage des marques
antérieures et partant à leur possible
déchéance sont différents selon que l’on est en
présence de marques nationales ou
communautaires.
13/04/2015
APRAM - OHMI : ACTUALITE MARQUES ET
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Merci !
[email protected]
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