Transcript 96.11.21(醫學院)林秋伶博士簡報

專業
誠信
專利申請需注意事項及
專利說明書撰寫之架構
林秋伶
聖島國際專利商標聯合事務所
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
1
專
利
無形的資產
Big Money
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
2
專利 =無形的資產=Big Money
(一)2001年，中村修二教授對日本日亞化學公司所提的藍色發光二極體 (LED)的職務發明
報酬金訴訟，亦曾喧騰一時。東京地方法院推定日亞因藍色ＬＥＤ專利所獲利益高
達1,200百億日圓，以中村教授之貢獻度為50％計算，應獲得604億日圓的對價，但因
中村只要求200億日圓，而判決日亞應給附200億日圓之報酬金。
2005年1月11日雙方以8億4,400百萬日圓達成和解!!
(二) Eolas Technologies Inc. v. Microsoft Corp.,399 F.3d 1325, 1328-32 (Fed. Cir. 2005). IE 瀏
覽器某一小部分侵害他㆟專利權，此時損害賠償額將因採取之計算基礎(整體視窗作
業系統價值、IE瀏覽器價值或該侵權部分價值)而大有不同。美國聯邦地方法院作成
賠償判決時，即採取整體市場價值法則，以視窗作業系統之整體售價為基礎(每套售
價美金60元)，乘上其總銷售數量(354,124,000套)，再乘上法院所定的合理權利金比
率(每套應給予美金1.47元之權利金)，
判令微軟賠償專利權㆟約美金5億2千萬元。
(三)日本半導體能源研究室（SEL）去年利用其專利針對奇美電在日本的客戶進行威脅行
為被日本地方法院判決無效後，又上訴到日本智財高等裁判所（類似台灣最高法
院），然而，最新判決下來，SEL再次敗訴，且被高等裁判所加重賠償1,995萬日圓。
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
3
專利要件的判斷
申
請
專
利
範
圍
之
界
定
取得專利
非顯而易見性
(nonobviousness)
進步性
(inventive step)
新穎性
(novelty)
前
案
搜
查
實用性(產業利用性)
(utility)
可准專利的標的
(patentable subject matter)
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
4
專利之實體要件(世界大同)
台灣
大陸
日本
美國
歐洲專利公約(EPC)
絕對新穎性
(22-1,2)
混合新穎
性
(22-1,2)
絕對新穎
性
(30)
混合新穎性
(35U.S.C.102)
絕對新穎性
(Art. 54)
進步性
(22-4)
創造性
(22-3)
進步性
(29-2)
非顯而易見性
(35U.S.C.103)
進步性
(Art. 56)
產業上利用
性(22-1)
實用性
(22-1,4)
實用性
實用性
(35U.S.C.101)
實用性
(Art.57)
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
5
何謂可准專利之標的

如何的發明是專利要加以保護者


非屬專利上所稱之發明(invention)
 技術原理，例如，牛頓定律
 例如，單純的發現
涉及國家的公共政策

例如，醫生執行手術的方法
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
6
台灣─可准專利標的

專利法第21條


被視為不符利用自然法則之情形





發明者，指利用自然法則之技術思想之創作
自然法則本身
單純之發現
違反自然法則
非利用自然法則
非有技術思想者

技能、單純之資訊揭示、單純之美術創作
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
7
是否為發明之判斷


申請專利之發明是否具有技術性，係其是否
符合發明之定義的判斷標準。
例如，發現自然界中存在之某基因或微生物，
經由特殊分離步驟獲得該基因或微生物時，
則該基因或微生物本身均符合發明之定義。
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
8
台灣─不可專利之標的

專利法第24條─負面列表
不可專利標的
1. 動、植物及生產動、植物之主要生物學方
法。但微生物學之生產方法，不在此限。
(動、植物定義包含基因轉殖動、植物；
在歐美日，非人類的基因轉殖動、植物可准專利；
在台歐美日，非人類的基因轉殖動、植物的製造方
法可准專利)
2. 人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術
方法。
(重點在於是否直接在動物體上施行，美國例外)
3. 妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
9
日本─可准專利的標的



日本專利法
專利法第32條規範法定不准專利標的
 違反公共秩序、善良風俗或公共衛生者
治療方法不准專利(因不具有產業利用性)
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
10
歐洲專利法

歐洲專利法第53條─不准專利之標的
 發明的公開和利用違反公共秩序或善良風俗，但不
可僅因發明的利用為某些締約國的法律或法規禁止
利用，就被認為是違反公共秩序或或善良風俗；

植物或動物品種或者實質上是生產動、植物的生物
學方法。本規定不適用於微生物學的方法以及用該
方法獲得的產品。
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
11
違反公序良俗或衛生之情況(1)


美國、日本：人類
歐洲：人體
 複製人的方法與複製人
 改變修飾人類生殖系遺傳特性之方法
 人類胚胎之產業利用(?? Appeal case T1374/04)
 對動物遺傳特性予以改變修飾，而可能導到動
物受苦並無任何實質之醫療貢獻
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
12
違反公序良俗或衛生之情況(2)
我國生物相關發明審查基準2-11-3頁：
1. 違反公序良俗的例子包含複製人及其複製方法(包括胚胎分裂技術)、
改變人類生殖系之遺傳特性的方法及其產物、由人體及動物的生殖
細胞（germ cell）或全能性細胞（totipotent cell）所製造之嵌合體
（chimeras）及製造嵌合體之方法。此外，若申請標的涉及人體形
成和發育的各個階段的物或方法，包括生殖細胞、受精卵、桑葚胚、
囊胚、胚胎、胎兒等以及製造人體形成和發育的各個階段的方法，
亦違反公序良俗，應不准專利。
2.
人類胚胎幹細胞相關之發明，若有發展成人類個體的潛能者，違反
公序良俗，應不准專利，例如人類全能性細胞以及培養或增殖人類
全能性細胞的方法。至於由人類全能性細胞進一步分裂而成之人類
多能性胚胎幹細胞（human embryonic pluripotent stem cells），
若無發展成人類的潛能，其相關發明應無違反公序良俗。
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
13
美國可准專利標的

美國專利標的(專利法第101條：可予專利之發明)
任何人「發明」或「發現」「新而有用」之方法、機器、
製品或物之組合，或新而有用之改良者，皆得依本法所定
之規定及條件下獲得專利。
 方法(process)
 治療、手術方法
 機器(machine)
 製品 (articles)
 物之組合(composition of matter)
 醫藥組成物，基因，基因轉殖動物、植物，
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
14
專利標的一般表現的方式

物

方法

用途
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
15
一般醫藥類型專利

物



純物質

組成物






醫藥組成物
疫苗組成物
診斷組成物
機能食品
套組(kit)
劑型
方法


製造方法
使用方法(e.g.治療方法)
用途

第一醫藥用途




新物質
已知物質
第二醫藥用途
其它：


電腦軟體
醫學裝置或設備
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
16
以中草藥案為例

物


純物質



中草藥之特定化合物(經
純化之純化合物)
組成物


部分純化的萃取物
萃取物(組成物)


化妝品、飲食品、試劑
方法




萃取方法
純化方法(例如，化
合物)
製造方法
使用方法
用途：新醫藥用途
劑型
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
17
生物技術類型

物








方法

基因
探針、引子
蛋白質
微生物
疫苗
轉殖動物
轉殖植物
檢測套組






製造方法
培養方法
純化方法
檢測方法
使用方法
用途


新醫藥用途
第二醫藥用途
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
18
可准專利標的(1)
(1)物
物質：化合物、聚合物、醫藥組成物、疫苗組成物、診斷組成物、劑型、
中草藥萃取物、新穎的微生物、微生物學產物、轉形株、抗體或疫苗、
機能食品等。
物品：有形體(譬如檢測微生物之裝置、檢驗套組、導光板)
(2)方法
*物質或物品的製造方法：例如化合物A之製造方法。
*無產物(品)的技術方法：例如篩選方法、檢測方法、使用方法等。
***若屬醫療用途而為人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法者，
應不予專利(美國例外) 。
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
19
可准專利標的(2)
(3)用途(用途發明本身常會被寫成物或方法之形式)
*已知物質新用途(需克服顯而易見之問題)
(ex.)以物為申請標的：
一種用於治療肝癌之藥學組成物，包含一有效量之物質A
(已知可用於治療皮膚病)，以及一載劑。(第二醫藥用途)
(ex.)以方法為申請標的：
一種使用物質A殺蟲之方法，…(已知物質A有其他用途)
一種殺蟲方法，其係使用物質A…
(ex)以用途(使用或應用)為申請標的： (已知物質A有其他用途)
一種物質A之用途，其係用於製備治療疾病X之藥物。
一種物質A在製備治療疾病X之藥物的用途。
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
20
可准專利標的(3)
*新物質用途
第1獨立項claim(新物質)：
一種化合物A，…..
第2獨立項claim(製造方法)：
一種用於製造如claim1所述之化合物A的方法，…..
第3獨立項claim(新物質之用途表現在物上)：
一種藥學組成物，包含一如claim1所述之化合物A，以及一載劑
第4獨立項claim(新物質之用途表現在方法上)：
一種用於製備藥學組成物的方法，其係將如claim1所述之化合物
A與一載劑在…條件下予以混合…，以製得一藥學組成物。
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
21
說明書範本

台灣發明專利說明書

美國發明專利說明書
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
22
專利要件-新 穎 性

專利法第22條第1項：


凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得
依本法申請取得發明專利：
一、申請前已見於刊物或已公開使用者。
二、申請前已為公眾所知悉者。
新穎性的判斷基準---申請日或優先權日


以申請日或優先權日為準，就發明的技術特徵對於
已知技藝與現有知識的比較。
判斷方式：一對一。
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
23
新穎性常見的問題

申請人本身的公開行為





產學合作
(1)教授發表文章
(2)學生的碩博士論文
(3)學術研討會的壁報論文
新產品的發表會或參加展覽
公司的網頁(產品網頁或最新消息)
申請人的相關專利前案
相同的發明已見於刊物或為公知、公開使用
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
24
新穎性的例外---優惠期

新穎性例外的情況(專利法第22條第2項) ：
 研究、實驗而發表或使用
 陳列於政府主辦或認可的展覽會
 非出於申請人本意而洩漏者

主張前2款的優惠期時，應於申請時呈報並檢附證明文
件。

優惠期的規定依各國專利實務而不同，且只能排除自
身公開造成的新穎性問題。

優惠期制度無法排除他人插入申請造成的新穎性障礙，
因此以上形式公開後仍要儘快提申。
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
25
降低新穎性的風險---前案檢索

檢索的範圍至少應包含下列幾項：
一般網路檢索
 學術論文檢索
 專利前案檢索
(EPO網站是收集資料最齊的免費網站；付費網站檢索
更有效率)


視發明的特徵來增加檢索的方向與範圍


微生物檢索
中草藥相關網站檢索
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
26
生技化學發明之特色
* 生技與化學發明，因不可預測性較高，
故各國審查的趨勢：對於此類案件，特
別是生技案之揭露度要求較高。
* 需要足夠之實施例與文字說明來支持欲
請求之範圍。
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
27
充分揭露與可實施性(1)
ROC專利法26-2
發明說明應明確且充分揭露，使該發明
所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭
解其內容，並可據以實施。
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
28
充分揭露與可實施性(2)
35U.S.C.112(paragraph1)
The specification shall contain a written description,
and of the manner and process of making and using
it, in such full, clear, and exact terms as to enable
any person skilled in the art to which it pertains, or
with which it is most nearly connected, to make and
use the same, and shall set forth the best mode
contemplated by the inventor of carrying out his
invention.
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
29
充分揭露與可實施性(3)
EPC Article 83
Disclosure of the invention
The European patent application must disclose the
invention in a manner sufficiently clear and complete
for it to be carried out by a person skilled in the art.
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
30
專利說明書架構
發
明
說
明
發明/創作名稱
Title of the Invention
摘要
Abstract
發明/創作所屬技術領域
Field of the Invention
先前技術
Background of the Invention
發明/創作內容
Summary of the Invention
實施方式
Detailed Description of the Invention
圖示簡單說明
Brief Description of the Figures
X
主要元件符號說明
申請專利範圍(或稱請求項)
Claim (What is claimed is)
圖示
Fig.
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
31
發 明/創作 說 明
*專利調查/相關先前技術檢索
*先前技術與本發明/創作技術比對
(1)先前技術之待改善處
(2)本發明/創作之技術手段及特點
(3)本發明/創作與先前技術間之比較
(手段、目的、功效)
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
32
先 前 技 術(Prior Art)
* 文字(及圖示)概述最相近之前案之技術手
段、目的等，並明確地指出待改善處
* 美 國 有 IDS(Information Disclosure
Statement)規定(英國、日本、法國類似)
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
33
發明/創作 內 容(Summary)
*
概述本發明/創作最上位之技術概念
(concept)、技術手段特徵，以及各個請
求標的。
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
34
實 施 方 式 (1)
技術內容之詳細說明(Detailed Description)
(1) How to make and how to use
製造與應用方式
(2) 需限制之條件範圍(最大、較佳與最佳範
圍)，並說明限制之原因
(ex.)為何操作溫度的範圍要定為30~60度，低於30度下操
作會有何問題，又高於60度會有何缺點..
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
35
實 施 方 式 (2)
可能需限制之條件包含：
(1)物質
*結構要件：化合物/材料種類、取代基種類(可以結構式表示)；
高分子的重複單位、Mn、聚合度、交聯度、構造形式(線型、
分支或交聯)；立體異構性；
*物性/化性：mp、Tg、極限黏度、結晶度、密度、透明度、硬
度、耐衝擊強度、屈折率…
*各成分之用量：重量份(parts by weight) 、重量百分比(wt.%) 、
莫爾(百分)比、體積比….
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
36
實 施 方 式 (3)
可能之需限制條件包含：
(2)物品：必要元件之構造，以及元件間之連接關係
(3)方法：操作參數
(ex.)反應溫度、時間、壓力、氣體流量、真空度、
塗佈參數….
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
37
實 施 方 式 (4)
* 實施例(Example(s))
物品或裝置之具體態樣、詳細且完整的實驗
流程、實驗及測試結果、數據分析等，盡量
提供變化不同條件/參數之實施例
1. 愈多學理相關連結資料的提供，及多個不同的實施
態樣來例證，則會有助於取得大範圍
2. 生技化學專利必須以實驗為基礎，適當的範圍也需
以足夠之實驗數據來支持
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
38
實施例之設計與選擇
專利說明書  學術論文
廣度
 深度
獨佔範圍  學術地位
earn money  earn respect
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
39
廣度與申請專利範圍
一種塗料組成物(配方)，包含：
(A) 10~20wt.%之以化學式(I)所示之丙烯酸系樹脂；
(B) 1~20wt.%之以化學式(II)所示之交聯劑；以及
(C) 與(A) 、(B)合計為100wt%之水性溶劑；
COOH
H2
C
C
R
(I)
n
R=經羥基,胺基 ..取代之C1~C4之烷基
n=10~200
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
40
功效測試結果
*實施例之功效測試  進步性(inventive step)
*測試方法與結果：
(1)標準測試方法：ASTM-D1003 (透光率)
CNS 8040 D (抗起毬等級)
(2)具公信力之機構的鑑定報告
(3)非標準測試方法：詳述評估之方式與設備，或文獻
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
41
圖 示 說 明
物品或裝置：(需要以圖示說明)
立體組合圖、分解圖、剖視圖…
物質與方法： (不一定需要圖示)
反應/製程流程圖、化學結構式、相圖、
實驗結果圖(折線圖、SEM、AFM照片等)
**彩色圖及照片亦可作為圖示。
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
42
申 請 專 利 範 圍(1)
ROC專利法26-3
申請專利範圍應明確記載申請專利之發
明，各請求項應以簡潔之方式記載，且
必須為發明說明及圖式所支持。
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
43
申 請 專 利 範 圍(2)
EPC Article 84
The claims shall define the matter for which
protection is sought. They shall be clear
and concise and be supported by the
description.
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
44
申 請 專 利 範 圍(3)
35U.S.C. 112(paragraph 2)
The specification shall conclude with one or
more claims particularly pointing out and
distinctly claiming the subject matter which
the applicant regards as his invention…..
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
45
申 請 專 利 範 圍(4)
*有別於先前技術之特徵可專利性
*必要之元件(elements)或限制(limitations)
*claim之撰寫形式
*claim之架構
*獨立項/附屬項
*單一/多個標的(subject matter(s))單一性
*避免多項依附多項/項數與規費…..
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
46
請求項之形式
組合式：
一種有機無機複合塗料，包含(下列組份)：
一由下列化學式(I)所示之聚合物；
一顏料；
一水性溶劑；以及
複數之無機奈米粒子。
特徵式(Jepson-type)：日本、大陸
一種有機無機複合塗料，包含一由下列化學式(I)所示之聚合
物、一顏料與一水性溶劑，其特徵在於：進一步包含複數
之無機奈米粒子。
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
47
請求項之架構
1.前言(preamble)：
組合式：標的、適用範疇、與本發明相關但非
必要之元件(element)
特徵式：標的、適用範疇、與本發明相關但非必要
之元件、與習知技術共有之元件
2.連接詞 (transition)：包含、具有、由….所構成
3.請求主體(body of claim)：
組合式：發明之所有必要元件
特徵式：發明中非與習知技術共有之元件
**元件(element)：亦即限制條件(limitation)，包含構件
(component)與構件間之連結關係
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
48
獨立項與附屬項(1)
獨立項
(1)以「一種…(A/An…..)」為開頭
(2)一個案件的申請專利範圍可以一項以上的獨立項表示
譬如物與物的製備方法分別以一個獨立項來請求
附屬項
(1)包含：
(i)依附部分：敘明被依附之請求項之項號及申請標的
(ii)限定部分：敘明增加的技術特徵(作進一步限制或增加
非必要元件)
(2)包括所依附項目之所有技術內容，並敘明所依附項目外之技
術特點
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
49
獨立項與附屬項(2)
公告號：581804(化學機械研磨漿液組成物及其使用方法)
claim1(獨立項)：
1.一種化學機械研磨漿液組成物，其包含
70~99.5重量%之水性介質； ……………………… 元件(A)
0.1~25重量%之研磨顆粒；………………………… 元件(B)
0.01~1.0重量%之作為腐蝕抑制劑之三口坐化物；…元件(C)
0.001~1.0重量%之水溶性氯離子源；及 ………… 元件(D)
0.1~5重量%之氧化劑。 …………………………… 元件(E)
claim2(附屬項)：進一步限定研磨顆粒(B)之適用種類
2.根據申請專利範圍第1項之化學機械研磨漿液組成物，其中
研磨顆粒係選自：SiO2；Al2O3、ZrO2……，或其混合物。
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
50
請求項之撰寫要點(1)
申請專利範圍總括的方式(generic claim)：
(1)以上位概念總括
例如以「C1-C4烷基」總括甲基、乙基、丙基及丁基
(2)以擇一形式總括(Markush-type)
以「或」、「及」並列數個選項的具體技術特徵，
例如「特徵A、B、C或D」、「由A、B、C及D組成的物質群中選擇
的一種物質」等
**R is selected from the group consisting of A, B, C, D, and a
combination thereof(以及此等之一組合).
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
51
請求項之撰寫要點(2)
請求項中所載之發明為元件、成分或步驟之組合者，該請求項需
要一個連接詞介於前言部分與特徵部分之間。
開放式(撰寫時原則應採用開放式，除非要排除先前技術)
如 「 包 含 」 、 「 包 括 」 （ comprising、containing、
including）等
封閉式
如「由…組成」（consisting of）等
半開放式
如「基本上（或主要、實質上）由…組成」（consisting
essentially of）等
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
52
獲准專利  能實施 (1)
若有一比581804案更早被核准之專利，為581804案之
上位發明，則581804案之實施會受到該前案之限制。
一種化學機械研磨漿液組成物，其包含
70~99.5重量%之水性介質；……………………………..元件(A)
0.1~25重量%之研磨顆粒；……………………………… 元件(B)
0.01~1.0重量%之作為腐蝕抑制劑之三口坐化物；及….元件(C)
0.001~6.0重量%之水溶性氯離子源……………………. 元件(D)
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
53
獲准專利  能實施 (2)
前案之要件
581804案之要件
A
A
B
B
C
C
D
D
E
581804比前案多一個要件E，有新穎性，屬於再發
明，範圍較小(上位發明的公開不影響下位發明的新
穎性，反之則會)。
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
54
Claim drafting is an art!
有任何問題，可e-mail至：[email protected]
(本所系統為總收發文系統，請於主旨中指明收信者)
~Thank you for your attendance~
© 2007 Saint Island International Patent & Law Office. All Rights Reserved.
55