Transcript Ladda hem artikeln här

EU
DET EUROPEISKA
ANVÄNDNINGSTVÅNGET
EFTER ONEL-AVGÖRANDET
Av Leonard Neno Milenkovic
Gemenskapsvarumärkets syfte är att möjliggöra tillgång till den inre marknaden. Om
ett gemenskapsvarumärke endast används
lokalt inom Europeiska unionen (EU) av till
exempel ett maltesiskt företag, där Malta har
300,000 invånare och Tyskland 83 miljoner,
är det inte i linje med syftet med gemenskapsvarumärket.
artikel 15 i förordningen om gemenskapsvarumärken (VMF).3 Om det inte har använts
under denna tid kan det komma att hävas.
Den inre marknaden och den fria rörligheten
är en av grundbultarna i EU, och för ett land
som Sverige är det avgörande att ha tillgång
till den inre marknaden. Gemenskapsvarumärken har rättsverkan inom hela EU, vilket
innebär att produkter och tjänster identifieras på likartat sätt. Företag erbjuds liknande
förutsättningar på gemenskapsnivån som på
medlemsstatsnivån.4
Verkligt bruk - huvudprinciper inom EU
Varumärkesregistreringarna är en succé, men
givet den konstanta ökningen i varumärkesregistret finns det i princip en risk att ett lokalt
använt gemenskapsvarumärke kan blockera
hela EU varumärkesmässigt.1
Varumärken som konkurrensmedel på
den inre marknaden
Vad som egentligen utgör verkligt bruk och
hur kraven skall tolkas är en aktuell och
omdiskuterad fråga, framförallt vilken geografisk användning som är tillräcklig.2 Ett
gemenskapsvarumärke måste användas
inom gemenskapen inom en femårsperiod
efter det att registreringen är gjord enligt
24
Verkligt bruk uppstår när ett varumärke
används i enlighet med sin grundläggande
funktion som ursprungsangivelse m.m., och
det i en faktisk användning som inte är fiktiv
samt inte enbart syftar till att bibehålla rätten
till kännetecknet.
Även mycket begränsad användning av
ett varumärke kan utgöra verkligt bruk enligt
rättspraxis.5
Användningen får inte bara vara intern
utan måste användas utåt på marknaden.
Samtliga omständigheter skall beaktas med
betoning på att bibehålla eller skapa marknadsandelar och användningens omfattning.
För detta krävs att märket används för att
främja avsättningen av de varor eller tjänster
som varumärket har registrerats för.6
Det kan även finnas giltigt skäl för att
varumärket inte har använts. Användning av
varumärket i en form som skiljer sig i detaljer, vilka inte förändrar märkets särskiljande
egenskaper och användning av annan med
tillstånd, kan också ses som verkligt bruk.
Europeiska rådet och kommissionen kom
ut med en gemensam förklaring 1993 avseende frågan om den geografiska utsträckningen, dvs verkligt bruk i gemenskapen:
“the Council and the Commission consider that
use which is genuine within the meaning of
Article 15 in one country constitutes genuine use
in the Community.” 7
EU:s officiella varumärkesbyrå Office
for Harmonization for the Internal Market
(OHIM), har därmed ansett att användning
i endast en medlemsstat räcker för att uppfylla kravet på verkligt bruk i gemenskapen,
när frågan kommer upp i registrerings- och
hävningsärenden.
Bakgrunden till ONEL
- den geografiska utsträckningen
ifrågasätts i Benelux
Hagelkruis Beheer ville registrera OMEL
som ett Beneluxvarumärke 2009. Leno Merken, rättighetsinnehavare till gemenskapsvarumärket ONEL sedan 2003, invände mot
ansökan eftersom deras varumärke delvis
registrerats i samma varuklasser.
Hagelkruis Beheer menade att ONEL
endast använts i Nederländerna och att det
inte var tillräckligt för att kunna anses utgöra
verkligt bruk enligt VMF, och begärde att
Leno Merken skulle bevisa verkligt bruk.
Beneluxländernas Immaterialrättsmyndighet (BOIP) avslog Leno Merkens invändning och anförde som skäl att användandet
av ONEL ansågs otillräckligt för att bedömas
som verkligt bruk i EU och rättfärdigade därBRANDNEWS 3/2014
EU
med inte den omfattande ensamrätten:
“[EU] territory (currently) covering more than
four million square kilometers and a (current)
population of almost 500 million people, use in
one Member State only may essentially boil
down to local use only.”
“The invoked right is a CTM and parties
have admitted that it has only been used in the
Netherlands. The services for which the invoked
right is registered are destined at a large public
located throughout the entire Community. Use in
only the Netherlands can, given these facts, not
be classified as normal use of the invoked right.” 8
Plats för användning
– räcker en medlemsstat för verkligt
bruk i gemenskapen?
Leno Merken överklagade beslutet som därefter hänvisades till EU-domstolen där de
fyra frågorna som den nederländska domstolen hade ställt omformulerades av EU-domstolen. Frågeformuleringen begränsades till
huruvida artikel 15 (1) VMF skall tolkas som
att verkligt bruk i en medlemsstat är tillräckligt för “verkligt bruk”, eller skall man bortse
från de territoriella gränserna?
EU-domstolens bedömning är att det
kan vara tillräckligt att varumärket används
endast i en medlemsstat i enlighet med den
så kallade ”Single Market”-teorin där gränserna mellan länderna är irrelevanta.9 Kärnfrågan gäller istället huruvida varumärket
har använts i syfte att upprätthålla eller skapa
marknadsandelar för varor och tjänster som
omfattas av varumärket.10 Alla omständigheter och förhållanden skall vägas samman
och därefter bedömas i nationella domstolarna med vägledning av kriterierna i främst
Ansul.11
“The territorial scope of the use is not a separate condition for genuine use but one of the
factors determining genuine use, which must be
included in the overall analysis and examined at
the same time as other factors”.12
Verkligt bruk – registrera vad du använder och använd vad du registrerar
Varumärken bör användas på ett effektivt
sätt för att främja konkurrensen. Varumärken skall dessutom verkligen användas för
att inte ”stoppa upp” systemet, eftersom tillgången på bra varumärken och kännetecken
anses vara begränsad.
Verkligt bruk skall skydda mot att företag
registrerar varumärken, utan avsikt att
använda dem, i syfte att hindra andra från att
använda varumärket.
Möjligheten finns att registrera varumärken som de facto avses användas i framtiden,
”medan (oönskade) defensiva registreringar
knappast blir meningsfulla vid ett användningstvång är det i praktiken viktigt att
kunna registrera offensivt. […] Det kan vara
meningsfullt att ha rätten klar, innan man går
ut på marknaden”.13
Exempel på när det är (o)tillräckligt
med bruk i en medlemsstat
Ett varumärke för en viss produkt eller tjänst
Helrätt.
Advokatbyrån Gulliksson är en av de största advokatbyråerna i Sverige
när det gäller kvalificerad rådgivning och service inom immaterialrätt.
Lägg därtill en lång rad tjänster inom svensk och internationell affärsjuridik. Och du har alla möjligheter att göra en bättre affär.
Malmö 040-664 44 00 Helsingborg 042-19 84 60 Lund 046-19 05 20 Stockholm 08-24 93 00 www.gulliksson.se
BRANDNEWS 3/2014
25
EU
som endast utnyttjats i ett land anses ha varit
föremål för tillräcklig grad av verkligt bruk,
om landet ifråga är framstående inom den
marknadssektor till vilken varumärket är
relaterat. Ett exempel kan vara ett varumärke
som omfattar surströmming och som endast
har utnyttjats i Sverige som är framstående
inom just denna marknadssektor.
Min slutsats är att om den relevanta marknaden är vidare i sitt omfång – till exempel
inom finansiella tjänster – skulle det vara
svårt att hävda att användandet av gemenskapsvarumärket i endast en medlemsstat
utgör verkligt bruk inom EU.
Avslutande reflektioner
Teoretiskt sett kan det inledande maltesiska
exemplet hindra nya registeringar i EU, trots
att det maltesiska märket egentligen kanske
bara behöver skydd i ett begränsat geografiskt område.14
Eftersom användning i endast en medlemsstat kan vara tillräcklig, öppnar man
även upp för ett mycket vidsträckt skydd för
varumärken enligt Max Planck Institutets
studie. Risken att de nationella tolkningarna av den geografiska spridningen av ett
varumärke kan komma att skilja sig åt i viktiga hänseenden kan vara viktig att belysa.
Väldigt begränsad kommersiell användning
har räckt i rättspraxis vilket kan ställas mot
nationella bedömningar där substanstiella
volymer av användning i handel kan komma
att krävas.
Ett för lågt krav lämnar utrymme för defensiva registreringar och ett för omfattande
kommersiellt krav kan hindra mindre företag
att konkurrera på lika villkor, vilket skulle
motverka själva syftet med gemenskapsvarumärken.
Det finns en tendens att välja gemenskapsvarumärken framför ett nationellt,
även om ett eller fler nationella varumärken
skulle täcka behovet och registrering omfattar fler varor eller tjänster än nödvändigt.15
Om verkligt bruk inte kan påvisas vid en tvist
finns visserligen möjligheten att omvandla
det till nationella varumärkesregistreringar
där verkligt bruk påvisats.16
Avslutningsvis bör poängteras att det är
av vikt att definiera marknaden för gemenskapsvarumärket, särskilt den geografiska
utsträckningen, och användningens omfattning på den avsedda marknaden. Synen på
att ett gemenskapsvarumärke skall användas
i ett större geografiskt område än ett nationellt varumärke överensstämmer med avsikten med gemenskapsvarumärket, alltså att ge
företag ett effektivt konkurrensmedel på den
inre marknaden.17
Leonard Neno Milenkovic, med bakgrund i
exportbranschen och näringslivet är affärsjurist i sin konsultverksamhet Accidea.
Artikeln är baserad på hans juris magisteruppsats i europeisk immaterialrätt vid
Stockholms universitet: ”The Concept of
Genuine Use of Community Trademarks – Is
use in one EU Member State really enough to
constitute genuine use?” och tidigare artikel i
Nordiskt Immateriellt Rättsskydd Genuine use
of a Community Trademark. How to interpret
use “in the Community”.
FOTNOTER
1 Se Milenkovic, Leonard Neno, Genuine use of a Community Trademark. How to interpret use “in the Community”, Nordiskt Immateriellt
Rättsskydd (NIR) 2013 s. 586 [Milenkovic], Kur, Annette, Open Questions
After ONEL/OMEL: What Kind of Use is This? IPR info Kur.
2 Mål C-149/11 Leno Merken BV AG v Hagelkruis Beheer BV [ONEL].
3 Förordning (EG) nr 40/94 (numera nr 207/2009) av den 20 december
1993 om gemenskapsvarumärken (VMF).
4 ONEL, punkterna 40 och 42.
5 Om användningen är allvarligt menad för att behålla/skapa marknadsandelar: C-40/01 Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV, 2003 s I-02439
[Ansul], C-259/02 [La Mer Tech] och C-416/04 [Sunrider].
6 I doktrin har detta uttryckts att de produkter som varumärket är registrerat för skall ha marknadsförts i normala aktiviteter gentemot allmänheten.
7 Joint statements by the Council and the Commission of the European
Communities entered in the minutes of the Council meeting, at which
the Regulation 207/2009 on the Community trade mark was adopted on
December 20, 1993 [Gemensamma förklaringen].
8 Decision No. 2004448 of Benelux Office for Protection of Intellectual Property (BOIP), Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2010/29
[ONEL/OMEL], punkterna 34, 37-38; Den gemensamma förklaringen
BRANDNEWS 3/2014
ansågs inte heller hållbar längre i bedömningen av verkligt bruk i gemenskapen.
9 Se Max Planck Institutet för immaterialrätts- och konkurrenslagstiftning, Study on the overall functioning of the European trade mark system,
2011-02-15, s. 47, [Max Planck Institutets studie].
10 ONEL, punkt 29.
11 Ansul, punkt 43; jfr. ONEL punkt 58: “taking account of all the relevant
facts and circumstances, including: the characteristics of the market concerned; the nature of the goods or services protected by the trade mark;
the territorial extent; the scale of the use as well as its frequency and regularity.”
12 ONEL, punkterna 30, 36.
13 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, s. 406, 10 uppl., Nordstedts
Juridik, Stockholm 2011.
14 Se Milenkovic.
15 Pihlajarinne, Taina, What is meant by “genuine use” of a trademark?
NIR 2009, s. 348.
16 Artikel 112 (2) (a) VMF.
17 ONEL, punkt 54; Denna aspekt ses som "rimlig" enligt EU-domstolen,
“it is reasonable to expect that a Community trade mark should be used in
a larger area than a national mark”.
27