www.aippi.ru

Унифицированные подходы к определению объема правовой охраны изобретения в разных юрисдикциях

≡

Объем правовой охраны изобретения определяется формулой изобретения, в частности, совокупностью признаков независимого пункта формулы изобретения;

≡

Для толкования признаков формулы используются материалы заявки на выдачу патента (обычно это описание и чертежи);

≡

Объем правовой охраны изобретения следует толковать ОДИНАКОВО при определении факта нарушения патента и при проверке действительности патента (соответствия изобретения условиям патентоспособности).

Унифицированные подходы к толкованию объема правой охраны изобретения при определении нарушения и определении патентоспособности

≡

Патент считается использованным в объекте, если в нем использован каждый признак независимого пункта формулы изобретения;

≡

Изобретение соответствует условию патентоспособности «новизна», если совокупность признаков независимого пункта формулы изобретения не известна из источника (одного) из уровня техники;

≡

Изобретение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», если совокупность признаков независимого пункта формулы изобретения не очевидна специалисту из уровня техники (комбинация нескольких источников).

Сходство и различие в процессуальных подходах к разрешению споров о нарушении патента и его действительности (между одними и теми же лицами) в различных юрисдикциях ≡

Нарушение патента - Сходство: Иск о нарушении патентного (исключительного) права в суд;

≡ ≡ ≡

Действительность патентного права - Различия: 1.Встречный иск о признании недействительным патентного права, защиты которого ищут в суде (Страны общего права + ряд стран континентальной правовой семьи); 2.Отдельный (самостоятельный) иск (в суд иной инстанции, специализированный суд) о признании недействительным патентного права;

≡

3.1. Административное рассмотрение дела о признании недействительным патента;

≡

3.2. Административное рассмотрение оппозиции против выдачи патента (заявление о признании патента отозванным).

Административное рассмотрение оппозиции против выдачи патента (заявление о признании патента отозванным) ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

Имеется не во всех юрисдикциях, не зависит от возможности подачи встречного иска (для патента РФ нет) 1) европейский патент - согласно Европейской патентной конвенции этот срок для подачи оппозиции составляет 9 месяцев, 2) патент США - согласно ст.321(с) раздела 35 Свода законов США срок для подачи возражения (post grant review) составляет 9 месяцев, 3) евразийской патент - согласно ст. 13 Евразийской патентной конвенции (Правило 53 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции) - этот срок составляет 6 месяцев, 4) патент ФРГ – согласно секции 59(1) Патентного закона ФРГ срок для подачи оппозиции составляет 3 месяца.

Рассмотрение дела о признании недействительным патента в суде или административном органе ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

Действует не только в странах, где встречный иск о действительности патента не предусмотрен; 1) существует во всех национальных патентных системах (включая те, где дополнительно есть оппозиционная процедура); 2) возможность признать патент недействительным в течение всего срока его действия (после окончания оппозиционной процедуры, если она имела место) и в ряде случаев после окончания срока патента (обычно, при получении претензии о нарушении патента); 3) ограненная возможность изменения формулы (обычно, отказ от отдельных объектов), либо невозможность изменения формулы, отсутствие патентного поиска при изменении формулы; 4) при удовлетворении иска или возражения – аннулирование патента, либо признание его недействующим с момента подачи заявки (ab initio).

Страны СНГ: Возможность подачи встречного иска о недействительности патента даже при наличии административной процедуры (???). ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ВСТРЕЧНЫЙ ИСК ТОЧНО НЕВОЗМОЖЕН:

Беларусь Встречный иск невозможен, но при подаче возражения в Апелляционный Совет при патентном органе, а в суд подается ходатайство о приостановлении делопроизводства по иску о нарушении патента до вынесения окончательного решения о действительности патента Порядок тот же в Апелляционный Совет при Белпатенте, с возможностью обжалования в суде Казахстан Административный порядок оспаривания. Встречный иск не подается. Патент оспаривается возражением в Апелляционный совет, решение обжалуется в межрайонный экономический суд г. Астаны

≡ ≡ ВСТРЕЧНЫЙ ИСК ВОЗМОЖЕН:

Украина Возможно подать встречный иск, в том числе по несоответствию условиям патентоспособности. Подача иска в суд (Хозяйственный суд г.Киева – первая инстанция) Молдова Встречный иск может быть подан (в районном суде как суде первой инстанции). Если иск не подан, патент оспаривается также в районный суд (ранее –Апелляционный суд г. Кишинева) ВОЗМОЖНЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ ИСК ПРИ НАЛИЧИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ (???) Азербайджан Возможен встречный иск о признании недействительным данного патента . Действительности патента на первом этапе оспаривается в Апелляционном Совете. Решение обжалуется в суде. Кыргызстан Судебная практика по патентам в республике очень "скудная". Но по законодательству подача встречного иска возможна. В Апелляционном Совете Патентного ведомства, с последующим оспариванием в суде.

Туркменистан Встречный иск о признании патента недействительным возможен. Апелляционная комиссия Туркменпатента правомочна рассматривать возражения по признанию патента недействительным.

Решение Апелляционной комиссии может быть обжаловано в суде. Узбекистан Возможно представление встречного иска. Путем подачи апелляции в Апелляционный совет АИС РУз. Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суд.

Таджикистан

Возможна подача встречного иска Подается возражение в Апелляционный совет Патентного ведомства, при обжалуется в суде.

Армения Встречный иск возможен, в патентном законодательстве указанные вопросы не отражены, но запрета нет. В Апелляционный Совет, его решение оспаривается в суде.

Особенности раздельного рассмотрения споров о нарушении патента и его действительности

≡ ≡ ≡

Специализация арбитров (специализированный суд или административный орган) при рассмотрении споров о действительности патента– выше уровень решений; Процессуальные сложности учета позиции сторон по делу о нарушении и действительности ввиду разделения процедур; Не исключена ситуация, когда патентообладатель дает одно (как правило, «узкое») толкование совокупности признаков независимого пункта формулы изобретения в ходе экспертизы патентоспособности изобретения (при получении патента) или при его оспаривании. При определении факта нарушения патентных прав в суде патентообладатель начинает настаивать на другом («более широком») толковании формулы.

Объем правовой охраны изобретения ОДИНАКОВ при определении факта нарушения патента и при проверке его действительности ≡ ≡ ≡

Встречный иск: Nemo potest venire contra factum proprium;

Prosecution history estoppel: «История делопроизводства по заявке при выдаче патента позволяет уяснить значение пунктов формулы за счет демонстрации того, что на самом деле имел ввиду изобретатель при патентовании своего изобретения, особенно если изобретатель ограничивал значение признаков в ходе делопроизводства в Патентном ведомстве» (дело: Phillips против AWH Corp., Апелляционный суд по федеральному округу, 2005); Материалы заявки на выдачу патента могут рассматриваться в качестве одного из доказательств по делу и оцениваются судом наряду с другими доказательствами.

Резолюция AIPPI Q229 (Конгресс в Сеуле, октябрь 2012): «Использование истории делопроизводства при выдаче патента в последующих процедурах по патенту » ≡ ≡

П.7 В случае, если в истории делопроизводства при получении Заявителем были сделаны четкие утверждения, ограничивающие объем правовой охраны изобретения, объем правовой охраны изобретения должен быть ограничен соответствующим образом в последующих спорах (после выдачи патента)

P.7 Where the prosecution history contains a clear and unambiguous statement made (and not withdrawn before the grant of the patent) by or on behalf of the applicant, from which it must be concluded that the applicant disclaims or abandons part of the scope of protection that would otherwise be included, the scope of protection shall be limited accordingly in post-grant proceedings.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ !!!

≡

Международная ассоциация по охране интеллектуальной собственности – AIPPI

≡

WWW.AIPPI.ORG

≡

Российская национальная группа AIPPI

≡

WWW.AIPPI.RU