Transcript Material Transfer Agreements

Verträge im Technologietransfer
- und gelebte Praxis
Dr. Jürgen Walkenhorst
Düsseldorfer Vertragswerkstatt - Werkstattgespräche
28.11.2012 – Schloss Mickeln
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Ein paar Worte vorweg
Ein paar Worte vorweg
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Ein paar Worte vorweg
Europa
Deutschland
Nordrhein - Westfalen
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Ein paar Worte vorweg - Europa
§42 ArbErfG – und seine “Verwandten”
§ 42 Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen
Für Erfindungen der an einer Hochschule Beschäftigten gelten folgende besonderen Bestimmungen:
1. Der Erfinder ist berechtigt, die Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu
offenbaren, wenn er dies dem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel zwei Monate zuvor, angezeigt hat.
§ 24 Abs. 2 findet insoweit keine Anwendung.
2. Lehnt ein Erfinder aufgrund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung seiner
Diensterfindung ab, so ist er nicht verpflichtet, die Erfindung dem Dienstherrn zu melden. Will der
Erfinder seine Erfindung zu einem späteren Zeitpunkt offenbaren, so hat er dem Dienstherrn die Erfindung
unverzüglich zu melden.
3. Dem Erfinder bleibt im Fall der Inanspruchnahme der Diensterfindung ein nichtausschließliches Recht zur
Benutzung der Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit.
4. Verwertet der Dienstherr die Erfindung, beträgt die Höhe der Vergütung 30 vom Hundert der durch die
Verwertung erzielten Einnahmen.
5.
…
Analoge Regelungen relativ parallel in europ. Ländern…
…aber nicht in allen (Schweden, Italien)
Gilt explizit nur für Hochschulen, nicht allg. für Forschungsinstitute
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Ein paar Worte vorweg - Europa
Statistiken
ASTP www.astp.net
AUTM www.autm.net
PROTON Europe www.protoneurope.org
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Ein paar Worte vorweg - Deutschland
Die Forschungslandschaft
Hochschulen
Fraunhofer-Gesellschaft
Helmholtz-Gemeinschaft
Leibniz-Gemeinschaft
Max-Planck-Gesellschaft
Sonstige Institutionen
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Ein paar Worte vorweg - Deutschland
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Ein paar Worte vorweg - Deutschland
Die Technologie-Allianz
Unter dem Dach der TechnologieAllianz
arbeiten derzeit 29 Mitglieder, davon
22 Patent- und Verwertungsagenturen mit
über 100 Innovationsmanagern.
Insbesondere Hochschulen
Die Mitglieder der TechnologieAllianz betreuen
über 100.000 patentrelevante Wissenschaftler
in mehr als 200 wissenschaftlichen Einrichtungen jklhkjhjhkjh
aus dem gesamten Bundesgebiet.
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Ein paar Worte vorweg – NRW/PROvendis
PROvendis Kurzprofil
 Gründung: Oktober 2001
 Rechtsform: GmbH
 Gesellschafter: 25 Hochschulen aus NRW
 Sitz: Mülheim / Ruhr
 26 Mitarbeiter
Blick aus dem PROvendis Büro über Mülheim
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Ein paar Worte vorweg – NRW/PROvendis
Patentverwertung für NRW
PROvendis ist die zentrale Patentverwertungsagentur der Hochschulen des Landes NRW
Betreuung von ca. 20.000 Wissenschaftlern in
27 Hochschulen und 3 Forschungseinrichtungen
Eine der größten Patentverwertungsagenturen in Deutschland und in Europa
Abdeckung aller Fachbereiche durch 16
Natur- und Ingenieurwissenschaftler sowie
einer Juristin (26 Mitarbeiter insgesamt)
Wissenschaftliche, industrielle und
patentrechtliche Erfahrung und Kompetenz
(neben wissenschaftl. Erfahrung durchschnittlich
über 9 Jahre Wirtschaftserfahrung)
Über 3.500 Erfindungsmeldungen bewertet
(ca. 350 neue Erfindungsmeldungen pro Jahr)
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Mülheim
PROvendis Gesellschafter
mit
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Ein paar Worte vorweg – NRW/PROvendis
PROvendis im Überblick
Hochschulen NRW
Beratung
• Neuheitsrecherche
Bewertung
Patentierung
• IP-Strategieberatung
• Vertragsverhandlung
und -gestaltung
• Publication
• Qualifizierung/Schulung
Screening
• Patentüberwachung
• Rechtsstandermittlung
• Stand-der-Technik Recherche
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Verwertung
Industrie
Verträge im Technologietransfer
Ablauf der Verwertung
Monitoring
Lizenzvertrag
Vorverträge II
Präsentation
Vorverträge I
Lizenznehmersuche
Patentanmeldung
Projektbewertung
Erfindungsmeldung
F&E: Idee + proof
of principle
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Verträge im Technologietransfer
Ablauf der Verwertung
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Geheimhaltungsverträge
Geheimhaltungsverträge
Warum?
Was ist zu beachten?
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Geheimhaltungsverträge
Geheimhaltungsverträge – Warum?
Regelt den Austausch von geheimen Information allgemein
Typische Beispiele geheimer Informationen:
Geschäftsgeheimnisse
Know-how
Erfindungen
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Geheimhaltungsverträge
Erfindungen
Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer
erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.
Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.
Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der
Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder
mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise
zugänglich gemacht wurde.
Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch
nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit
bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.
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Geheimhaltungsverträge
Erfindungen
Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer
erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.
Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.
Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der
Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder
mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise
zugänglich gemacht wurde.
Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch
nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit
bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.
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Geheimhaltungsverträge
Erfindungen
Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer
erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.
Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.
Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der
Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder
mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise
zugänglich gemacht wurde.
Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch
nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit
bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.
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Geheimhaltungsverträge
Erfindungen
Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer
erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.
Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.
Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der
Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder
mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise
zugänglich gemacht wurde.
Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch
nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit
bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.
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Geheimhaltungsverträge
Erfindungen
Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer
erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.
Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört
Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der
Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder
mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise
zugänglich gemacht wurde
Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch
nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit
bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.
Lösung: Geheimhaltungsvereinbarung
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Geheimhaltungsverträge
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Geheimhaltungsverträge
Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung
Es gilt generelles Vertragsrecht, inkl. Grundsatz der
Privatautonomie (insb. da kein BGB-Vertrag)
Möglichkeiten: Ein- oder zweiseitiges (oder dreiseitiges..) CDA
Typische Vertragspunkte
Inhalt
Dauer/Laufzeit
Personenkreis
Ausnahmen (gesetzliche Offenbarungspflichten etc.)
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Geheimhaltungsverträge
Manchmal Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung
Klauseln wie „unless confirmed in writing“
Dient Klarstellung, erfordert aber Sorgfalt!
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Geheimhaltungsverträge
Manchmal Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung
Klauseln wie „unless confirmed in writing“
Ggf. Vertragsstrafen
Wird von Uni aber i.d.R. nicht akzeptiert
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!
Geheimhaltungsverträge
Manchmal Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung
Klauseln wie „unless confirmed in writing“
Ggf. Vertragsstrafen
Regelungen bzgl. Eigentumsübergang
Eigentum sollte immer bei Geber bleiben
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!
Geheimhaltungsverträge
Manchmal Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung
Klauseln wie „unless confirmed in writing“
Ggf. Vertragsstrafen
Regelungen bzgl. Eigentumsübergang
Regelung zum Eigentum an Ergebnissen
Variabel, aber irgendwann ist es eine andere Vertragsart
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!
Geheimhaltungsverträge
Manchmal Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung
!
Klauseln wie „unless confirmed in writing“
Ggf. Vertragsstrafen
Regelungen bzgl. Eigentumsübergang
Regelung zum Eigentum an Ergebnissen
Verpflichtung ausschließlich mit Vertragspartner zu verhandeln
Variabel, aber irgendwann ist es eine andere Vertragsart
…
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Material Transfer Agreements
Material Transfer Agreements
– Warum?
Regelt den Austausch von Materialien z.B zwecks:
Verwendung in Wissenschaft
Test-/Kooperationszwecke
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Material Transfer Agreements
Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
Inhalte eines MTAs
Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen
Typ. Begriffe:
Derivatives, Progeny, unmodified Derivatives, Modifications
Mögliche Definitionshilfe:
Definition funktionaler Teile, Bezug auf IP-Schutzbereiche…
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Material Transfer Agreements
Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
Inhalte eines MTAs
Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen
Limitierung der Weitergabe
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Material Transfer Agreements
Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
Inhalte eines MTAs
Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen
Limitierung der Weitergabe
Verwendungszweck/Laufzeit
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Material Transfer Agreements
Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
Inhalte eines MTAs
Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen
Limitierung der Weitergabe
Verwendungszweck/Laufzeit
Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer
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Material Transfer Agreements
Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
Inhalte eines MTAs
Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen
Limitierung der Weitergabe
Verwendungszweck/Laufzeit
Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer
Recht auf Nutzung der Ergebnisse
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Material Transfer Agreements
Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
Inhalte eines MTAs
Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen
Limitierung der Weitergabe
Verwendungszweck/Laufzeit
Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer
Recht auf Nutzung der Ergebnisse
Lieferbedingungen
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Material Transfer Agreements
Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
Inhalte eines MTAs
Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen
Limitierung der Weitergabe
Verwendungszweck/Laufzeit
Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer
Recht auf Nutzung der Ergebnisse
Lieferbedingungen
Haftungsausschlüsse
Hier insbesondere bzgl. Materialeigenschaften/-verwendungen
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Material Transfer Agreements
Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
Inhalte eines MTAs
Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen
Limitierung der Weitergabe
Verwendungszweck/Laufzeit
Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer
Recht auf Nutzung der Ergebnisse
Lieferbedingungen
Haftungsausschlüsse
Nutzen für Geber
Information bzgl. generierter Daten, Information bzgl. geplanter
Publikationen/Patentanmeldungen, Mitautorenschaften, Geld,
Erstoptionen…
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Material Transfer Agreements
Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
Inhalte eines MTAs
Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen
Limitierung der Weitergabe
Verwendungszweck/Laufzeit
Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer
Recht auf Nutzung der Ergebnisse
Lieferbedingungen
Haftungsausschlüsse
Nutzen für Geber
Geheimhaltungsvereinbarung
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Material Transfer Agreements
Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
MTA mit Firma X
For any invention conceived … that materially … incorporates
materials owned by Company, Company shall be given a
royalty-free non-exclusive license and an option for an exclusive,
royalty-bearing license.
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Material Transfer Agreements
Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
MTA mit Firma Y
Company shall have a non-exclusive royalty-free license and may
obtain an exclusive, royalty-bearing license…to all developments.
„Developments“ means all….(lange LISTE)…that incorporate the
Material, require the use of Material…, that could not have been
developed without the use of Material.
Royalty payments by Company to Recipient for said exclusive license
shall be negotiated…but shall not exceed 1% of net sales.
Any patent applications…will be prepared and filed by Recipient
with the expenses being borne by Recipient.
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Material Transfer Agreements
Material Transfer Agreements
– Was ist zu beachten?
MTA mit Forschungsinstitut X
All rights … in and to any intellectual property and any
materials discovered…. shall vest jointly in both parties,
regardless of the party that authored the invention.
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MTAs – Was ist zu beachten?
Musterverträge:
Beispiel: Uniform Biological Materials Agreement
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Verträge im Technologietransfer
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Verträge im Technologietransfer
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Kooperationen
Musterverträge
„Lambert-Contracts“ der HM Treasury (www.auril.org.uk)
„Berliner Verträge“(www.ipal.de)
„Düsseldorfer Verträge“ (www.gewrs.de)
Mustervereinbarungen für Forschungs- und
Entwicklungskooperationen des BMWi (www.bmwi.de)
IPAG (http://ipag-info2.haude.at/home)
…
Übersicht in: Bereuter, T. et al.
„Initiatives in Europe facilitating collaboration of publicly funded research
organizations with businesses by model contracts and IPR rules“
http://lamp.tu-graz.ac.at/~foh/bptt/100712_Review_PRO_BIZ_Draft.pdf
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Kooperationen
Nebenbestimmungen
Allgemeine Bestimmungen für Forschungs- und
Entwicklungsverträge des BMBFs
(„BEBF 98“)
Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen des
BMBFs zur Projektförderung auf Ausgabenbasis
(„BNBest-BMBF 98“)
Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis
des BMBF an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft
für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
(„NKFB 98“)
…
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Kooperationen
BMBF-Projekte
Verbundprojekte
Projektdurchführung
Verwertung
(Zeitlic,
sachlich
geographisch
beschränkbar)
Bei Beginn des VP
vorhandene
Ergebnisse
Im Rahmen des VP
entstandene Ergebnisse
Nichtausschließlich
Unentgeltlich
Gleichgewichtige Erfindungsbeiträge:
unentgeltlich
Ungleichgewichtige Projektbeträge/
keine wechselseitige Rechtseinräumung:
Zusätzliche Vergütung zu vereinbaren/
/Option auf Rechte an Ergebnissen zu
marktüblichen Bedingungen
Keine Erfindungsbeiträge:
Marktübliche Bedingungen
Forschung + Lehre in Deutschland:
unentgeltlich
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Kooperationen
EU-Konsortialverträge
Vertragskonstruktion
Zugang zu Rechten
Beachte: Gemeinschafts-IP kann von jedem lizensiert werden
(wenn nicht anders geregelt)
Weiter modifizierte Regelungen in „Horizon 2020“
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LoI, MoU, Term sheet
LoI, MoU, Term sheet
Letter of Intent / Memorandum of Understanding
Absichtserklärung bis Vorvertrag
(Böswilligkeit -> Schadensersatzpflicht)
Term Sheet
Definiert die Eckpunkte des „eigentlichen“ Vertrages
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Optionsverträge
Optionsverträge
„Reservierung“ eines Vertragsgegenstandes
(gegen Gegenleistung)
Breites Spektrum von Optionen denkbar
Als alleinstehender Vertrag oder als Teil von insbes.
F+E-, Kauf- oder Lizenzverträgen
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Lizenzverträge – übliche Bestandteil
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung/Sonst. Leistungen
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- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge - Parteien
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung/Sonst. Leistungen
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- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge - Parteien
Das Arbeitnehmererfindergesetz (ArbErfG)
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Lizenzverträge - Parteien
Wer unterschreibt?
Boss
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Clever
---------------------------
-----------------------
Vorstandsvorsitzender Dr. Boss
Big Pharma AG
Institutsdirektor Prof. Clever
Exzellenz Universität
Lizenzverträge - Parteien
Was geschieht bei mehreren Eigentümern?
A
Lizenz
Nutzung/Verkauf
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B
Lizenz
Nutzung/Verkauf
Lizenzverträge - Parteien
Kann die Partei überhaupt lizenzieren?
Zuwendungsbestimmungen
Drittmittelgeber
Sonstige schon bestehende vertragliche Verpflichtungen
….
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Lizenzverträge - Parteien
Kann die Partei überhaupt lizenzieren?
Inanspruchnahme aller Erfindungen
Verwertung innerhalb NRWs
Nachträglicher Abzug der Erlöse von der Fördersumme
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Lizenzverträge - Parteien
Kann die Partei überhaupt lizenzieren?
Zuwendungsbestimmungen
Drittmittelgeber
Sonstige schon bestehende vertragliche Verpflichtungen
….
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Lizenzverträge - Parteien
Kann die Partei überhaupt lizenzieren?
Fördermittel-Bestimmung
5. Erlöse, Zinseinnahmen
Werden im Zusammenhang mit der Kooperation…
Erlöse/Zinseinnahmen erzielt, sind diese im vollen
Umfang für die Kooperation zu verwenden…
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Lizenzverträge - Parteien
Kann die Partei überhaupt lizenzieren?
Zuwendungsbestimmungen
Drittmittelgeber
Sonstige schon bestehende vertragliche Verpflichtungen
….
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Lizenzverträge - Vertragsgegenstand
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung/Sonst. Leistungen
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- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge - Vertragsgegenstand
(Lizenzierbare) Gewerbliche Schutzrechte
Außerdem lizenzierbar: Know-how
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Lizenzverträge – Umfang der Lizenz
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung/Sonst. Leistungen
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- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge – Umfang der Lizenz
Umfang der Lizenz (I)
Einfache Lizenz
Lizenznehmer muss Erteilung weiterer Lizenzen akzeptieren
Exklusive Lizenz
Quasi wie Verkauf, eigenständige Klagebefugnis, Recht zur
Unterlizenzvergabe
Ausschließliche Lizenz
Exklusive Lizenz + Eigenbenutzungsrecht
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Lizenzverträge – Umfang der Lizenz
Umfang der Lizenz (II)
Geographische Beschränkungen
Beschränkung der Verwendung
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Lizenzverträge - Lizenzgebühren
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung/Sonst. Leistungen
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- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge - Lizenzgebühren
Lizenzgebühren
Typische Gebühren
Upfront/Downpayment s
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Lizenzverträge - Lizenzgebühren
Lizenzgebühren
Typische Gebühren
Upfront/Downpayment s
Meilensteinzahlungen
z.B. abhängig von Patentierungsverfahren
z.B. abhängig von Entwicklungsschritten/Markteinführung
z.B. abhängig von Umsatzhöhen
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Lizenzverträge - Lizenzgebühren
Lizenzgebühren
Typische Gebühren
Upfront/Downpayment s
Meilensteinzahlungen
Umsatzlizenzen („royalties“)
(konstant/gestaffelt…., unterschiedlich für verschiedene
Vertragsgegenstände, ….)
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Lizenzverträge - Lizenzgebühren
Lizenzgebühren
Typische Gebühren
Upfront/Downpayment s
Meilensteinzahlungen
Umsatzlizenzen („royalties“)
Mindestlizenzen
Wichtiger Schutz!
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Lizenzverträge - Lizenzgebühren
Lizenzgebühren
Typische Gebühren
Upfront/Downpayment s
Meilensteinzahlungen
Umsatzlizenzen („royalties“)
Mindestlizenzen
Ggf. Optionsgebühren für weitere Vertragsgegenstände
…..
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Lizenzverträge - Unterlizenzen
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung
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- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge - Unterlizenzen
Unterlizenzen
An wen?
Wer entscheidet?
Welche Bedingungen?
Was bei Kündigung des Lizenzvertrages?
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Lizenzverträge - Aufrechterhaltung
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung/Sonst. Leistungen
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- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge - Verteidigung
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung/Sonst. Leistungen
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- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge – Altrechte/zukünftige Rechte
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
- Präambel
- Geheimhaltung
- Parteien
- Gewährleistung/Haftung
- Vertragsgegenstand
- Laufzeit
- Umfang der Lizenz
- Kündigungsregelungen
- Lizenzgebühren
- Anzuwendendes Recht
- Abrechnung/Kontrolle
- Gerichtsstand
- Unterlizenzberechtigung
- Salvatorische Klausel
- Aufrechterhaltung
- etc. etc. etc.
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung
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Lizenzverträge – Beratung/Sonst. Leistungen
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
- Präambel
- Geheimhaltung
- Parteien
- Gewährleistung/Haftung
- Vertragsgegenstand
- Laufzeit
- Umfang der Lizenz
- Kündigungsregelungen
- Lizenzgebühren
- Anzuwendendes Recht
- Abrechnung/Kontrolle
- Gerichtsstand
- Unterlizenzberechtigung
- Salvatorische Klausel
- Aufrechterhaltung
- etc. etc. etc.
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung/Sonst. Leistungen
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Lizenzverträge – Beratung/Sonst. Leistungen
Beratung/Sonstige Leistungen
Steuerrecht beachten!
Lizenzvergabe ist „Vermögensverwaltung“
-> steuerfrei
Beratung/Herstellung -> „Betrieb gewerblicher Art“
-> steuerpflichtig
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Lizenzverträge – Gewährleistung/Haftung
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung/Sonst. Leistungen
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- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge – Laufzeit/Kündigung
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte
- Beratung
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- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Lizenzverträge – Anzuwendendes Recht/Gerichtsstand
Lizenzverträge – übliche Bestandteile
- Präambel
- Parteien
- Vertragsgegenstand
- Umfang der Lizenz
- Lizenzgebühren
- Abrechnung/Kontrolle
- Unterlizenzberechtigung
- Aufrechterhaltung
- Verteidigung
- Altrechte/zukünftige Rechte
- Beratung/Sonst. Leistungen
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- Geheimhaltung
- Gewährleistung/Haftung
- Laufzeit
- Kündigungsregelungen
- Anzuwendendes Recht
- Gerichtsstand
- Salvatorische Klausel
- etc. etc. etc.
Kaufvertrag
Alternative: Kaufvertrag
Verkauf des Rechts
-> Käufer wird Rechtseigentümer (Anmelder/Inhaber)
Auch möglich: Übertragung von Teilen
-> Käufer wird Mitanmelder/Mitinhaber
Aufpassen: Verschiedene Rechte der
Miteigentümer in verschiedenen Ländern
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Der EU-“Beihilferahmen“
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Der EU-“Beihilferahmen“
Der EU-Beihilferahmen für F+E+I
Grundlage: Art. 107 AEU
Rahmen für Kooperation mit staatlich geförderten
Forschungseinrichtungen, ohne dass Wettbewerbsverfälschung
durch mittelbare Beihilfen entsteht
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Der EU-“Beihilferahmen“
Der EU-Beihilferahmen für F+E+I
3.2.1 – Forschen im Auftrag von Unternehmen
Wann liegt Auftragsforschung vor?
Forschungseinrichtung erhält „angemessenes Entgelt“
Auftraggeber legt Konditionen fest
(i.d.R.) erhält Auftraggeber Rechte
(i.d.R.) trägt Auftraggeber Risiko des Scheiterns
Wann ist Auftragsforschung EU-konform?
Wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:
Durchführung zum „Marktpreis“
Durchführung zu Preis, „der sowohl sämtliche Kosten als auch
eine angemessene Gewinnspanne enthält“
(sofern kein Marktpreis vorhanden)
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Der EU-“Beihilferahmen“
Der EU-Beihilferahmen für F+E+I
3.2.2 – Forschen in Zusammenarbeit
Wann liegt Zusammenarbeit vor?
Mindestens zwei Partner
Partner wirken an Konzeption mit
Partner tragen zur Durchführung bei
Partner teilen Risiko und Ergebnisse
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Der EU-“Beihilferahmen“
Der EU-Beihilferahmen für F+E+I
3.2.2 – Forschen in Zusammenarbeit
Wann ist Forschungskooperation EU-konform?
Wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:
Beteiligte Unternehmen tragen sämtliche Kosten des
Vorhabens
Ergebnisse ohne IP können publiziert werden
An Forschungseinrichtung generiertes IP gehört ihr
Forschungseinrichtungen erhalten von den beteiligten
Unternehmen für das IP aus dem Projekt, welches auf
Unternehmen übertragen wird, ein „marktübliches Entgelt“
(abzüglich finanzielle Beiträge der Unternehmen zum Projekt)
www.provendis.info
Der EU-“Beihilferahmen“
Die Bestimmung des Wertes
Vollkosten
Marktpreis
www.provendis.info
Der EU-“Beihilferahmen“ – Wertbestimmung - Vollkosten
Projektkosten
Angemessene Gewinnspanne
Gemeinkosten (“Overhead”)
Direkte Personalkosten
Direkte sonstige Kosten
www.provendis.info
Der EU-“Beihilferahmen“ – Wertbestimmung - Vollkosten
www.provendis.info
Der EU-“Beihilferahmen“ – Wertbestimmung - Vollkosten
www.provendis.info
Der EU-“Beihilferahmen“
Die Bestimmung des Wertes
Vollkosten
Marktpreis
www.provendis.info
Die Bestimmung des Wertes
Methoden zur Bestimmung des Wertes
Kosten-orientiert
Markt-orientiert
Entwicklungskosten
Reproduktionskosten
Ersetzungskosten
Benchmarking
Vergleichsgüter
Auktion
Umsätze
“pi x Daumen”
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Cash flow orientiert
25% rule
Discounted Cash Flow (DCF)
Net Present Value (NPV)
Risk adjusted net present value
Decision Tree
Real options pricing
Die Bestimmung des Wertes
Typische Lizenzsätze
Autozubehör
Therapeutika
Chem. Spezialitäten
Landmaschinen
Maschinenbauersatzteile
Polymere Massenprodukte
Mess- und Regelgeräte
Stahllegierungen
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1,2 - 2,5 %
5 - 10 %
2-4%
2-6%
1-5%
0,2 - 0,4 %
2 - 7,5 %
1,5 - 4 %
Les Nouvelles, 2002
Die Bestimmung des Wertes
Die 25%-Regel
¼ Erfinder
¼ R&D
¼ Produktion
¼ Marketing
…des Ertrags
(Verkaufserlös minus Herstellung)
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Die Bestimmung des Wertes
Net Present Value (NPV)
Cash Flow Statement & NPV
YEAR
LAUNCH
MILLION EURO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
SALES US
1
-
2
-
3
-
4
-
5
3
6
45
7
105
8
160
9
195
10
220
11
230
12
240
13
245
14
250
TOTAL
1.693
(203)
Discounts US
12%
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-
-
-
-
(0)
(5)
(13)
(19)
(23)
(26)
(28)
(29)
(29)
(30)
SALES EU
-
-
-
-
1
20
40
70
100
115
120
125
130
135
856
TOTAL NET SALES
-
-
-
-
4
60
132
211
272
309
322
336
346
355
2.346
(204)
COGS
8%
-
-
-
-
(0)
(5)
(12)
(18)
(24)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
Royalty
15%
-
-
-
-
(1)
(9)
(20)
(32)
(41)
(46)
(48)
(50)
(52)
(53)
(352)
-
-
-
-
3
45
101
161
207
236
246
257
264
271
1.790
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Contribution I
GM
MARKETING & SALES
R&D
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
-
-
-
(50)
(100)
(100)
(100)
(75)
(75)
(50)
(50)
(50)
(50)
(30)
(730)
(40)
(40)
(40)
(2)
(1)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(123)
OTHER PAYMENTS
AMORTIZATION
PAYM not to be CAPITALIZED
PRE TAX PROFIT
TAXES
40%
NET PROFIT
PAYM to be CAPITALIZED
NET PROFIT
CHANGE IN WORKING CAPITAL
11%
AMORTIZATION
ANNUAL CASH FLOW
CUMULATIVE CASH FLOW
ANNUAL DISCOUNTED CASH FLOW
CUMULATIVE NPV
www.provendis.info
10%
-
-
-
-
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(20)
(50)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(50)
(90)
(40)
(40)
(52)
(100)
(57)
(1)
84
130
184
194
205
212
239
867
36
16
16
21
40
23
0
(34)
(52)
(73)
(78)
(82)
(85)
(96)
(347)
(54)
(24)
(24)
(31)
(60)
(34)
(1)
50
78
110
116
123
127
143
520
-
-
-
-
(20)
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-
-
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-
-
(20)
(54)
(24)
(24)
(31)
(60)
(34)
(1)
50
78
110
116
123
127
143
520
-
-
-
-
(0)
(7)
(9)
(9)
(7)
(4)
(2)
(2)
(1)
(1)
-
-
-
-
(54)
(24)
(24)
(31)
(79)
(39)
(7)
43
73
108
117
123
128
144
(54)
(78)
(102)
(133)
(212)
(250)
(258)
(215)
(142)
(34)
83
206
334
478
(49)
(20)
(18)
(21)
(49)
(22)
(4)
20
31
42
41
39
37
38
(49)
(69)
(87)
(108)
(157)
(179)
(183)
(163)
(132)
(90)
(49)
(10)
27
65
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
478
65
Die Bestimmung des Wertes
Net Present Value (NPV)
Cash Flow Statement & NPV
YEAR
LAUNCH
MILLION EURO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
SALES US
1
-
2
-
3
-
4
-
5
3
6
45
7
105
8
160
9
195
10
220
11
230
12
240
13
245
14
250
TOTAL
1.693
(203)
Discounts US
12%
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-
-
-
-
(0)
(5)
(13)
(19)
(23)
(26)
(28)
(29)
(29)
(30)
SALES EU
-
-
-
-
1
20
40
70
100
115
120
125
130
135
856
TOTAL NET SALES
-
-
-
-
4
60
132
211
272
309
322
336
346
355
2.346
(204)
COGS
8%
-
-
-
-
(0)
(5)
(12)
(18)
(24)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
Royalty
15%
-
-
-
-
(1)
(9)
(20)
(32)
(41)
(46)
(48)
(50)
(52)
(53)
(352)
-
-
-
-
3
45
101
161
207
236
246
257
264
271
1.790
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Contribution I
GM
MARKETING & SALES
R&D
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
-
-
-
(50)
(100)
(100)
(100)
(75)
(75)
(50)
(50)
(50)
(50)
(30)
(730)
(40)
(40)
(40)
(2)
(1)
-
-
-
-
-
-
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-
-
(123)
OTHER PAYMENTS
AMORTIZATION
PAYM not to be CAPITALIZED
PRE TAX PROFIT
TAXES
40%
NET PROFIT
PAYM to be CAPITALIZED
NET PROFIT
CHANGE IN WORKING CAPITAL
11%
AMORTIZATION
ANNUAL CASH FLOW
CUMULATIVE CASH FLOW
ANNUAL DISCOUNTED CASH FLOW
CUMULATIVE NPV
www.provendis.info
10%
-
-
-
-
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(20)
(50)
-
-
-
-
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-
(50)
(90)
(40)
(40)
(52)
(100)
(57)
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84
130
184
194
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212
239
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16
16
21
40
23
0
(34)
(52)
(73)
(78)
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(85)
(96)
(347)
(54)
(24)
(24)
(31)
(60)
(34)
(1)
50
78
110
116
123
127
143
520
-
-
-
-
(20)
-
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-
-
-
-
-
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-
(20)
(54)
(24)
(24)
(31)
(60)
(34)
(1)
50
78
110
116
123
127
143
520
-
-
-
-
(0)
(7)
(9)
(9)
(7)
(4)
(2)
(2)
(1)
(1)
-
-
-
-
(54)
(24)
(24)
(31)
(79)
(39)
(7)
43
73
108
117
123
128
144
(54)
(78)
(102)
(133)
(212)
(250)
(258)
(215)
(142)
(34)
83
206
334
478
(49)
(20)
(18)
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(49)
(22)
(4)
20
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42
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39
37
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(49)
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(108)
(157)
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(163)
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(90)
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65
2
2
2
2
2
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2
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20
478
65
Die Bestimmung des Wertes
Net Present Value (NPV)
Cash Flow Statement & NPV
YEAR
LAUNCH
MILLION EURO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
SALES US
1
-
2
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3
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4
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5
3
6
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7
105
8
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12
240
13
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14
250
TOTAL
1.693
(203)
Discounts US
12%
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-
-
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-
(0)
(5)
(13)
(19)
(23)
(26)
(28)
(29)
(29)
(30)
SALES EU
-
-
-
-
1
20
40
70
100
115
120
125
130
135
856
TOTAL NET SALES
-
-
-
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4
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132
211
272
309
322
336
346
355
2.346
(204)
COGS
8%
-
-
-
-
(0)
(5)
(12)
(18)
(24)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
Royalty
15%
-
-
-
-
(1)
(9)
(20)
(32)
(41)
(46)
(48)
(50)
(52)
(53)
(352)
-
-
-
-
3
45
101
161
207
236
246
257
264
271
1.790
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Contribution I
GM
MARKETING & SALES
R&D
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
76%
-
-
-
(50)
(100)
(100)
(100)
(75)
(75)
(50)
(50)
(50)
(50)
(30)
(730)
(40)
(40)
(40)
(2)
(1)
-
-
-
-
-
-
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-
-
(123)
OTHER PAYMENTS
AMORTIZATION
PAYM not to be CAPITALIZED
PRE TAX PROFIT
TAXES
40%
NET PROFIT
PAYM to be CAPITALIZED
NET PROFIT
CHANGE IN WORKING CAPITAL
11%
AMORTIZATION
ANNUAL CASH FLOW
CUMULATIVE CASH FLOW
ANNUAL DISCOUNTED CASH FLOW
CUMULATIVE NPV
www.provendis.info
10%
-
-
-
-
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(20)
(50)
-
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-
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-
-
(50)
(90)
(40)
(40)
(52)
(100)
(57)
(1)
84
130
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867
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16
16
21
40
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(34)
(52)
(73)
(78)
(82)
(85)
(96)
(347)
(54)
(24)
(24)
(31)
(60)
(34)
(1)
50
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110
116
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127
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(24)
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(60)
(34)
(1)
50
78
110
116
123
127
143
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-
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(9)
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(4)
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(2)
(1)
(1)
-
-
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(54)
(24)
(24)
(31)
(79)
(39)
(7)
43
73
108
117
123
128
144
(54)
(78)
(102)
(133)
(212)
(250)
(258)
(215)
(142)
(34)
83
206
334
478
(49)
(20)
(18)
(21)
(49)
(22)
(4)
20
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42
41
39
37
38
(49)
(69)
(87)
(108)
(157)
(179)
(183)
(163)
(132)
(90)
(49)
(10)
27
65
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
478
65
Der EU-“Beihilferahmen“
Beihilferahmen – Die Fußnote 29
www.provendis.info
Der EU-“Beihilferahmen“
Mögliche Konsequenzen aus der Fußnote 29
Ausschreibung (aber oft schwierig möglich)
Dokumentation der Wertermittlung/der Verhandlungsschritte
Öffnungsklauseln in Vertrag
www.provendis.info
Der EU-“Beihilferahmen“
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_stateaid_rdi/
www.provendis.info
Verträge im Technologietransfer – und gelebte Praxis
Erfindungsmeldung 0001 „Magensonde“
21.03.2002
EM
21.11.2002
DE
16.02.2004 &
08.02.2006
Exkl. Lizenz
www.provendis.info
Vertrieb über Nutricia GmbH
Vielen Dank!
Dr. Jürgen Walkenhorst
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